Распоряжение исключительным правом на товарный знак, содержащий НМПТ или ГУ

В современном мире товарные знаки являются неотъемлемой частью любого бизнеса. При этом некоторые товарные знаки могут включать в себя зарегистрированные в установленном порядке географические указания (ГУ) или наименования места происхождения товаров (НМПТ), что дополнительно придает им особую ценность и узнаваемость. Правообладатели таких товарных знаков стремятся эффективно распоряжаться своими правами, повышая ценность своего продукта и получая прибыль. Вместе с тем существует немало вопросов относительно особенностей распоряжения исключительными правами на товарные знаки, включающие в свой состав ГУ или НМПТ.

Для начала необходимо разобраться с терминами «товарный знак», «НМПТ», «ГУ» и «распоряжение исключительным правом».

Основные определения

Легальное определение товарного знака содержится в статье 1477 ГК РФ. В соответствии с указанной статьей, под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Таким образом, товарные знаки позволяют потребителям отличать товары одного производителя от товаров других производителей.

Легальные определения ГУ и НМПТ содержатся в статье 1516 ГК РФ.

Так, под ГУ, которому предоставляется правовая охрана, понимается «обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара».

НМПТ, в свою очередь, представляет собой «обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара».

Свойства ГУ и НМПТ как средств индивидуализации

Таким образом, ГУ и НМПТ являются средствами индивидуализации товаров как происходящих с конкретной территории и в этой связи обладающих особыми свойствами, которые позволяют отличать такие товары от товаров, произведенных в другой местности.

В отличие от товарного знака, у одного ГУ и НМПТ могут быть несколько правообладателей. Как и в случае с товарным знаком, в отношении ГУ и НМПТ возникает исключительное право. Вместе с тем, в отличие от товарного знака, в отношении которого у правообладателя есть исключительное право его использования и распоряжения исключительным правом на товарный знак, у правообладателя ГУ и НМПТ последнее правомочие отсутствует.

Так, положениями статьи 1519 ГК РФ не допускается распоряжение исключительным правом на ГУ и НМПТ в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования ГУ и НМПТ (например, по лицензионному договору или договору коммерческой концессии), а также переход исключительного права на ГУ и НМПТ без заключения договора.

Вместе с тем необходимо отметить, что положениями статьи 1483 ГК РФ предусмотрена возможность регистрации товарного знака, включающего в свой состав зарегистрированный НМПТ или ГУ в качестве неохраняемого элемента, но только в том случае, если лицо, подающее заявку на регистрацию такого товарного знака обладает исключительным правом на соответствующее ГУ или НМПТ.

В этой связи, возникает вопрос: возможно ли распорядиться исключительным правом на товарный знак, включающий в свой состав ГУ и НМПТ? Если да, то есть ли какие-либо особенности распоряжения исключительным правом на такой товарный знак?

Распоряжение исключительным правом на товарный знак

Ответ на этот вопрос можно найти в положениях статей 1488, 1489 ГК РФ, согласно которым распоряжение исключительным правом на товарные знаки, включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или НМПТ, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя/лицензиата исключительного права на такое ГУ или такое НМПТ.

Аналогичное положение содержится в подпункте «л» пункта 3 Правил [1], согласно которому, «отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий, воспроизводящий или имитирующий географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, или предоставление права использования такого товарного знака допускается только при наличии у приобретателя или лица, которому предоставлено право использования товарного знака, исключительного права на такое географическое указание или такое наименование».

Таким образом, в случае регистрации товарного знака с включением в него зарегистрированного в установленном порядке ГУ или НМПТ, распорядиться исключительным правом на такой товарный знак возможно только в том случае, если приобретатель или лицензиат является правообладателем соответствующего ГУ или НМПТ, включенного в состав товарного знака.

Вместе с тем необходимо отметить, что положения статей 1488, 1489 ГК РФ и подпункта «л» пункта 3 Правил распространяются только на те товарные знаки, которые изначально зарегистрированы с включением в них в качестве неохраняемого элемента ГУ или НМПТ. Тем самым соблюдается правило о совпадении в одном лице обладателя исключительного права на товарный знак и обладателя права на использование ГУ или НМПТ.

В случае, если изначально товарный знак был зарегистрирован с включением в него географического наименования, которое на дату регистрации товарного знака не являлось зарегистрированным в установленном порядке ГУ или НМПТ, то предусмотренные статьями 1488, 1489 ГК РФ и подпунктом «л» пункта 3 Правил ограничения не должны применяться при распоряжении исключительным правом на такой товарный знак. Вышеуказанное также подтверждается судебной практикой.

Судебная практика

Так, ЗАО БКК "Коломенский", являясь правообладателем серии товарных знаков «Коломенское»/«Коломенский», в том числе в отношении товаров и услуг 30, 35, 39 классов МКТУ, обратилось в Роспатент с заявлением о регистрации предоставления права использования товарными знаками по лицензионному договору на имя ООО «Хлебный Дом».

Роспатент по результатам рассмотрения заявления направил уведомление об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по лицензионному договору со ссылкой на подпункт «л» пункта 3 Правил, ввиду наличия зарегистрированного НМПТ № 331 «Коломенский калач» для товара «калач», а также НМПТ № 165 «Коломенская пастила» для товара «пастила», правообладателем которых лицензиат не является.

Не согласившись с отказом Роспатента в регистрации предоставления права использования товарных знаков по лицензионному договору, ЗАО БКК "Коломенский" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с соответствующим заявлением о признании такого отказа незаконным и об обязании Роспатента зарегистрировать предоставление права использования серии товарных знаков «Коломенское»/«Коломенский» по лицензионному договору.

Арбитражный суд города Москвы своим решением от 07.02.2025 по делу №А40-222017/24, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2025 и Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2025 соответственно, удовлетворил требования ЗАО БКК "Коломенский".

При этом судами было отмечено, что Роспатентом не был учтен тот факт, что государственная регистрация исключительных прав на спорные НМПТ была осуществлена Роспатентом на десять лет позднее (29.12.2023 и 05.05.2017), чем у ЗАО БКК «Коломенский» возникло исключительное право на использование товарного знака со словесным элементом «Коломенское» (дата наиболее раннего приоритета товарного знака – 21.02.2008).

Вместе с тем положение пункта 3 статьи 1489 ГК РФ может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента ГУ или НМПТ (пункт 7 статьи 1483 ГК РФ).

Поскольку ни правообладатель товарных знаков, ни лицензиат не являются правообладателями НМПТ, то правообладатель при предоставлении права использования товарного знака по договору, вопреки мнению Роспатента, не выходит за пределы прав, которые у него имеются.

В этой связи Роспатент не имел законных оснований для отказа в регистрации предоставления права использования товарных знаков по лицензионному договору.

Таким образом, можно сделать вывод, что расширительное толкование положений статей 1488, 1489 ГК РФ и подпункта «л» пункта 3 Правил не допускается. Указанные положения должны применяться только в случае, если товарный знак изначально зарегистрирован с включением в его состав в качестве неохраняемого элемента ГУ или НМПТ.

В противном случае отказ в государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак является незаконным и лишает правообладателя законного права ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Источник:

1. Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 года № 1416 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2020 № 532; от 9 февраля 2023 № 189.)