Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и/или на средство индивидуализации путем заключения лицензионного договора

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, лицензионный договор, передача исключительных прав, распоряжение исключительными правами.

В соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса РФ ["Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)], интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации включают в себя исключительные (имущественные) права и, в определенных случаях, личные неимущественные и иные права. И одним из наиболее частых вопросов, возникающих в данной сфере гражданско-правовых отношений, является вопрос передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

Правообладатель может распорядиться принадлежащими ему исключительными правами, то есть он обладает возможностью, в некотором смысле, определить их «юридическую судьбу». Эта возможность закреплена российским законодательством, предусматривающим две основные «договорные» модели: отчуждение исключительного права и предоставление права пользования, которое осуществляется в рамках лицензионного договора.

Как указано в ст. 1235 ГК, лицензионный договор – это договор, в соответствии с которым «…одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.»

При этом, переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Кроме того, как отмечается в Постановлении Пленума ВС №5, Пленума ВАС №29 [Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации], Гражданский кодекс не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права.

Лицензионный договор может представлять простую (неисключительную) лицензию, когда лицензиату предоставляется право использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, и исключительную лицензию, в рамках которой лицензиату предоставляется право использования объекта интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром такого права.

Исключительная лицензия существенно ограничивает права лицензиара: лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого объекта  предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии (если этим договором не предусмотрено иное). А при простой лицензии, как отмечается в литературе, эти ограничения имеют скорее не правовой, а чисто экономический характер, будучи способными повлиять определенным образом на цену товара/услуги и некоторые другие рыночные показатели.

Специфика лицензионных договоров в сфере интеллектуальной собственности обуславливает действие в отношении них специальных норм в законодательстве Российской Федерации: Гражданским кодексом предъявляются особые требования к определению существенных условий таких договоров, порядку их заключения, регистрации, расторжения и др. В остальном, к ним применяются общие положения об обязательствах и договорах ГК РФ. 

Обязательным формальным требованием к лицензионному договору является его письменная форма под страхом его недействительности. Далее, лицензионный договор обязательно должен предусматривать: предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ. 

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Если срок в договоре не определен, по общему правилу, договор считается заключенным на пять лет. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.  По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Толкование условий лицензионного договора всегда узкое: лицензиат может использовать объект интеллектуальной собственности только в пределах тех прав и теми способами, которые прямо предусмотрены лицензионном договором. Использование  объекта ИС способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо каким-либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на объект ИС. При этом признаются ничтожными условия лицензионного договора, которые ограничивают право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам.

Основная особенность  рассматриваемых лицензионных договоров состоит в следующем: предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности/средства индивидуализации по лицензионному договора подлежит государственной регистрации. Без регистрации предоставление права считается несостоявшимся.

Так, в соответствии со ст. 1232 ГК, если результат интеллектуальной деятельности или результат индивидуализации подлежит по закону государственной регистрации, то, среди прочего, предоставление права его использования также подлежит государственной регистрации по заявлению стороны/сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В таком заявлении необходимо указать вид договора, сведения о сторонах, предмет договора с обязательным указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; срок действия договора при его наличии; территорию (если она определена в договоре), на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации; наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано; возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Как можно видеть из соответствующих положений Гражданского кодекса, заключение лицензионного договора, соответствующего всем требованиям, закрепленным российским законодательством, и регистрация указанного в нем перехода прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, является надежным способом в полной мере обеспечить интересы всех заинтересованных лиц.. Лицензионный договор – это достаточно отлаженный правовой механизм, который способствует защите прав и как правообладателей, так и лицензиатов и общества, в целом.

Однако, процедура оформления, заключения договора и регистрации – это достаточно сложный процесс со множеством особенностей. Кроме того, остаются вопросы, которые до сих пор не урегулированы в законодательстве РФ и которые могут вызвать практические проблемы при заключении и исполнении лицензионных договоров, как, например: порядок возврата документации лицензиару в случае прекращения лицензионного договора, контроль за улучшениями, вносимыми лицензиатом в объект интеллектуальной собственности, и др. 

Автор материала - Дмитрий Гозюмов