Проблемы регистрации знаков, выполненных в латинице, поданных от имени российских заявителей

Товарный знак – это «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» ["Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)].

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности – Роспатентом. Соответственно, для обеспечения правовой охраны обозначения, которое вы планируете использовать в качестве товарного знака для индивидуализации производимых вами товаров или оказываемых услуг, необходимо его зарегистрировать в Роспатенте.

Однако, в процессе регистрации того или иного обозначения в качестве товарного знака вы можете столкнуться с рядом проблем, как, например, с проблемой регистрации знаков, выполненных в латинице. Хотя регистрация подобных обозначений в настоящее время набирает популярность: в целом, использование иностранных слов и латинских букв увеличивает привлекательность товарного знака, позволяет производителю активнее выходить на мировые рынки. Так, обозначение в кириллице сложно воспринимается иностранными потребителями и не выполняет в полной мере функцию отчетливой индивидуализации товара конкретного производителя. 

Решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака выносится в результате  государственной экспертизы заявки на товарный знак, которая проводится Роспатентом. В соответствии со ст. 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. И в ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, проверяется, в частности, соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1483 ГК РФ.

Обозначения, выполненные в латинице и заявленные на имя российского лица, могут быть отнесены экспертизой к знакам, способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги. Так, потребитель может подумать, что маркированные таким товарным знаком товары имеют иностранное происхождение, ввезены из-за рубежа, отличаются по качеству от российских. А российские производители, которые выдают себя за иностранные компании, получают неоправданные конкурентные преимущества, вызывая у потребителя ощущение стойкой связи маркированного товара с определенной страной.

Особенно это касается обозначений, правовая охрана которых испрашивается в отношении таких товаров, как  косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары.  Также встречаются отказы по данному основанию в отношении обозначений, правовая охрана которых испрашивается в отношении продуктовых классов, включая напитки.

Так, Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "Escadero", выполненного буквами латинского алфавита, по следующим основаниям: «…обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и местонахождения их изготовителя; указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение выполнено на иностранном языке, в связи с чем, оно ассоциируется с иностранным происхождением товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания; при использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака для маркировки товаров 32, 33 классов МКТУ, обозначение способно породить в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров - иностранном государстве, что не соответствует действительности, так как заявитель находится в Российской Федерации…»

Очень часто при регистрации знаков для маркировки вышеперечисленных товаров  российскими компаниями заявляются обозначения, представляющие собой имя и фамилию иностранного происхождения, и именно против подобных регистраций выступает экспертиза, не без основания полагая, что потребитель может быть введен в заблуждение.

Например, Роспатент отказал в государственной регистрации товарного знака, содержащего словесные элементы "РОБЕРТОРОНЕТТИ","ROBERTORONETTI". Интересна мотивировка решения Роспатента: по  его мнению, заявленное  обозначение «… представляет собой слитное написание имени и фамилии иностранного (итальянского) происхождения и имеет фонетику, характерную для итальянского языка, при этом имя "ROBERTO" (Роберто) известно российскому потребителю; в отношении товаров 25 класса МКТУ анализируемые словесные элементы способны породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров, в силу высокой репутации Италии как мирового лидера в области моды, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российский индивидуальный предприниматель. На сегодняшний день Италия входит в число крупнейших производителей и поставщиков на мировой рынок высококачественной одежды и обуви; маркировка заявленным обозначением товаров 25 класса МКТУ через ассоциации способна породить в сознании потребителя представление об иностранном происхождении данных товаров, их производстве на территории Италии; регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и страны происхождения товаров.»

Такое несколько «предвзятое» отношение Роспатента к заявкам в латинице некоторыми расценивается как несправедливое и ущемляющее права заявителей, поскольку основывается на предположении о недобросовестности производителя товаров и услуг. Кроме того, российским предпринимателям, стремящимся выйти на международный рынок, приходится регистрировать разные товарные знаки: отдельно для «внутреннего» и отдельно для «внешнего» использования; нарушаются права на международную регистрацию товарного знака.

Доводы экспертизы можно пытаться преодолеть, если предоставить документы, подтверждающие именно иностранное происхождение товаров или их комплектующих. Среди прочего, доводом может служить представление документов о совместном производстве товаров или услуг с иностранным лицом, об использовании иностранной технологии по договору.

В  случае с  косметикой/парфюмерией, одеждой и аксессуарами  желательно также представить документы, подтверждающие, что созданием новых ароматов или нового дизайна одежды и аксессуаров занимаются иностранные компании или иностранные дизайнеры конкретно по заказу российской компании – заявителя по заявке.

В любом случае, необходимо помнить, что вопрос принятия или же непринятия доводов в защиту обозначения остается исключительно в компетенции экспертизы.

Таким образом, при том, что, согласно российскому законодательству и в соответствии с действующими международными договорами, товарный знак в Российской Федерации может быть зарегистрирован на любом языке, тем не менее, при разработке того или иного обозначения для индивидуализации товаров или услуг необходимо учитывать позицию экспертизы по данному вопросу: необходимо приготовиться к тому, что, скорее всего, придется обосновывать использование латиницы.

Предлагаются также иные варианты решения данной проблемы, например, подача или уступка заявки  на иностранное лицо.

«Крайней мерой» является обжалование решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака, выполненного в латинице, и этот способ достаточно действенен, хотя и сложен. Так, может быть доказано, что словесного элемента обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, нет в словарях, и он не несет в себе информации относительно конкретной страны или каких-либо иных географических ассоциаций, следовательно, не вводит потребителя в заблуждение и может быть зарегистрирован.

Так, рассмотренный выше товарный знак, содержащие словесные элементы "РОБЕРТОРОНЕТТИ",  ROBERTORONETTI, был, в итоге, зарегистрирован, а решение Роспатента об отказе в регистрации, соответственно, отменено. Мотивировка отмены решения Роспатента также интересна: «…анализ общедоступных источников … показал, что словесный элемент "РОБЕРТОРОНЕТТИ", "ROBERTORONETTI" заявленного обозначения не является лексемой итальянского языка. … Искусственное сочетание элементов "РОБЕРТО"/"ROBERTO" с элементами "РОНЕТТИ"/"RONETTI" в качестве слитного написания как имени и фамилии иностранного происхождения само по себе не способствует прямым ассоциациям с какой-либо конкретной личностью - деятелем в области индустрии моды, дизайнерской одежды, обуви, головных уборов, в том числе из Италии….Анализ представленной заявителем практики ведомства … показал, что подобные регистрации существуют, в том числе в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ… Известный большинству потребителей бренд "Карло Пазолини" ("Carlo Pazolini"), служащий для маркировки обуви, основан российским предпринимателем и ведет свою историю с 1990 года (год регистрации товарного знака)….Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения заявленных товаров 25 класса МКТУ. Следовательно, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.»

«Негласный» запрет на регистрацию товарного знака, выполненного в латинице, применяется Роспатентом очень избирательно и определяется в каждом отдельном случае большим количеством субъективных факторов, часто – без анализа фактических обстоятельств и достаточных оснований. При этом, Роспатентом до настоящего момента не выработана единая практика регистрации в качестве товарных знаков обозначений, выполненных в латинице: имеются случаи отмены решений Роспатента о подобных отказах в регистрации.  

Автор материала - Виктория Макарова