Приобретение товарными знаками различительной способности.

Товарные знаки разрабатываются, регистрируются и используются предпринимателями для повышения узнаваемости своих товаров и услуг. В соответствии со ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Однако регистрация может состояться только в том случае, если выбранное обозначение соответствует критериям охраноспособности. Иными словами, обозначение не должно попадать под целый ряд ограничений, которые содержит ст. 1483 ГК РФ.

Одним из основных критериев охраноспособности товарного знака является его различительная способность – то есть такое свойство обозначения, которое позволяет потребителю отличать товары или услуги одного производителя от аналогичной продукции других производителей.

Так, в соответствии с п. 1. ст. 1483 ГК РФ, «…Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида  (обозначения, которые в результате длительного применения для одного и того же товара различными производителями стали указанием конкретного вида товара).

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (нужно отметить, что описательными могут быть не только словесные, но и изобразительные обозначения – например, простое натуралистичное изображение товара)

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (форма товара должна быть оригинальной, а не традиционной, используемой всеми производителями аналогичной продукции. Такая традиционная форма, которую продукт обычно имеет или с высокой долей вероятности может иметь, не обладает различительной способностью).

Чтобы выполнять функцию товарного знака, такая форма упаковки должна быть оригинальной, а не традиционной, используемой всеми производителями аналогичной продукции. Форма не обладает различительной способностью, если она простая или если она является комбинацией простых форм. Для признания различительной способности форма не должна быть традиционной. Чем больше форма напоминает форму, которую соответствующий продукт вероятнее всего будет иметь, тем больше оснований для признания отсутствия у формы различительной способности.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.»

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года также содержит положение о том, что «Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях… если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана…»

В соответствии с Правилами Роспатента (Приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015 года № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания…»), в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

• «…простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
• общепринятые наименования;
• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;
• … обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида…»

Как мы видим, Гражданский Кодекс делит товарные знаки на две категории: «не обладающие различительной способностью» и «состоящие из определенных элементов» (указанных в п. 1. ст. 1483 ГК РФ). Однако, необходимо отметить, что на практике две эти категории «накладываются» друг на друга, какой-либо четкой границы между ними нет. Товарные знаки, состоящие из указанных в Кодексе элементов, не обладают различительной способностью.

В любом случае, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения

При оценки «доминирования» элемента в заявляемом обозначении оценивается  его пространственное положение, общее зрительное восприятие и элемента отдельно, и обозначения в целом, с учетом всех остальных элементов. Учитываются его цветовое, графическое исполнение, его размер, расположение и др.

«Неохраняемость» элемента означает, что он может свободно использоваться всеми иными заинтересованными лицами без каких-либо негативных правовых последствий. Наличие в вашем товарном знаке неохраняемого элемента, соответственно, не дает Вам права запрещать использование данного элемента какими-либо третьими лицами.

Далее, указанные выше положения гражданского кодекса (о неохраняемых элементах) не применяются в отношении обозначений, которые:

«…1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.»

Таким образом, Российское законодательство допускает предоставление правовой охраны обозначениям, различительная способность которых не существовала изначально, но было приобретена в результате их широкого использования на рынке. И, следовательно, у таких обозначений появилась возможность выделять продукцию конкретного производителя из массы однородной и ассоциировать ее с конкретным производителем.

При оценке наличия приобретенной различительной способности могут быть приняты, полностью или частично, следующие сведения:

• объемы производств и продаж товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением;
• территории реализации товаров/услуг маркированных заявленным обозначением;
• длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров/услуг;
• объемы затрат на рекламу товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением;
• сведения о степени информированности потребителей, включая результаты социологических опросов;
• сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных      заявленным обозначением;
• сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркированных  заявленным обозначением и др.

Перечисленный список документов не является исчерпывающим. Подойдут любые материалы и документы, которые демонстрируют способность заявленного обозначения однозначно индивидуализировать товары или услуги конкретной компании или индивидуального предпринимателя.

Так, в соответствии с Парижской конвенцией «…Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака».

Перечисленные выше сведения, подтверждающие приобретенную различительную способность товарного знака, не должны быть чисто декларативными. Требуется документальное подтверждение каждого высказанного заявителем довода. При этом, одних маркетинговых, рекламных материалов, которые не содержат однозначного указания на юридическую связь заявителя с демонстрируемых на таких материалах товарных знаком, недостаточно.  В этой связи указанные материалы могут быть приняты экспертизой во внимание в совокупности со следующими документами: договорами на размещение рекламы с использованием заявленного обозначения (с указанием территории, на которой реклама должна быть размещена); заказами на изготовление буклетов, сувенирной продукции; накладными; выписками-счетами и др.

Указанные выше сведения и материалы  могут быть учтены экспертизой как в целом, так и в части: все зависит от конкретных обстоятельств дела. Правовая охрана заявленному обозначению предоставляется, если представленные заявителем документы подтверждают, что такое обозначение выполняло четкую индивидуализирующую функцию, то есть воспринималось потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя до даты подачи заявки в отношении позиций перечня такой заявки.

В некоторых случаях заявитель может доказать приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении гораздо более узкого перечня товаров и услуг, чем было первоначально указано в заявке (для нескольких классов или нескольких позиций) – тогда товарный знак может быть зарегистрирован в отношении тех товаров или услуг, для которых доказана приобретенная различительная способность

Следует отметить, что приобретение различительной способности признается для обозначения в целом, а не для отдельных его элементов. Если обозначение состоит из двух изначально неохраняемых элементов, например из буквы и указания на вид товара, при признании у него приобретенной различительной способности у правообладателя не возникнет исключительных прав на данные элементы по отдельности, самостоятельно или в сочетании с другими словесными или изобразительными обозначениями.

В завершение исследования настоящего вопроса необходимо заметить, что практика Роспатента в отношении обозначений, не обладающих различительной способностью, неоднозначна. То же самое можно сказать о «неохраняемых элементах». В России, например, нет «неохраняемых элементов по умолчанию» (например, слов «супер», «классический», «группа» и др.), следовательно, правовая охрана товарного знака определяется ровно так, как она указана и ограничена в свидетельстве. Если какой-либо элемент не указан в свидетельстве как неохраняемый, значит он включен в правовую охрану. И если сравнивать такие свидетельства, один и тот же элемент, примерно так же исполненный и расположенный в том же месте обоих товарных знаках, может быть признан неохраняемым в одном случае и быть охраняемым в другом случае.

Кроме того, существуют примеры зарегистрированных товарных знаков, охрана которых впоследствии была оспорена заинтересованными лицами и признана недействительной в силу отсутствия различительной способности, но разница в примененных экспертизой подходах свидетельствуют об отсутствии единообразия практики Роспатента при оценке охраноспособности товарных знаков.

Таким образом, различительная способность тех или иных элементов или обозначений каждый раз исследуется индивидуально, в ходе экспертизы конкретного обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, и очень часто признание различительной способности напрямую зависит от того, насколько грамотно заявителю удалось обосновать свою позицию.