Приобретение товарным знаком различительной способности

Согласно ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров [1]. Таким образом, способность индивидуализировать товары (услуги) определяется природой товарного знака. Вид и цветовое сочетание товарного знака – характеристики, которые отличают знаки друг от друга. К основным видам товарных знаков относятся словесные, комбинированные и изобразительные. К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур. К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений. Однако, помимо указанных видов, знаки бывают объемными, звуковыми, позиционными, изменяющимися, цветовыми, световыми, голографическими. Обозначение может быть заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в любом цвете или цветовом сочетании [2].

Однако уникального сочетания элементов знака или цвета недостаточно для регистрации товарного знака. Заявленное на регистрацию обозначение должно соответствовать требованиям ст. 1477 и ст. 1483 ГК РФ. Так, в п. 1 ст. 1483 ГК РФ содержатся так называемые абсолютные основания для отказа в регистрации, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2. являющихся общепринятыми символами и терминами;
3. характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, также относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Однако обозначения, обозначения, состоящие только из неохраноспособных элементов, упомянутые в п. 1 ст. 1483 ГК РФ могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они приобрели различительную способность в результате их использования, и потребитель воспринимает заявленное обозначение как товарный знак заявителя [3].

Различительная способность товарного знака – свойство товарного знака отличать в глазах потребителя маркированные им товары от однородных товаров третьих лиц.

Следует отметить, что заявители нередко подают на регистрацию обозначения, содержащие так называемые слоганы, порой носящие рекламный характер. Зачастую подобные обозначения могут являться эффективными для индивидуализации товаров и услуг на рынке. Такие словосочетания могут являться легко запоминаемыми и тем самым предоставлять рекламный эффект товару или услуге, указанным в перечне.

При проведении экспертизы упомянутых обозначений, для определения наличия или отсутствия у них различительной способности, можно учитывать следующие факторы:

• является ли обозначение многозначным;
• носит ли оригинальный характер;
• способно ли легко запомниться потребителем.

Подобные обозначения должны быть емкими и не перегружены словами [4].

Если на этапе заявки получено уведомление, в котором изложены доводы отказа в регистрации на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, заявитель может пробовать доказывать различительную способность знака, чтобы элемент был зарегистрирован без дискламации. В качестве документов, подтверждающих различительную способность знака, могут быть представлены сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Обращаем внимание, что в представленных документах знак должен присутствовать в том виде, как он заявлен на регистрацию. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Документы, содержащие сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров целесообразно представлять в структурированном виде с разбивкой по годам, чтобы представление об использовании знака в рамках указанных критериев было нагляднее. Желательно, чтобы показатели интенсивности использования и объемов реализации товаров показывали рост, а территория использования расширялась. Подобное развитие использования товарного знака будет подтверждать увеличение доли потребителей, знакомых со знаком.

Сведения о рекламе, предоставляемые в рамках процесса доказательства различительной способности, являются важным индикатором, ведь реклама – основной канал продвижения товаров или услуг. Именно путем рекламы потребитель может узнать о товарном знаке, который используется на товаре или при оказании услуг. В современном мире рекламные методы и инструменты широко развиты: реклама осуществляется путем размещения на вывесках в общественных местах, транслируется по телевидению, радио, осуществляется в Интернете и по телефону, а также с помощью распространения образцов или печатной рекламной продукции. Договоры с подрядчиками по рекламе, видеоролики, печатные материалы – все это может быть представлено в качестве аргументации позиции заявителя о приобретении различительной способности.

Социологический опрос является инструментом, идентифицирующим степень информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров. В силу высокой стоимости проведения социологического опроса не всегда заявители готовы осуществлять его на этапе заявки. Вместе с тем, если результаты опроса покажут результат, подтверждающий высокую долю информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, об ассоциации обозначения с заявителем, позиция заявителя будет существенно усилена.

Дополнительно для доказательства различительной способности могут быть представлены сведения о проведении выставок и иных мероприятий, на которых товарный знак представлялся широкому кругу лиц, информация о размещении знака в печатных изданиях и т.д.

Экспертиза Роспатента очень строго подходит к анализу документов, которые представляются заявителями для доказательства различительной способности. Так, эксперт может запросить дополнительные материалы, которые считает необходимыми предоставить в материалы заявки.

Вместе с тем, даже если, товарный знак, состоящий из элементов, указанных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, зарегистрирован в качестве охраняемого с учетом предоставленных доказательств различительной способности, нельзя исключить, что третьи лица могут пытаться оспорить соответствующее решение Роспатента о регистрации. Подобные действия могут включать проведение контр аргументированного социального опроса и сбора доказательств, которые будут подтверждать обратное.

Необходимо понимать, что доказательство различительной способности носит субъективный характер. Восприятие заявленного обозначения и отнесение его к неохраняемым элементам должно происходить без домысливания, то есть без построения дополнительных ассоциаций. Для отнесения к неохраняемым элементам обозначение должно прямо отвечать критериям п. 1 ст. 1483 ГК РФ. В том случае, если обозначение не является описательным, т.е. не относится к обозначениям, указанным в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, можно говорить о его фантазийности и приводить соответствующие аргументы.

Источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022), Статья 1477.
2. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года N 482, пункт 32. [Электронный ресурс]
3. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года N 482, пункт 35. [Электронный ресурс]
4. Филиппова А.А. Особенности проверки наличия различительной способности у обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков. [Электронный ресурс]