Применение пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в спорах о защите исключительного права на средства индивидуализации

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Если проанализировать данный правовой подход Суда по интеллектуальным правам, то на первый взгляд может показаться, что лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак,имеет «абсолютную власть» над этим обозначением.

Почему-то сразу в голову приходит Кольцо Всевластия, Гендальф, Саурон, Орки, Всевидящее Око… Ой, кажется, что меня понесло не в ту сторону.

Итак, согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборотна территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Таким образом, в статье 1484 ГК РФ определен перечень способов использования товарного знака, при которых лицо, использующее без разрешения правообладателя тождественные или сходные до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, может быть признано нарушителем.

Предлагаю представить себе следующую ситуацию:

Индивидуальный предприниматель ведет с 2005 годав городе Томске коммерческую деятельность по ремонту компьютеров под коммерческим обозначением «Транзистор», данное обозначение не зарегистрировано им в качестве товарного знака. Кроме того, предприниматель является администратором доменного имениtranzzzistor.ru.

В 2018 году в Нижнем Новгороде образуется ООО «Транзистор», которое такженачинает вести деятельность по ремонту компьютеров и подает заявку на регистрацию одноименного товарного знака в отношении услуг 37-го класса МКТУ.

В 2019 году общество получает права на товарный знак и обращается в суд с иском к предпринимателю о запрете использования обозначения «Транзистор», а также обозначений, производных от него, при осуществлении коммерческой деятельности по установке, обслуживанию и ремонту компьютеров. Также общество просит суд запретить предпринимателю использовать эти обозначения в доменном имени и на сайте, и заявляет требование о взыскании компенсации.

Если руководствоваться исключительно правовой позицией, изложенной в статье 1484 ГК РФ и разъяснениями Суда по интеллектуальным правам, то на первый взгляд предпринимательнаходится в тупиковой ситуации, и вероятнее всего ему придется попрощаться сизвестным для Томичей обозначением, доменным именем и какой-то частью заработанных им средств, выплатив их правообладателю в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака.

Между тем, если разобраться в этой ситуации более детально, то у предпринимателя имеются достаточно неплохие шансы на победу и вот почему.

Как было указано выше,предприниматель начал свою деятельность под спорным обозначением в 2005 году и ведет ее с этого времени непрерывно, в то время как общество образовалось лишь в 2018 году, в связи с чем получается, что предприниматель является обладателем «старшего» права на использование обозначения «Транзистор», как коммерческого обозначения.

При этом, по моему мнению, прослеживается некая аналогия с регулированием прав на патенты, в отношении которых может применяться правовой режим преждепользования.

Право преждепользования – это право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному. Право преждепользования к интеллектуальным правам не относится, напротив, оно выступает ограничением чужого исключительного патентного права. Соответственно, действия преждепользователя не являются нарушением прав патентообладателя: «право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права».

Хотя в нормах права, регулирующих отношения, связанные с товарными знаками, в отличие от патентов, не содержится понятия преждепользования, но не стоит забывать про положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, которым регулируются правоотношения при конкуренции различных средств индивидуализации.

Так, в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

При наличии такой конкуренции соответствующий спор на основании пункта 6 статьи 1252 ГК РФ подлежит разрешению в пользу правообладателя того средства индивидуализации, которое обладает более ранним приоритетом.

В силу статьи 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1481 ГК РФпредусмотрено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По смыслу статьи 1538 ГК РФ в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (пункт 177 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, если судом будет установлено, что фактическое непрерывное использование предпринимателем коммерческого обозначения «Транзистор»началось с 2005 года, а также, что это обозначение приобрело достаточную различительную способность и известность на определенной территории, то судом может быть принята во внимание более ранняя дата возникновения права на коммерческое наименование предпринимателя, чем права общества на товарный знак, что может послужить основанием для вывода суда об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Анализ судебной практики в части применения положений пункта 6 статьи 1252 ГК РФ показывает, что суды достаточно часто применяют данную норму, вставая на защиту хозяйствующих субъектов, оказавшихся под угрозой быть привлеченными к ответственности за незаконное использование товарного знака.

Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу № А27-5416/2017, от 28.04.2018 по делу№ А56-58258/2016.

В начале статьи я привел правовую позицию, указанную в справке Суда по интеллектуальным правам, согласно которой исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Однако, если сопоставить эту правовую позицию с положениями пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, то можно прийти к выводу, что право на товарный знак не является таким уж абсолютным, поскольку может быть ограничено, в связи наличием у другого лица более раннего права на коммерческое обозначение.