Преобразование заявки на изобретение, полезную модель. В каких случаях возможно и необходимо?

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос давайте сначала разберемся, а что же на этот счет нам говорит законодательство.

Итак, согласно статье 1379 «Преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец» ГК РФ:

1. До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее дня принятия решения о выдаче патента на изобретение, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной - до того, как будет исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения против этого решения, заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель или промышленный образец путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, за исключением случая, если заявителем подано заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса.

2. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец либо заявки на промышленный образец в заявку на изобретение или полезную модель допускается по заявлению, поданному заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной - до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения.

3. Преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 или 2 настоящей статьи допускается в случае, если сохраняются приоритет и дата подачи преобразованной заявки с соблюдением требований пункта 3 статьи 1375, пункта 3 статьи 1376, пункта 3 статьи 1377, пункта 3 статьи 1381 или статьи 1382 настоящего Кодекса.

Сразу следует отметить, что преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель возможно только при условии, что объектом патентования является устройство, находящееся в едином корпусе, элементы которого жестко связаны друг с другом, так как в качестве полезной модели, согласно патентному законодательству, возможно защитить только конкретное устройство, отвечающее указанным выше требованиям.

Если же в качестве объекта в заявке на изобретение фигурирует несколько объектов таких, как прибор и способ его изготовления, то преобразовать заявку в полезную модель возможно только в части устройства, так как объект «способ» не может быть защищен патентом на полезную модель.

Существуют заявки на изобретения, в которых предполагается защита, например, нескольких вариантов устройства. В такой ситуации возможно преобразовать заявку только в части одного устройства. Опять же это связано с нормами законодательства, которые жестко диктуют объект для полезной модели и то, что он может быть только один.

Также известны заявки, в которых могут быть заявлены несколько различных способов, композиций (одна или несколько), системы, при этом объекта устройства, которое подпадает под определение полезной модели, не содержится. В данном случае преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель не представляется возможным.

Что же касается обратного преобразования, то есть когда есть необходимость преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение, то такая возможность имеется всегда. Никаких ограничений для указанного варианта нет.

Теперь давайте рассмотрим, когда же все-таки необходимо преобразование и в нем есть смысл.

Рассмотрим ситуацию, когда подана заявка на изобретение (объект - устройство) без проведения предварительного международного поиска для оценки шансов получения патента, то есть в слепую, на страх и риск заявителя, и в ходе проведения экспертизы по существу выясняется, что заявленное изобретение отвечает критерию патентоспособности «новизна», но не отвечает «изобретательскому уровню» - неочевидности решения из уровня техники для специалиста в данной области техники, то есть для экспертизы данное решение является очевидным и следующим из уровня техники. Данное заключение подтверждается выводами экспертизы, изложенными в нескольких запросах, которые заявителю не удается преодолеть и экспертиза стоит на своем. В итоге заявитель, после многочисленных попыток преодолеть возражения экспертизы, сталкивается с тем, что ведомство выносит отказ от выдачи патента. Именно в этот момент у заявителя имеется возможность подать ходатайство о преобразовании заявки на изобретение, поданной на устройство, в заявку на полезную модель, так как заявленное изобретение признано новым, а для получения патента на полезную модель, в отличие от изобретения, соответствие технического решения условию изобретательский уровень не требуется, необходима только новизна.

Таким образом, из двух зол: неполучение патента совсем или получение патента хотя бы на полезную модель, правильнее выбрать второе зло, при этом заявитель ровным счетом ничего не теряет в части объема своих прав, который определяется формулой изобретения/полезной модели, так как она остается неизменной.

Теперь рассмотрим обратный вариант, когда подана заявка на полезную модель. Допустим ситуацию, при которой, в ходе проведения экспертизы по существу выясняется, что заявленное устройство отвечает не только критерию патентоспособности «новизна», но и «изобретательскому уровню». Экспертиза готова вынести положительное решение о выдаче патента. В этот момент у заявителя есть возможность подать ходатайство о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение. Следует обратить особое внимание на то, что данное действие необходимо осуществить не позднее дня принятия решения о выдаче патента, в противном случае, такая возможность будет исчерпана, и вам откажут в удовлетворении ходатайства. Если же все необходимые действия будут выполнены в срок, получение патента на изобретение, например, позволит продлить срок его действия до 20 лет, в отличие от полезной модели, срок действия патента которой составляет 10 лет. Таким образом, исключительные права на запатентованное устройство будут действовать на 10 лет больше.

В заключении хочется добавить, что возможность и целесообразность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель и обратно, необходимо оценивать в каждом конкретном случае и только высококвалифицированные специалисты в данном деле, патентные поверенные, помогут вам принять правильное решение.