Преобразование заявки на изобретение, полезную модель: нюансы получения или продления патента

Общие правила о преобразовании заявки

Для начала разберемся, а что же такое преобразование заявки с точки зрения закона.

Итак, общие правила о преобразовании заявки на регистрацию объектов патентного права указаны в статье 1379 «Преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец» ГК РФ, а именно:

1. До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее дня принятия решения о выдаче патента на изобретение, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной - до того, как будет исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения против этого решения, заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель или промышленный образец путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, за исключением случая, если заявителем подано заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса.
2. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец либо заявки на промышленный образец в заявку на изобретение или полезную модель допускается по заявлению, поданному заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной - до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения.
3. Преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 или 2 настоящей статьи допускается в случае, если сохраняются приоритет и дата подачи преобразованной заявки с соблюдением требований пункта 3 статьи 1375, пункта 3 статьи 1376, пункта 3 статьи 1377, пункта 3 статьи 1381 или статьи 1382 настоящего Кодекса.

Сразу следует отметить, что преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель возможно только при условии, что объектом патентования является устройство, находящееся в едином корпусе, элементы которого жестко связаны друг с другом, так как в качестве полезной модели, согласно патентному законодательству, возможно защитить только конкретное устройство, отвечающее указанным выше требованиям.

Если же в качестве объекта в заявке на изобретение фигурирует несколько объектов таких, как прибор и способ его изготовления, то преобразовать заявку в полезную модель возможно только в части устройства, так как объект «способ» не может быть защищен патентом на полезную модель.

Какие разновидности заявок могут быть

Существуют заявки на изобретения, в которых предполагается защита, например, нескольких вариантов устройства. В такой ситуации возможно преобразовать заявку только в части одного устройства. Опять же, это связано с нормами законодательства, которые жестко диктуют объект для полезной модели и то, что он может быть только один.

Также известны заявки, в которых могут быть заявлены несколько различных способов, композиций (одна или несколько), системы, при этом объекта устройства, которое подпадает под определение полезной модели, не содержится. В данном случае преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель не представляется возможным.

Что же касается обратного преобразования, то есть когда есть необходимость преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение, то такая возможность имеется всегда. Никаких ограничений для указанного варианта нет.

Суть процедуры заявки - почему нужно именно преобразование

Суть процедуры заявки на преобразование состоит в том, чтобы заменить один объект патентования на другой. Как правило, она применяется в случае наличия патентоспособного технического решения или решения в сфере дизайна, но ошибочного выбора объекта. В этом случае процедура преобразования дает возможность получить патент исходя из тех критериев, которым фактически соответствует решение.

Теперь давайте рассмотрим, когда же все-таки необходимо преобразование и в нем есть смысл.

Рассмотрим ситуацию, когда подана заявка на изобретение (объект - устройство) без проведения предварительного международного поиска для оценки шансов получения патента, то есть в слепую, на страх и риск заявителя, и в ходе проведения экспертизы по существу выясняется, что заявленное изобретение отвечает критерию патентоспособности «новизна», но не отвечает «изобретательскому уровню» - неочевидности решения из уровня техники для специалиста в данной области техники, то есть для экспертизы данное решение является очевидным и следующим из уровня техники. Данное заключение подтверждается выводами экспертизы, изложенными в нескольких запросах, которые заявителю не удается преодолеть, и экспертиза стоит на своем. В итоге заявитель, после многочисленных попыток преодолеть возражения экспертизы, сталкивается с тем, что ведомство выносит отказ от выдачи патента. Именно в этот момент у заявителя имеется возможность подать ходатайство о преобразовании заявки на изобретение, поданной на устройство, в заявку на полезную модель, так как заявленное изобретение признано новым, а для получения патента на полезную модель, в отличие от изобретения, соответствие технического решения условию изобретательский уровень не требуется, необходима только новизна.

Таким образом, из двух зол: неполучение патента совсем или получение патента хотя бы на полезную модель, правильнее выбрать второе зло, при этом заявитель ровным счетом ничего не теряет в части объема своих прав, который определяется формулой изобретения/полезной модели, так как она остается неизменной.

Теперь рассмотрим обратный вариант, когда подана заявка на полезную модель. Допустим ситуацию, при которой, в ходе проведения экспертизы по существу выясняется, что заявленное устройство отвечает не только критерию патентоспособности «новизна», но и «изобретательскому уровню». Экспертиза готова вынести положительное решение о выдаче патента. В этот момент у заявителя есть возможность подать ходатайство о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение. Следует обратить особое внимание на то, что данное действие необходимо осуществить не позднее дня принятия решения о выдаче патента, в противном случае, такая возможность будет исчерпана, и вам откажут в удовлетворении ходатайства. Если же все необходимые действия будут выполнены в срок, получение патента на изобретение, например, позволит продлить срок его действия до 20 лет, в отличие от полезной модели, срок действия патента которой составляет 10 лет. Таким образом, исключительные права на запатентованное устройство будут действовать на 10 лет больше.

Этапы процедуры преобразования заявки

Первым этапом является подача в регистрирующий орган заявления о преобразовании заявки. Однако, нужно учитывать, что хотя ведомство и уведомляет заявителя о возможности преобразования первоначальной заявки, инициировать данную процедуру должен сам заявитель.

Заявление на преобразование можно подать и не дожидаясь уведомления ведомства, главное – обосновать изменение заявки, уплатить госпошлину и подать заявление до соответствующего момента, указанного в ст. 1379 ГК РФ в зависимости от вида преобразования.

Следующим этапом является проверка регистрирующим органом соответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям законодательства. После проверки ведомство выносит решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки или отказывает в этом при наличии оснований.

Преимущества обращения за данной услугой, консультацией к профессионалам

При принятии решения о преобразовании заявки на объект патентного права важно учитывать не только саму возможность, но и целесообразность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель и обратно.

Поскольку данные критерии в первую очередь зависят от различий в патентоспособности соответствующих технических решений, то их необходимо оценивать в каждом конкретном случае и только высококвалифицированные специалисты в данном деле, патентные поверенные, помогут вам принять правильное решение.