Правовая охрана товарного знака в шестимесячный период после истечения срока действия исключительного права

В соответствии с пунктом 1 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления (пункт 2 статьи 1491 ГК РФ).

Данное положение согласуется со статьей 5.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, в которой указано, что для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промышленной собственности, предоставляется льготный срок, составляющий не менее шести месяцев, при условии уплаты дополнительной пошлины, если такая пошлина устанавливается национальным законодательством.

В соответствии с подпунктом 1 и 5 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, правовая охрана товарного знака прекращается в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Учитывая вышеизложенное, существует неопределенность относительно вопроса о наличии/отсутствии правовой охраны товарного знака в льготный шестимесячный период после истечения срока действия исключительного права, для разрешения которой мы обратимся к актуальной практике Палаты по патентным спорам и к практике Суда по интеллектуальным правам.

Так, в Заключении коллегии Палаты по патентным спорам от 12.02.2021 по результатам рассмотрения возражения (Приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2021 по заявке № 2019737346/33) указано следующее: вместе с тем, в соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен по соответствующему ходатайству правообладателя также и в течение шести месяцев по истечении вышеуказанного срока действия исключительного права на товарный знак. Следовательно, как на дату принятия возражения к рассмотрению, так и непосредственно на дату его рассмотрения, правообладатель противопоставленного товарного знака пока еще не исчерпал шестимесячный срок, в течение которого он может подать заявление о продлении срока действия исключительного права на этот товарный знак, что не позволяет коллегии не учитывать данный товарный знак, как все еще препятствующий предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

Аналогичная позиция изложена в Заключении коллегии Палаты по патентным спорам от 21.01.2021 по результатам рассмотрения возражения (Приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.02.2021 по заявке № 2019708322/33): Правовая охрана товарного знака истекла 04.02.2020. При этом нормой абзаца третьего пункта 2 статьи 1491 Кодекса предусмотрена возможность продления правовой охраны знака в течение дополнительных шести месяцев после истечения срока правовой охраны знака, то есть до 04.08.2020. Сведения о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак внесены в Государственный реестр 19.01.2021 и опубликованы в Бюллетене N 2. Таким образом, коллегия не учитывает далее в качестве противопоставления товарный знак, и в Заключении Палаты по патентным спорам от 07.02.2022 по результатам рассмотрения возражения (Приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.03.2022 по заявке N 2019759302/33) указано следующее: «Что касается довода заявителя о том, что срок действия регистрации товарного знака (по свидетельству РФ № 590434) истек 31.10.2021, то коллегия отмечает следующее. В соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев (до 30.04.2022) по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. В связи с указанным выше данный товарный знак не может не учитываться».

Исходя из вышеизложенного, Роспатент при рассмотрении заявок на регистрацию иных товарных знаков учитывает товарные знаки, исключительное право на которые формально истекло, в течение шестимесячного срока на его продление.

С доводами административного органа согласился и Суд по интеллектуальным правам в решении от 15.10.2021 по делу № СИП-422/2021, указав следующее: Судебная коллегия также обращает внимание на то, что, как верно указал административный орган, норма абзаца 3 пункта 2 статьи 1491 ГК РФ предусматривает для правообладателя возможность продления срока действия исключительного права на товарный знак в течение шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак.

В рассматриваемом случае Роспатент установил, что, независимо от истечения срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 234712, на момент принятия оспариваемого решения НПК "Кофлот" не исчерпало предусмотренную законом и существовавшую до 06.05.2021 возможность восстановления правовой охраны этого средства индивидуализации с целью последующего продления срока действия исключительного права на названный товарный знак.

В связи с этим административный орган обоснованно исходил из необходимости учета факта регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 234712 как обстоятельства, препятствующего государственной регистрации обозначения по заявке N 2019737346 в качестве товарного знака.

Учитывая подтверждение Судом по интеллектуальным правам правомерности действий административного органа по учету товарных знаков, срок действия исключительного права на которые истек (в течение шести месяцев после его истечения), можно сделать вывод о том, что по аналогии данное правило должно применяться и к другим ситуациям, в частности при рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения лицензиатом такого товарного знака за указанный шестимесячный период.

Как указано в абзаце 2 пункта 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии с абзацем 3 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Соответственно, при установлении в лицензионном договоре условия о выплате вознаграждения в виде периодических платежей, либо процентных отчислений от дохода (выручи), полагаю, такое вознаграждение должно выплачиваться в том числе и за использование товарного знака после истечения исключительного права на него в упомянутый шестимесячный льготный период.

Помимо изложенных проблем, актуальными также являются вопросы о наличии/отсутствии у правообладателя права использования товарного знака, а также о правомерности внедоговорного использования товарного знака третьими лицами в указанный льготный период.

Я полагаю, что по аналогии с вопросами противопоставления товарного знака заявке на регистрацию в качестве товарного знака сходного до степени смешения обозначения и выплаты лицензионного вознаграждения в указанный период, у правообладателя должно сохраняться исключительное право использования товарного знака в льготный период, аналогичное праву использования такого товарного знака в основной период срока его действия.

В доктринальных источниках существует мнение, что разрешение указанных вопросов должно привязываться к намерению правообладателя обратиться в административный орган с заявлением о продлении срока действия исключительного права, однако я считаю, что, поскольку третьи лица не знают и не могут знать о таком намерении (поскольку однозначно установить, будет ли подано правообладателем заявление о его продлении, или нет – невозможно), наличие такого намерения должно презюмироваться, ввиду чего в указанный льготный шестимесячный период исключительное право на товарный знак должно признаваться действующим при разрешении всех упомянутых в статье вопросов, в том числе при рассмотрении вопроса о правомерности внедоговорного использования товарного знака третьими лицами.