Последствия указания в патенте в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым

В жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда кто-то хочет себе присвоить то, что ему не принадлежит. Говоря об этом, не стоит ограничиваться банальным воровством в магазине. Так, например, один присваивает авторство произведения. Другому не дает покоя чужая слава и человек придумывает про себя истории, в которых он якобы совершил героический поступок.

Бывают случаи неправомерных присвоений и с объектами патентного права. К такого рода присвоениям относится указание в патенте в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым. Сейчас на примере простой ситуации постараюсь рассказать, как это может происходить.

Итак, в компании, занимающейся изготовлением и продажей молочной продукции, на должности бухгалтера работает сотрудник, у которого есть талант к рисованию.

В свободное от работы время, вечером за чашечкой чая этот сотрудник нарисовал композицию, на которой изображено оформление фасада магазинов по продаже молочной продукции.

Работник решил показать результаты своего творчества руководителю и предложил ему купить права на дизайн, чтобы компания в дальнейшем могла оформлять в этом стиле свои фирменные магазины, что, в свою очередь, позволит привлечь дополнительных клиентов.

Руководитель сказал, что рассмотрит предложение работника и, если решит использовать придуманный работником дизайн, то обязательно сообщит ему об этом, и выплатит вознаграждение.

Дизайн, придуманный работником, действительно, оказался необычным и интересным, фирменные магазины компании начали оформляться в единый стиль, но работник никакого вознаграждения за это не получил, а, упомянув, об обещанном руководителю, был обруган и выставлен за дверь со словами, что ему платится зарплата и речи ни о каком вознаграждении быть не может, а при очередном упоминании о вознаграждении он будет уволен.

При этом работник также узнал, что работодатель, чтобы защититься от копирования стиля оформления магазинов конкурентами, на имя компании зарегистрировал патент на промышленный образец на оформление фасада магазинов.

Таким образом, работодатель фактически присвоил себе права на патент, который ему не принадлежит. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации и найти из нее выход, предлагаю обратиться к законодательству.

В соответствии со статьей 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства. В случаях, предусмотренных названным Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 3 той же статьи).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит автору промышленного образца. Право на получение патента на промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

В пункте 1 статьи 1374 ГК РФ указано, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ (заявителем).

Таким образом, право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит его автору, являющемуся гражданином, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Указанное право может быть передано другому лицу только по основаниям, установленным статьей 1357 ГК РФ, в том числе путем заключения между автором и таким лицом трудового договора или договора об отчуждении права на получение патента на промышленный образец.

Как мы видим, никакого договора о передаче права на получение патента между работником и работодателем не заключалось. Однако между ними заключен трудовой договор. Может быть, работодатель, получая на свое имя патент, посчитал, что этого достаточно?

Согласно пункту 1 статьи 1370 ГК РФ, изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом, право авторства на которые принадлежат работнику (автору) (часть 2 названной статьи), а исключительное право на них и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

При этом в случае создания работником служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца не требуется заключения между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента. Такое право возникает у работодателя на основании закона в силу создания работником соответствующего результата интеллектуальной деятельности в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Существование таких обязанностей или задания возможно только в рамках трудовых отношений.

В пункте 129 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) содержится разъяснение, согласно которому для признания технического решения служебным не требуется того, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо по усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или может быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности, акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

При наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать то, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем.

Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 по делу № СИП-598/2018.

Как было указано выше, между работником и работодателем был заключен трудовой договор, согласно которому работник был принят на должность бухгалтера. Очевидно, что в трудовые обязанности бухгалтера вряд ли входит разработка дизайна внешнего вида магазинов или иная творческая деятельность, направленная на продвижение востребованности компании среди потребителей. Задания на создание дизайна также не было.

Таким образом, исходя из приведенных норм права, в описанной мной ситуации у работодателя не было права на получение патента. Тогда, что же делать в этой ситуации работнику?

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом.

Согласно пункту 122 постановления № 10 споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подпункт 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), рассматриваются в порядке искового производства по иску лица, считающего себя надлежащим патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

При этом дела об установлении патентообладателя, в частности, включающие в себя требование о признании недействительным патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение в связи с тем, что патент выдан с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым, рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В случае признания судом патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным частично федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдается новый патент. То есть, законодательно установлена обязанность Роспатента по выдаче нового патента с указанием в нем автором и патентообладателем определенного судом лица, судом лишь указывается то лицо, на имя которого в качестве автора и патентообладателя подлежит выдаче новый патент.

Таким образом, если судом будет сделан вывод о том, что в патенте в качестве патентообладателя указано лицо, не являющееся таковым, то последствием этого будет признание патента недействительным в этой части и выдача Роспатентом нового патента с указанием надлежащего патентообладателя.