Понятие «Заинтересованного лица» в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ‑ ГК РФ) «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет».

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака направлен на очистку всего множества когда-либо зарегистрированных товарных знаков от неиспользуемых правообладателями обозначений, которые могут входить в сферу имущественных интересов других лиц.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее ‑ Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Таким образом, Истец обязан доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, например, представить достаточные, надлежащие и допустимые доказательства своего намерения или совершения подготовительных действий для использования обозначения, сходного до степени смешения либо тождественного обозначению, которому предоставлена правовая охрана оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров либо/и услуг, для которых он зарегистрирован.

Еще до недавнего времени главенствовала правовая позиция, согласно которой в большинстве случаев заинтересованным признавалось только лицо, которое уже использует данное обозначение либо совершило приготовительные действия к такому использованию.

Но в таком случае существует риск того, что правовая охрана товарного знака не будет прекращена по каким-либо основаниям, а доказательства, представленные в материалы дела в подтверждение такого использования, по факту будут являться доказательствами нарушения исключительных прав на товарный знак.

В связи с объективной необходимостью смягчить требования к критериям заинтересованности президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 24.07.2015 № СП-23/20 утвердил Справку по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (далее – Справка СИП от 24.07.2015 № СП-23/20).

В пункте 3 Справки СИП от 24.07.2015 № СП-23/20 разъяснено, что «Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения».

В отношении заявки на товарный знак в пункте 4 Справки СИП от 24.07.2015 № СП-23/20 разъяснено, что «Факт подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем и отсутствие факта обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации собственного товарного знака, сходного до степени смешения либо тождественного оспариваемому товарному знаку в отношении однородных товаров/услуг, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака».

Однако, например, по делу № СИП‑269/2015 в качестве доказательств заинтересованности заявителем были представлены только заявка на товарный знак и публикации из СМИ, и на основании данных документов судом сделан вывод о наличии у заявителя заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации в определении от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014 обратил внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Данный правовой подход нашел свое отражение в судебной практике по рассмотрению дел данной категории.

Так, в решении по делу № СИП-662/2016 Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что «Ссылки ответчика на отсутствие такой заинтересованности в связи с тем, что истец не является производителей алкогольной продукции, не является лицом, подавшим заявку № 2014728278, и намеревается использовать иное обозначение, подлежат отклонению, поскольку для установления заинтересованности имеет значение направленность коммерческого интереса на использование в дальнейшем в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

Таким образом, судебная практика основывается на «широком» подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком».

Аналогичная правовая позиция была сформулирована судом в решении по делу № СИП-120/2017 о досрочном прекращении товарного знака «ПРАЗДНИК», где заявителем ‑ ООО «ГК Кристалл-Лефортово» в подтверждение своей заинтересованности были представлены не документы о производстве/или подготовке к производству заявителем алкогольной продукции, а доказательства реализации указанной продукции под обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, а также соглашение о сотрудничестве с производителем.

При этом судебная коллегия отклонила довод ответчика о том, что истец не является производителем товаров, а лишь осуществляет их продажу, а также не подавал в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего обозначения в отношении однородных товаров, в связи с чем не может быть признан заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также признала доказанным факт наличия у заявителя реального коммерческого интереса в использовании сходного обозначения.

Коммерческий интерес ‑ категория, используемая для обозначения стимулов деятельности субъектов экономических отношений. Направленность коммерческого интереса субъекта предпринимательской деятельности – это всегда получение и увеличение прибыли как результат предпринимательской деятельности. И потенциальное использование спорного обозначения должно способствовать достижению этих целей.

Для признания лица заинтересованным по смыслу статьи 1486 ГК РФ достаточно того, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о намерении лица использовать обозначение в последующем.

Причем осуществление предпринимательской деятельности в иной сфере деятельности, чем та, к которой относятся товары и услуги, в отношении которых распространяется правовая охрана товарного знака, а также отсутствие обязательных разрешительных документов на осуществление такой деятельности сами по себе не являются доказательствами отсутствия заинтересованности, поскольку заинтересованность может быть основана на ином законном интересе и проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию.

При этом особый акцент делается на законности такого коммерческого интереса.

Согласно определению, которое дано в Большом юридическом словаре (М.: Проспект, А.В. Малько, 2009) «Законный интерес ‑ это отраженное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной степени гарантированное государством простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам ‑ в целях удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общественным».

Так, например, законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может проявляться в наличии между истцом и ответчиком спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака и необходимости защиты от предъявленных требований.

Подтверждение реальности намерения использовать обозначение необходимо только в том случае, когда имеются обоснованные сомнения в добросовестности поведения лица, и есть основания полагать, что такое лицо создает видимость заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение.

При этом следует иметь в виду, что использованием обозначения является индивидуализация товаров и услуг, а не получение прибыли от его реализации.

Так, абсурдным является признание судом по ряду дел заинтересованным лицом Уфимской компании – ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», которая занимается исключительно приобретением товарных знаков с целью перепродажи.

Причем для этих целей она использует всю совокупность имеющихся правовых институтов – и досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков, и покупку более ранних товарных знаков, сходных с используемыми иными лицами обозначениями, с целью аннулирования правовой охраны знака путем подачи возражений для дальнейшего предъявления требований о запрете и взыскании компенсаций с нарушителей.

Однако для пресечения таких недобросовестных действий вовсе не обязательно ужесточать критерии заинтересованности.

Реальным инструментом борьбы в данном случае может служить применение статьи 10 ГК РФ, запрещающей осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Так, например, в решении по делу № СИП-310/2015 суд на основании статьи 10 ГК РФ отказал в удовлетворении заявленных требований о досрочном прекращении товарного знака, поскольку пришел к выводу о наличии в действиях ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» недобросовестности и злоупотребления правами.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, может быть признано лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, чьи права и законные коммерческие интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

*Мнение автора может не совпадать с мнением компании.

Автор материала - Журид Ольга