Подходы «First to file» и «first to use» при охране и защите товарных знаков

К определению момента, с которого возникает правовая охрана товарного знака, существуют противоположные концепции – “first to use” и “first to file”.

В РФ и иных в странах романо-германской правовой семьи превалирует более распространенный «континентальный» подход “first to file”, согласно которому основанием для возникновения правовой охраны является регистрация, и отсчет ее действия ведется с даты подачи соответствующей заявки.

Например, согласно ст. 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Приоритет товарного знака по выделенной заявке (п. 2 ст. 1502 ГК РФ) устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права на более ранний приоритет по первоначальной заявке - по дате этого приоритета.

Правопорядкам стран общего права, напротив, присущ “first to use” – по нему право на товарный знак возникает после начала использования обозначения, которое отвечает условиям охраноспособности. Так, например, в Канаде или США знакам присваивается правовая охрана на основе фактического использования в торговле или при оказании услуг (в зависимости от ситуации – например, по sec. 1 (a) или (b) Закона Лэнхема - либо в связи с текущим использованием, либо в связи с добросовестным намерением такого использования, подкрепленным доказательствами в будущем). Таким образом, при реализации “first to use” приоритет знака гарантирует не сама подача заявки, а реальное применение.

Однако несмотря на, казалось бы, однозначное закрепление в ГК РФ принципа “first to file” при предоставлении товарным знакам правовой охраны, можно заметить косвенное проявление подхода“first to use” в нормах ГК РФ, а также в правоприменительной практике.

Например, согласно п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы,  являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, что влечет как недопущение регистрации соответствующих обозначений, так и признание недействительной такой регистрации, если она состоялась. Одним из самых распространенных случаев введения потребителей в заблуждение является потенциальное смешение производителей, действующих на рынке под сходными обозначениями.

В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (что, в свою очередь, может подразумевать широкий диапазон ситуаций, в частности, и конкуренцию с обозначением, выполняющим функции средства индивидуализации).

Ст.ст. 14.2, 14.4, 14.6 Закона о защите конкуренции также прямо или косвенно предоставляют возможности для ограничения правообладателей товарных знаков в связи с конкуренцией индивидуализирующих обозначений (в том числе возникших ранее даты приоритета товарного знака), поскольку содержат такие основания для установления недобросовестной конкуренции, как введение в заблуждение, создание смешения, сама по себе недобросовестная регистрация и использование знака.

Правоприменительная практика, в свою очередь, также позволяет выявить и подтвердить факторы, которые с большой вероятностью могут повлечь ограничение возможностей правообладателей. Такими факторами могут быть возникновение у конкретного обозначения особых индивидуализирующих свойств в результате его массового применения в предпринимательской деятельности рядом лиц, и приобретение исключительного права на  подобное обозначение одним правообладателем.

Данная модель подразумевает намерение правообладателя воспользоваться узнаваемостью обозначения, при этом нередко сразу после регистрации товарного знака он начинает правовое преследование конкурентов.

Таким образом, обозначение, приобретшее различительную способность в результате многолетних усилий различных (а иногда и многочисленных) производителей необоснованно приносит преимущества одного хозяйствующему субъекту, и запрет на это можно назвать опосредованной реализацией «англосаксонского» принципа “first to use”.

В качестве примеров можно привести следующие дела об оспаривании решений антимонопольного органа с противоположным результатом, но с применением концепции предоставления преимущества добросовестным пользователям индивидуализирующего обозначения:

• Правообладателю товарного знака “HANSOL” не удалось оспорить признание недобросовестной конкуренцией регистрации своего знака: к моменту подачи заявки на товарный знак однородный товар, маркированный указанным обозначением, долго реализовывался на рынке РФ различными игроками рынка, в результате чего знак стал широко известен среди потребителей данного товара и ассоциировался непосредственно с этим товаром.
• В другом деле заявителю, наоборот, удалось аннулировать решение ФАС, которым его действия по регистрации и использованию товарного знака были признаны недобросовестной конкуренцией - до даты регистрации заявителем «Антигриппина» в качестве торгового наименования лекарственного препарата в 1996 г. и до дат приоритета аналогичных товарных знаков (2007, 2009 гг.) обозначение широко использовалось фармацевтами и врачами, фармацевтическими предприятиями, при этом не имея привязки к определенному составу и конкретному производителю, и относилось к лекарству, изготавливаемому аптечно. Обозначение массово фигурировало в СМИ медицинской тематики и даже в нормативной документации.

Сергей Зуйков (управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры», патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный) пояснил, что в российской судебной практике по нарушению исключительного права на товарный знак также периодически встречается применение подхода «first to use», причем нередко это имеет место в отношении обозначений, которые можно обобщенно назвать «советскими».

Это можно наглядно увидеть на примерах дел о запрете использования товарных знаков и/или взыскании соответствующей компенсации, зачастую с использованием конструкции злоупотребления правом:

• В деле, претерпевшем два круга по инстанциям и дошедшем до ВАС РФ, телекомпания безуспешно пыталась запретить журналу использовать сходное с товарным знаком обозначение «Человек и закон»; в итоге ВАС РФ отказал в иске, так как приоритет товарным знакам был предоставлен позднее регистрации СМИ ответчика в 1990 г. и начала издания еще в 1971 г. данного СМИ, совпадающего по названию с товарными знаками истца. Суд, хотя и сослался на нормы о приоритете товарного знака, однако посчитал, что действия истца можно квалифицировать как злоупотребление правом ввиду подтвержденной деятельности ответчика до подачи истцом заявки.
• В другом деле о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации суды также отказали в иске в связи с тем, что производитель-ответчик за 13 лет до даты приоритета товарного знака изготавливал однородную продукцию под обозначением, составляющим словесный элемент товарного знака «Мальвина».
• В 2006 г. ВАС РФ в постановлении по конкретному делу об обозначении «Спартак» указал obiter dictum, «…если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак».
• В 2019 г. Суд по интеллектуальным правам отказал в иске о защите товарного знака «Детский» с приоритетом от 2016 г. (в отношении крема, дизайн которого разрабатывался еще в 1955 г.), поскольку установил использование спорного обозначения ответчиком на протяжении длительного времени до регистрации товарного знака, а также приобретение им достаточно широкой известности среди потребителей по отношению к производителю-ответчику.

Таким образом, формальное установление в ГК РФ подхода “first to file” не исключает полностью частичного, точечного применения противоположного принципа – как минимум, при реализации запрета на злоупотребление правом и на недобросовестную конкуренцию.

Впервые опубликовано в World Trademark Review