Письма-согласия как инструмент для регистрации товарных знаков

Товарный знак (знак обслуживания) является объектом интеллектуальной собственности, позволяющий индивидуализировать товары/услуги. Таким образом, товарный знак (знак обслуживания) предназначен индивидуализировать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей.

Для того, чтобы товарный знак был зарегистрирован, он должен соответствовать требованиям законодательства. Так, одним из критериев определения возможности регистрации товарного знака является его соответствие требованиям положений п.6 ст.1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.»

Как видно, ГК РФ содержит изъятие из данного правила: в  абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ прописано о возможности регистрации при наличии согласия правообладателя.

Практическое применение абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ: составление письма-согласия

В случае, если в ходе проведения экспертизы по заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак, который по мнению экспертизы является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, экспертиза направляет заявителю уведомление о результатах проверки соответствия (предварительный отказ), в котором указывается конкретный знак/знаки. Заявитель имеет право подготовить мотивированный ответ и направить его в Ведомство в течение шести месяцев. Таким образом, заявитель располагает временем, чтобы проработать стратегию преодоления доводов экспертизы.

Следует отметить, что письмо-согласие от владельца противопоставленного знака является действенным рычагом для регистрации товарного знака. Опция по обращению к владельцу противопоставленного знака имеет место быть, когда доказывание несходства знаков представляется затруднительным. Заявителю, который желает воспользоваться своим правом и обратиться за письмом-согласием, следует внимательно подойти к данному вопросу, поскольку оформление писем-согласий, как и ведение переговоров, требуют определенных знаний.

В первую очередь, необходимо понимать, что при переговорах с владельцем противопоставленного знака возможно следующее развитие событий:

• правообладатель согласится выдать письмо-согласие безвозмездно;
• правообладатель согласится выдать письмо-согласие за вознаграждение, которое определяет сам правообладатель;
• правообладатель может отказать выдать письмо-согласие.

Рассмотрим ситуацию, когда достигнуты договоренности и правообладателем выражено принципиальное согласие выдать такое письмо. Следующим шагом является подготовка такого письма-согласия и здесь очень важно, чтобы оно было грамотно составлено и соблюдены все требования.

Положения п. 7.4.2. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов определяют требования к документам, содержащим согласие на регистрацию. Так, можно выделить следующие:  

• письмо-согласие может быть составлено в произвольной форме;
• письмо-согласие предоставляется в оригинале. При этом следует отметить, что внедрение системы электронной подачи заявок позволило вести взаимодействие с Ведомством в электронной форме. Так, письмо-согласие может быть первоначально направлено в скане, при этом обязательна последующая досылка его оригинала на бумажном носителе.

В письме-согласии должны быть приведены следующие сведения:

• полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют такое лицо идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного товарного знака (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);
• полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, позволяющие идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);
• выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения;
• конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
• дата составления документа и подпись уполномоченного лица, а также печать организации (при наличии). Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица.

Документ, подтверждающий согласие (письмо-согласие), может содержать и иные сведения.

Важно отметить, что письмо-согласие должно предоставляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Кроме того, в письме-согласии указывается на то, что оно носит безотзывный характер.

Таким образом, грамотно оформленное письмо-согласие позволит продолжить ход регистрации товарного знака.

Экспертиза письма-согласия

Необходимо отметить, что решение о принятии/непринятии письма-согласия остается на усмотрение экспертизы. Здесь важно обратить внимание на подход экспертизы при рассмотрении вопроса о принятии писем-согласий.

Как указано в Рекомендациях по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утв. приказом Роспатента от 30.12.2009 N 190, а именно:

Согласно п.5 Рекомендаций «Сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем согласие, принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения с учетом приведенных ниже рекомендаций.

Документ, подтверждающий согласие, не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования. Сходство товарных знаков до степени их смешения может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара.

При этом вероятность возникновения смешения и введения потребителя в заблуждения зависит не только от факта сходства двух обозначений (товарных знаков), но ряда других обстоятельств. Вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

• заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
• не подвергается сомнению однородность товаров;
• противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);
• противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий);
• противопоставленный товарный знак является коллективным или наоборот обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров).

Сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака может привести к нежелательным и даже опасным социальным последствиям, в частности, в случае, если противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.

В связи с приведенными разъяснениями документ, подтверждающий согласие, следует рассматривать только как одно из обстоятельств, которое необходимо принимать во внимание при проверке охраноспособности заявленного обозначения. В целях исключения возможности введения потребителя в заблуждение при экспертизе заявленного обозначения предлагается учитывать обстоятельства, способствующие возникновению вероятности смешения, а также способствующие возникновению других социально нежелательных или даже опасных последствий, и, соответственно, в зависимости от таких обстоятельств рассматривать вопрос о возможности учета документа, подтверждающего согласие.»

В пункте 7 Рекомендаций указано на однородность товаров, которая также является ключевым фактором.

Так, «при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю... Чем выше степень однородности товаров, т.е. чем большим количеством признаков однородности товаров может быть подтверждена однородность товаров, в отношении которых заявлено обозначение и зарегистрирован противопоставленный, сходный до степени смешения товарный знак, тем выше может быть прогнозируемая вероятность смешения.

Однородность товаров является отдельным фактором, который в совокупности с другими факторами, целесообразно принимать во внимание при решении вопроса о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению при наличии документа, подтверждающего согласие.

В связи с этим целесообразно принимать во внимание следующее. Согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть принято во внимание при предоставлении правовой охраны в ситуации, когда вопрос об однородности товаров носит дискуссионный характер и правообладатель считает, что возможность смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается.

Вместе с тем, даже если однородность товаров подвергается сомнению, и правообладателем представлен документ, подтверждающий согласие, правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена, если противопоставленный товарный знак:

• широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);
• предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса;
• является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров);
• предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.».

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что письмо-согласие является действенным инструментом для регистрации товарного знака и широко применяется на практике. При этом, полученное письмо согласие не дает явных гарантий для регистрации товарного знака, поскольку имеются определенные требования как к оформлению письма-согласия, так и к рассмотрению его экспертизой, на усмотрение которой и остается его принятие.

Источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023)
2. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022)
3. Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утв. приказом Роспатента от 30.12.2009 N 190.