Ответственность маркетплейсов за нарушения прав на товарный знак

Автор статьи - Жанна Сугирбекова, магистрант Санкт-Петербургского государственного университета, победитель номинации, учрежденной "Зуйков и партнеры" в рамках Всероссийского молодежного конкурса работ по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности IP&IT LAW - 2023.

1. Введение

С развитием цифровых технологий, доступности интернет-площадок для ведения предпринимательской деятельности, а также все более лояльными условиями пребывания предпринимателей в сфере «онлайн» делает торговлю на маркетплейсах одним из самых востребованных способов ведения собственного бизнеса. Эта же самая простота и относительно легко прогнозируемая коммерческая выгода имеют и обратную сторону в виде появления большого количества контрфактного товара, который реализовывают коммерсанты, нацеленные не на поддержание репутационного имиджа, а на получение сиюминутной выгоды.

Актуальность работы мы видим в том, что ответственность обычного интернет-магазина уже не является вызовом права, как это было еще десятилетие назад. На смену дискуссий об ответственности обычных интернет-магазинов за реализацию контрафактного товара пришла неясность относительно того, каким образом должна моделироваться ответственность продавца, который осуществляет торговлю контрафактными товарами, при условии реализации этого товара не на собственной коммерческой площадке, а при помощи посредника – маркетплейса. Маркетплейс – это торговая мультибрендовая площадка, которая продаёт товары и услуги разных продавцов через интернет, не имеющая собственной продукции. Среди них «Wildberries», «Беру», «Lamoda», «Ozon» и другие известные площадки [1].

Более точное определение маркетплейса было сформулировано Судом РФ по интеллектуальным правам (далее – СИП РФ, СИП). Маркетплейс – платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса. В целом маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг. Один и тот же товар зачастую можно купить у нескольких ритейлеров, при этом цена на товар может отличаться. Другими словами, маркетплейс – это электронная торговая площадка, играющая роль посредника между продавцом товара и покупателем [2].

Поскольку размещение объявлений о товаре происходит на маркетплейсе, координация покупателя с реализовавшим контрафактный товар продавцом осуществляется с помощью организационных технологий онлайн-площадки, что дает повод задуматься о том, каким образом подобное участие в продаже товара должно сказываться на ответственности маркетплейса.

2. Должен ли маркетплейс нести ответственность за продажу или размещение информации о контрафактном товаре перед правообладателем?

Ориентиры для принятия решения о возможности привлечения маркетплейса к ответственности пока не нащупаны в российской доктрине и судебной практике. Привлечение к процессу продажи продукции онлайн-площадок означает, что реализация контрафактных товаров производится хотя и продавцом, который является непосредственным организатором продажи и лицом, извлекающим основную прибыль из данной деятельности, но при участии маркетплейса, который считается связующим звеном в цепочке «продавец – потребитель». В связи с этим возникает проблема определения оснований для возложения на маркетплейс ответственности за нарушение исключительного права правообладателя.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, а также возмещения убытков и выплаты компенсации [3]. Бесспорно, к нарушителям следует отнести непосредственно реализующего товар продавца, который вступает в отношения с маркетплейсом для получения маркетинговых и организационных преимуществ с целью повышения эффективности продаж. Что же касается ответственности маркетплейса, предлагаем рассмотреть данный вопрос в контексте мнений российских исследователей, пока что небольшого количества российской судебной практики, а также зарубежной практики и доктрины.

2.1. Ответственность маркетплейса в зависимости от формы участия маркетплейса в реализации контрафактного товара

В исследовании об ответственности маркетплейсов, проведенном А.С. Ворожевич, преподавательницей кафедры гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова, указаны следующие возможные формы участия маркетплейса в отношениях потребителя и продавца:

(1) Реализация товара, когда маркетплейс заключает с продавцами договор о реализации товара и совершает от имени и за счет продавца продажу товара, при этом получение оплаты происходит маркетплейсом, а передача вырученной суммы продавцу производится только после удержания процента за вознаграждение. К примеру, такая форма осуществления деятельности маркетплейса в российских реалиях представлена площадкой Wildberries. Wildberries оказывает и иные услуги: по организации доставки товаров, приемкой от покупателей возвращенных товаров и т.п. [4]

(2) Возможно заключение договора на оказание услуг маркетплейса: услуги по размещению товара, предоставлению функционала, позволяющего заключить договор купли–продажи товара с покупателями, организации доставки, услуги фулфилмента (услуги по организации приема товаров и размещению их на складе, складская обработка товаров, подготовка сопроводительной документации и т.д.).[5] Прибыль маркетплейса составляет вознаграждение за оказанные услуги. По представленной модели работает маркетплейс «Яндекс.маркет».

Дихотомия возможных вариантов участия маркетплейса в цепочке «покупатель – продавец» важно по причине определения оснований для привлечения его к ответственности. В настоящем исследовании мы попытаемся провести взаимосвязь между формами участия маркетплейса в отношениях потребителя и продавца и последствиями в виде привлечения к ответственности маркетплейса, а также очертить круг конкретных оснований его ответственности в зависимости от формы участия.

3. Опыт зарубежных стран

3.1. Доктрина и практика США

В США вопрос об ответственности интернет-провайдеров, к которым можно отнести и маркетплейсы, был решен в § 202 Закона об авторском праве в цифровую эпоху 1998 года (Digital Millennium Copyright Act, or DMCA): интернет-провайдеры обязаны разработать и поддерживать процедуру уведомления и удаления для обработки законных жалоб на авторские права. Интернет-провайдеры обязаны действовать только по конкретным жалобам – в США нет общей обязанности отслеживать сайты на предмет незаконной информации [6]. Таким образом, ответственность маркетплейса по американской модели проистекает только из случаев промедления при удалении информации о контрафактном товаре, когда к маркетплейсу поступает информация о нарушении от правообладателя.

Американские исследователи предлагают опираться в данном вопросе также на Совместную рекомендацию по охране товарных знаков в Интернете, принятую в 2001 году Постоянным Комитетом по Законодательству о Товарных знаках, Промышленных образцах и Географических Указания Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности (The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial designs and Geographical Indications of the World Intellectual Property Organization, or SCLT of WIPO) [7]. В рекомендации не определены условия ответственности интернет-посредников. В то же время она содержит указание о том, что использование товарного знака в Интернете в целях применения статьи 6 Совместной рекомендации должно иметь коммерческий эффект.

В этом смысле ответственность маркетплейса может быть не так очевидна, если маркетплейс предоставляет только информационные услуги и именно за них устанавливает плату в отношениях с непосредственном продавцом контрафактного товара. В указанном случае не будет использования товарного знака как такового (со стороны маркетплейса), поскольку его использует лишь продавец. С другой стороны, когда маркетплейс участвует и в реализации этого товара, то очевидно можно сказать о том, что получаемый им процент с продаж придает использованию коммерческий характер не только в деятельности продавца, но и маркетплейса.

Судебная практика в США обычно склоняется к вынесению решений в пользу маркетплейсов, констатируя отсутствие в их деятельности оснований для привлечения к ответственности. Чтобы привлечь к ответственности маркетплейс правообладатель на товарный знак должен преодолеть повышенное бремя доказательства – в частности, доказать нарушение, выражающееся в положительном действии или бездействии (например, непринятие скорейших мер по удалению информации о товаре при поступившей информации о контрафакте). В подобного рода делах применяется деликтный стандарт ответственности.

К примеру, в деле Tiffany против eBay, вынесенного 14 июля 2008 года окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка [8] заявители настаивали на необходимости привлечения маркетплейса «eBay» к ответственности, поскольку при размещении информации о товаре маркетплейс следует считать обязанным контролировать незаконную деятельность продавца. В данном деле окружной суд постановил, что бремя отслеживания контрафактности товара возлагается непосредственно на правообладателя, позже с этой позицией согласился и суд апелляционной инстанции Второго округа США. Также суд отметил повышенное бремя доказывания того, что посредник знал или должен был знать о нарушении.

На принятие решения суда повлиял и фактор уже приложенных и учтенных усилий со стороны маркетплейса. Поскольку eBay регулярно финансирует и поддерживает на базе своей платформы программу VeRO (Verified Rights Owner Program), которая призвана оперативно изымать контрафактные товары с продажи в случае подачи уведомления правообладателем товарного знака, а на практике 70-80% выявленных нарушений удаляются в течение 12 часов [9], маркетплейс следует считать приложившим разумные усилия для предотвращения правонарушений.

Хотелось бы согласиться с предложенным решением. Принцип разумности предполагает, что ответственность за обнаружение и устранение нарушений должна ложиться на правообладателя товарного знака, который наиболее хорошо способен распознать свой знак, а ответственность за прекращение нарушения следовало бы возложить на маркетплейс, который имеет непосредственный контроль над средствами размещения контрафактной продукции.

Бесспорно, наличие финансовых возможностей для поддержания столь выскотехнологичного программного обеспечения позволяет говорить о принятии всех необходимых мер по предотвращению ситуации реализации контрафактного товара через онлайн-площадку. Но мы не можем быть уверенны, что суды приняли бы аналогичное решение, если бы торговля осуществлялась не через крупный и располагающий достаточными средствами для содержания подобных программ маркетплейс, а через небольшую онлайн-маркетплейсную платформу. Возможно, в таком случае бремя отслеживания контрафакта перераспределялось бы на сам маркетплейс.

Грэм Б. Динвуди, профессор права интеллектуальной собственности и информационных технологий Оксфордского университета, предлагает в этом смысле проявление гибкости, которая охватывала бы спектр для «более точной калибровки» и могла бы устанавливать разные требования, предъявляемые к большим и к мелким организациям, не обладающим капиталом или изощренностью eBay [10]. Такая развилка для решения вопроса об ответственности крупного маркетплейса, располагающего средствами для поддержания информационных систем с целью борьбы с контрафактом, и маленького маркетплейса, не способного превентивно финансировать борьбу с правонарушениями на товарный знак, позволит последнему оставаться на плато при конкуренции с первыми. В противном случае, устанавливая одинаковые стандарты ответственности для больших и маленьких маркетплейсов, мы рискуем монополизировать данный рынок компаниями-лидерами, поскольку маленькие компании не смогут выносить риски возложения на них аналогичных стандартов ответственности за реализацию контрафакта с компаниями крупнее.

Следует отметить, что суд апелляционной инстанции по делу Tiffany против eBay признал использование товарного знака маркетплейсом номинальным, что, как нам кажется, связано с тем, что маркетплейс предоставляет только информационные услуги, а не извлекает прибыль из непосредственного процесса использования товарного знака.

Таким образом, хотя вопросы условий ответственности интернет-посредников в США не урегулированы законодательным образом, совершенно точно можно говорить об их обязанности содействовать изъятию из оборота контрафактного товара при обращении правообладателя с уведомлением о возникшем правонарушении, хотя бы маркетплейс и не является лицом, нарушившим исключительное право на товарный знак.

В законодательстве США есть еще один примечательный момент, который касается вторичной ответственности, охватывающий ряд различных типовых исков о нарушении прав на товарный знак, основное назначение которого заключается в том, что ответственность не распространяется на самого ответчика. Ответчик привлекается к спору за нарушения, вызванные использованием товарного знака третьей стороной. Вторичный иск может повысить эффективность разбирательства, позволяя владельцу знака обеспечить в рамках одного судебного разбирательства защиту против стороны, поведение которой одновременно допускает множественные акты нарушения со стороны ряда первичных нарушителей [11].

Хотя применение доктрины вторичной ответственности к подобного рода делам спорно, такие иски представляются наиболее удобными для правообладателя, поскольку дают возможность обращаться не к продавцу, реализовавшему контрафактный товар и с которым в некоторых случаях может быть непросто связаться, а к известным маркетплейсам.

В заключение отметим, что в судебной практике США прослеживается ранее отмеченная нами взаимосвязь функций, которые исполняет маркетплейс в цепочке «покупатель – продавец» и условий возложения на него ответственности: поскольку в рассмотренных решениях маркетплейс не является непосредственно реализующим товар субъектом, его ответственность ограничивается в случае приложения разумных усилий по предотвращению правонарушения.

3.2. Практика Европейского суда

Единой позиции в Европейском союзе по вопросу условий привлечения маркетплейса к ответственности также не выработано, но Европейский суд рассмотрел в 2011 году показательное дело L’Oreal SA vs eBay [12], которое задало доктринальную основу для аналогичных дел.

Вывод Европейского суда по делу L’Oreal SA vs eBay схож с установленным в уже упомянутой выше Совместной рекомендации 2001 г. SCLT of WIPO механизмом привлечения к ответственности интернет-посредников, связанного с необходимостью констатации в действиях посредника использования, характеризующегося коммерческим эффектом. Европейский суд в данном деле указывает, что непосредственно eBay товарный знак не использует, использование осуществляется клиентами eBay, которые реализовывают товар.

При этом в любом случае правообладатели могут требовать пресечения нарушения и изъятия публикации товара на маркетплейсе. Посредническая деятельность маркетплейса может оцениваться на предмет вторичного нарушения (доктрина, уже упомянутая как существующая в праве США и некоторых других странах), а также на предмет установленных национальными законодательствами нарушений. Европейский суд к тому же подчеркнул, что если маркетплейс знал или должен был знать об обстоятельствах, на основании которых можно прийти к выводу о нарушении права на товарный знак, то он не будет освобожден от ответственности.

Важность установления факта использования в коммерческих целях содержится и в относительно недавнем деле Европейского суда Coty Germany GmbH vs Amazon Services Europe Sàrl от 2 апреля 2020 года. В данном деле Европейский суд признал, что использования со стороны Amazon в коммерческих целях не происходит, когда маркетплейс хранит товары для третьей стороны в рамках схемы отношений «Fulfilment by Amazon», поскольку использование в коммерческих целях связывается с активным действием, позволяющим получать прибыль именно от факта реализации контрафактного товара.

Как видно из практики Европейского суда, критерии привлечения к ответственности маркетплейсов определены посредством указания на категорию «коммерческого использования», что имеет место и в правовой системе США. При отсутствии факта коммерческого использования правообладатели не могут рассчитывать на взыскание убытков с маркетплейса, но по крайней мере вправе требовать пресечения нарушения и скорейшего удаления информации о контрафактном товаре с интернет-площадки. Из этого следует, что в делах Европейского суда форма посреднической деятельности маркетплейса точно так же играет ключевую роль при формировании судейского убеждения по вопросу допустимости его ответственности.

При определении оснований привлечения маркетплейса к ответственности следует также учитывать факт его субъективной осведомленности: знал или должен ли знать маркетплейс об обстоятельствах, которые свидетельствовали бы о нарушении права на товарный знак.

3.3. Судебная практика Франции

Отношение французских судов к ответственности маркетплейса eBay, в отличии от судов США, диаметрально противоположное. В деле от 30 июня 2008 года Louis Vuitton vs eBay [13]. Коммерческий трибунал Парижа постановил взыскать в пользу заявителя не только причиненные убытки, но и штрафные санкции и компенсацию морального вреда, а также судебные расходы. Французский суд отметил, что именно на маркетплейсе лежит ответственность за реализацию контрафакта, поскольку на него возлагается обязанность проверять наличие зарегистрированных товарных знаков в Министерстве торговли, а также отслеживать законность реализуемой продавцом торговли. Таким образом, именно на маркетплейс должна возлагаться ответственность за необеспечение адекватных мер для превенции попадания контрафактного товара в оборот в связи с тем, что он является активным посредником.

Любопытно, что ответственность маркетплейса eBay получает столь неоднозначную регламентацию на уровне стран Европы и США: во Франции его деятельность признается активно-посреднической, в то время как в США он признается хостером, который предоставляет ряд услуг продавцу, но не совершает коммерческого использования при размещении информации о товаре на своей платформе.

4. Национальная доктрина и практика российских судов

4.1. Административная ответственность маркетплейса

С 1 марта 2023 года вступит в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2022 г. N 1351 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1956 и признании утратившими силу отдельных положений акта Правительства Российской Федерации", в соответствии с которым маркетплейсы теперь включаются в перечень юридических лиц, на которых будут распространяться требования по обороту маркированных товаров легкой промышленности. «Исключение из числа участников оборота не относится к владельцам агрегаторов информации о товарах (услугах), а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю» [14].

Таким образом, ответственность за продажу контрафактной или непромаркированной продукции, относящейся к легкой промышленности, с 2023 года будет возлагаться на маркетплейсы.

По сведениям информационного портала РИА Новости, онлайн-платформы будут нести ответственность за непередачу сведений в систему «Честный знак» и продажу контрафакта. Как следует из представленных изменений, к ответственности могут привлекаться не только площадки по типу Wildberries, которые получают прибыль от непосредственной продажи товаров, но и площадки-агрегаторы, оказывающие услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю. Таким образом, новые правила будут распространяться даже на онлайн-площадки наподобие «Яндекс.Маркета» [15].

Данные меры являлись предметом активного обсуждения еще с 2019 года, поскольку маркетплейсы, будучи основным звеном взаимодействия покупателя и продавца, не обязаны были отчитываться о выводе из оборота товаров перед поставщиком или оператором системы маркировки, – отмечают в Центре развития перспективных технологий системы «Честный знак». Правительство дважды давало платформам отсрочку, чтобы они могли подготовиться к новым требованиям [16] и чтобы внесенные изменения не привели к слишком обременительному и неожиданному возложению на них непредвиденных расходов.

Меры ответственности за отсутствие маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке, урегулированы в пункте 2 статьи 15.12 КоАП РФ и предусматривают возложение на юридическое лицо штрафа от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией контрафактных товаров.

В ответ на принятые Правительством РФ меры маркетплейсы ужесточили борьбу с контрафактом – например, Wildberries в августе 2022 года запустил сервис «Цифровой арбитраж», чтобы правообладатели могли самостоятельно запрашивать у продавцов информацию о товаре, если подозревают, что это контрафакт, и проводить проверку документов [17].

Как видно, в сфере публичных правоотношений правоприменитель видит необходимым прямо закрепить ответственность маркетплейса, в отличие от сферы возмещения частному лицу, где его ответственность не выводится с такой очевидностью.

4.2. Ответственность перед правообладателем

4.2.1. Состояние российское доктрины, законодательства в отношении информационных посредников и позиции высших судов

В отличии от административной ответственности маркетплейсов, в ГК РФ нет прямых указаний о том, на каких основаниях маркетплейс отвечает перед правообладателем.

Если предполагать ответственность маркетплейса возможной, необходимо определиться, мыслима ли солидарная ответственность продавца и маркетплейса. В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно [18].

А.С. Ворожевич со ссылкой на позицию СИП РФ [19] и п. 73 Постановления Пленума Верховного суда РФ (далее – Пленума ВС РФ) № 10 от 23 апреля 2019 г. [20] делает вывод, что в тех случаях, когда маркетплейс реализует товар по поручению продавца-нарушителя, он должен нести ответственность за нарушение исключительного права. При этом ответственность продавца и маркетплейса носит солидарный характер [21]. Это соотносится с уже рассмотренными нами позициями судов США и Европейского суда, признающими неотъемлемой предпосылкой для возложения ответственности на маркетплейс процесса непосредственного использования, которое должно происходить с целью извлечения прибыли.

Далее А.С. Ворожевич подчеркивает, что по общему правилу меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, но информационные посредники несут ответственность на началах вины. Пленум ВС РФ сужает эту ответственность до пределов доказанности вины информационных посредников: если они знали или должны были знать о нарушении исключительного права правообладателя [22].

С предложенным Пленумом ВС РФ вариантом наполнения ответственности при доказанности вины маркетплейса хотелось бы согласиться. Информационные посредники характеризуются функцией предоставления информации и обеспечением доступа к этой информации заинтересованных лиц, в этом заключается их основная деятельность. Если законодательство будет требовать от информационного посредника соблюдения более повышенного стандарта осмотрительности, к примеру, проверять каждый размещаемый источник информации на предмет подлинности заявляемых интеллектуальных прав, это попросту перегрузит систему информационного посредничества, и в таком случае выгоды от их деятельности не будут соответствовать затратам на несение бремени проверки принадлежности исключительного права заявляемому правообладателю. Поэтому справедливо, что и Пленум ВС РФ, и статья 1253.1 ГК РФ устанавливает специальные условия их ответственности.

Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, согласно пункту 3 статьи 1253.1 ГК РФ, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав при одновременном соблюдении следующих условий:

- Если он не знал и не должен был знать о том, что использование объекта интеллектуальной собственности содержащихся в таком материале, является неправомерным;

- В случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав [23].

Отметим, что указанные меры схожи с теми, что предлагаются в американской и европейской доктрине и судебной практике.

Далее в уже обозначенном исследовании предлагается задуматься в целом о возможности отнесения маркетплейсов к информационным посредникам. Автор исследования предлагает два варианта ответа на данный вопрос в зависимости от степени участия маркетплейса в реализации товара: 1) в случае, когда маркетплейс заключает договор реализации продукции и получает от такой деятельности прибыль, его нельзя признавать лишь посредником заключаемых сделок, поэтому он должен нести ответственность на общих основания; 2) в случае, когда маркетплейс оказывает услуги, но не участвует в реализации, его ответственность должна базироваться на правилах статьи 1253.1 ГК РФ.

На основании проанализированной зарубежной практики мы также можем предложить следующий критерий для решения данного вопроса: получает ли маркетплейс прибыль от непосредственной реализации товара? Подчеркнем, что прибыль должна зависеть от совершения сделки купли-продажи между лицом, которое осуществляет продажу и покупателем. Она может выражаться в фиксированной сумме или в процентном выражении от сделки, но в любом случае получение маркетплейсом прибыли связывается не с оказанием услуг, а с фактом и количеством проведенных через него сделок. В случае положительного ответа на предложенный вопрос маркетплейс будет выступать как лицо, участвующее в реализации товара наравне с продавцом, поэтому квалификация маркетплейса в качестве информационного посредника невозможна.

В случае же, когда маркетплейс выступает лицом, содействующим совершению продажи путем размещения готовой информации о товаре (не внося в эту информацию изменений), его доставке и хранению на складах, принятию к возврату от потребителя, и его вознаграждение выражается в объеме оказанных заказчику услуг, следует говорить именно об информационном посредничестве.

На заседании научно-консультативного совета СИП Светлана Крупко, научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Институт государства и права РАН, предлагает тот же критерий для разграничения: информационное посредничество может иметь место, когда центр тяжести в деятельности информационного посредника лежит в технической сфере, если посредник не вмешивается в правоотношения, связанные с продажей товаров; или, точнее говоря, если воля информационного посредника непосредственно не влияет на заключение и исполнение сделок по продаже товаров. Хотя зарубежная практика в данном вопросе не отличается единообразием, представление, согласно которому информационные посредники должны оказывать технические услуги и не вмешиваться в сам процесс продажи, является в мире доминирующим [24].

Согласимся, что направленность деятельности маркетплейса должна оцениваться на предмет влияния на заключение и исполнение сделок по продаже товаров. Когда маркетплейс вносит какую-либо дополнительную информацию в характеристики товара для содействия большему объему продаж (влияние на заключение сделок купли-продажи), либо создает условия для исполнения сделок, его нельзя причислять к информационным посредникам при решении вопроса об ответственности, поэтому он должен отвечать солидарно с продавцом.

Это соответствует критериям, выработанным в свое время в Пленуме ВС №10: если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [25].

Таким образом, на основании вышеизложенного вернемся к тезисам, которые были предложены в самом начале данного исследования. Мы отметили, что определение вариантов участия маркетплейса в сделке купли-продажи контрафактного товара является ключевым для решения вопроса о привлечения его к ответственности.

Проделав аналитическое погружение в практику зарубежных стран, российскую доктрину и позиции высших судов, предлагаем очертить круг оснований для привлечения маркетплейса к ответственности в зависимости от формы участия. Проблему оснований возложения на маркетплейс полагаем возможным решать следующим образом:

1) Маркетплейс может быть привлечен к солидарной ответственности с продавцом товара, если он влияет на заключение или исполнение договора путем существенного изменения информации о товаре и (или) при условии констатации в его действиях обстоятельства коммерческого использования в целях извлечения прибыли. Солидарная ответственность в данном случае будет возникать в связи с совместным причинением вреда маркетплейсом и продавцом правообладателю на товарный знак. Механизмы привлечения к солидарной ответственности означают, что правообладатель вправе предъявить требование о компенсации или об убытках к любому из них, а уже во внутренней развилке маркетплейс и продавец несут риски несостоятельности (банкротства) каждого из них.

2) Маркетплейс может считаться информационным посредником: в таком случае к солидарной с продавцом ответственности товара будет привлечен только в случаях, если он знал и должен был знать о факте неправомерности использования товарного знака или если он не принял своевременных и достаточных мер для прекращения неправомерного использования. Если его деятельность не характеризуется предусмотренными правонарушениями, он не понесет ответственности перед правообладателем, но в любом случае обязан будет проконтролировать изъятие информации о контрафактном товаре со своих площадок.

4.2.2. Практика российских судов по конкретным спорам

В завершение предлагаем рассмотреть состояние судебной практики по вопросу ответственности маркетплейсов, чтобы оценить, как соотносится отношение судов к данной проблематике с нашими предположениями.

Обратимся к Постановлению Суда по интеллектуальным правам РФ от 21 октября 2016 г. по делу № А40-26217/2015 [25]. ООО Вексель предъявило ООО «Купишуз» (организация, учредителем которой является небезызвестный маркетплейс «Ламода») о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 5.000.000 рублей. Требования о взыскании компенсации было удовлетворено лишь на 50.000 рублей, что существенно меньше от заявляемой истцом суммы. Суд апелляционной инстанции усмотрел из материалов дела, что правообладатель не использовал свой товарный знак в отношении обуви. Суд кассационной инстанции при этом отметил, что это само по себе не может свидетельствовать о том, что товарный знак регистрировался не с целью самостоятельного использования, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение [26], в чем можно было бы усмотреть злоупотребление правом. С этими доводами согласился СИП РФ. Вместе с тем, вопрос о критериях привлечения маркетплейса к ответственности не являлся генеральной проблемой данного дела, поэтому предлагаем перейти к следующему кейсу.

В Постановлении, вынесенном Девятым арбитражным апелляционным судом от 06 ноября 2020 г. по делу № А40-302888/19 суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о солидарной ответственности ООО «Валлар» (непосредственный продавец) и ООО «Вайлдберриз» (маркетплейс) за нарушение исключительного права на товарный знак. В данном деле производитель вафельных трубочек, маркированных обозначением «Лафинель», указал, что ответчики вводят в гражданский оборот товары, маркированные сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащем истцу, обозначением [27].

Суды по данному делу, на наш взгляд, совершенно правильно привлекли маркетплейс к ответственности солидарно с продавцом, поскольку, как мы уже отмечали выше, маркетплейс «Вайлдберриз» заключает с продавцами договор о реализации товара и является непосредственным получателем денежных средств по договору купли-продажи, в связи с чем при каждой продаже будет иметь место факт коммерческого использования товарного знака продавцом. «Довод ответчика о том, что он не участвовал в реализации товара, а исполнял лишь функцию интернет-площадки, подлежит отклонению, так как согласно размещенной на дату покупки публичной оферте именно ООО "Вайлдберриз" указан продавцом» [28].

Предположим, что такая модель заключения договоров о реализации товара перевешивает для Вайлдберриз издержки, связанные с непризнанием его информационным посредником и привлечением к ответственности по делам о нарушении исключительных прав на товарный знак, поскольку в ином случае маркетплейс мог бы перейти на альтернативную систему получения прибыли за оказание услуг продавцам, к примеру, по модели Яндекс.Маркета. Готовы помыслить, что оставаться в рамках договора о реализации товара для Вайлдберриз все же оправданнее с финансовой точки зрения, поскольку онлайн-площадка пошла по пути создания системы, отслеживающей контрафактные товары, что в свою очередь предполагает крупные вложения. Вероятно, эти вложения все же менее затратны, чем перевод всей системы на договоры по оказанию услуг маркетплейсом.

Вернемся к судебной практике. К следующим по содержанию выводам пришли суды, рассматривающие дело ООО «Комфортплюс» против ООО «Вайлдберриз» и ООО «Строй Материалы Холдинг» о необходимости возложения на ответчиков солидарной ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак истца – Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2022 по делу № А41-85375/2020 [29], где маркетплейс возражал против привлечения его к ответственности, ссылаясь на п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ об информационных посредниках. Суды с такой квалификацией не согласились, поскольку продавец осведомлен о содержании размещаемой на его сайте информации, а также имеет возможность вносить изменения в содержание публикуемых на этом сайте сведений даже учитывая обстоятельство того, что продавец самостоятельно размещает информацию о предложении к продаже товара [30].

Не менее интересен и следующий довод судебной коллегии СИП: «судебная коллегия также учитывает, что в деле N А40-251307/2020, на которое ссылается ООО "Вайлдберриз", ООО "Интернет Решения" (Ozon) своевременно удалило со своего сайта противоправные материалы, поэтому и было освобождено судом от ответственности как информационный посредник, чего своевременно не сделало ООО "Вайлдберриз" в настоящем деле» [31]. Хочется отметить, что судебная коллегия СИП, видимо, предполагает возможным несмотря на непосредственное использование (реализацию) товара маркетплейсом, маркированного товарным знаком, сходным до степени смешения с товарным знаком правообладателя, признавать его не несущим ответственность, когда он оперативно удаляет информацию о контрафактной продукции.

Данный вывод очень интересен с точки зрения уже отмеченного нами тезиса о том, что при заключении договора о реализации товара маркетплейс должен нести ответственность в любом случае. Ведь своевременное удаление информации о товаре согласно пункту 3 статьи 1253.1 ГК РФ исключает ответственность лишь информационного посредника, но не лица, который занимается реализацией товара.

Нарушение маркетплейсом «Вайлдберриз» исключительного права на товарный знак также было установлено в Решении Арбитражный суда Московской области от 28 сентября 2020 г. по делу № А41-84058/2019 [32], но к выводу об ответственности за использование сходного до степени смешения обозначения суд не пришел, ограничиваясь выводом о необходимости удаления информации о товаре с интернет-страницы. В то же время в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2021 г. по делу N А41-73925/2020 [33] (далее – 10 ААС) «Вайлдберриз» признан информационным посредником и в связи с выполнением условий, предусмотренных п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ об освобождении информационного посредника от ответственности не был привлечен к ответственности по выплате компенсации.

Аргументация суда при вынесении решения состояла в том, что:

- ООО «Вайлдберриз» получает от продавца только вознаграждение за предоставление информационной площадки для продажи продавцом товарам напрямую покупателям, и не получает доходы непосредственно от размещения материалов/информации на сайте;

- ООО «Вайлдберриз» не получает прибыль от размещаемой продавцами информации;

- ООО «Вайлдберриз» не действует от своего имени, осуществляя сделки по реализации товаров, и, следовательно, не может нести ответственность за незаконное распространение товаров другим лицом;

- ООО «Вайлдберриз» принимает оплату за товары от покупателей и передает вырученные от реализации товара денежные средства Продавцу [33].

Таким образом, для привлечения ООО «Вайлдберриз» к ответственности по мнению 10 ААС, должно быть признано, что маркетплейс получает прибыль от размещения информации продавцом или должен осуществлять сделки по реализации товаров от своего имени. Также ООО «Вайлдберриз», хотя и является получателем денежных средств за приобретенные товары, передает вырученные от реализации товара денежные средства продавцу.

Мы с данной позицией хотели бы не согласиться, поскольку при столь глубоком сужении ответственности маркетплейса до пределов получения прибыли от размещения информации продавцом или осуществления сделки по реализации товаров от своего имени, а также до сохранения всей суммы от реализации товара за маркетплейсом, делает привлечение его к ответственности потенциально невозможным. Ведь осуществлять сделки от своего имени или полностью удерживать плату за продажу товара означает вовсе не маркетплейсный характер деятельности площадки – маркетплейс в таком случае был бы непосредственным продавцом. Либо, если бы он должен был получать прибыль только от размещаемой информации, а не по совокупности предоставляемых услуг, то размер его прибыли был бы настолько незначителен, что маркетплейсу выгоднее было бы в подобных случаях отказаться от ведения своей деятельности.

Таким образом, выполнение этих условий мало когда можно помыслить в реальной жизни, а потому привлечение маркетплейса к ответственности только за указанные случаи является крайне несправедливым и означало бы, что маркетплейс вообще не должен нести ответственность за нарушение исключительных прав, в какой бы форме отношений он ни состоял с продавцом. Такая универсализация исключения ответственности маркетплейса несправедлива еще и с точки зрения интересов правообладателя, поскольку механизмы солидарной ответственности дают ему больше шансов удовлетвориться в ходе исполнительного производства, в отличии от привлечения к ответственности одного лишь продавца.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2022 г. по делу N А40-197360/2021 [34] маркетплейс «Интернет решения» (Ozon.ru) также признан информационным посредником, поскольку «целью информационной площадки является предоставление возможности для заключения договора купли-продажи между пользователем (потребителем) и магазином (продавцом), не являясь при этом стороной правоотношений между пользователем (потребителем) и магазином (продавцом), а доступ к информационной площадке оказывается пользователю (потребителю) безвозмездно. Далее суд делает аналогию на схожесть принципов работы маркетплейсов «AliExpress», «Яндекс.Маркет», «Вайлдберриз» [35]. Между тем нами уже было неоднократно отмечено, что принципы построения деятельности маркетплейсов разнятся в зависимости от характера заключаемых между маркетплейсом и продавцом договоров – договора о реализации товара или договора об оказании услуг, поэтому ставить на одну чашу весов как «Вайлдберриз», так и «Яндекс.Маркет» нам кажется не вполне корректным.

Также мы хотели бы предложить задуматься о связи тезиса безвозмездного предоставления к информационной площадке потребителя с характеристикой маркетплейса как информационного посредника. Видимо, Девятый арбитражный суд предлагает в случаях, когда информация предоставляется потребителю на платной основе, признавать маркетплейс лицом, извлекающим прибыль от использования товарного знака, поскольку стоимость услуг, предположим, учитывается как заложенная в стоимость товара.

К похожим выводам суд пришел в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2022 г. по делу N А40-192739/2021 [36] и в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2022 г. по делу N А40-154619/2020 [37]. Поскольку «из материалов дела следует, что ООО "Интернет решения" не вводит товары в гражданский оборот, не определяет их цену и описание товара, не становится собственником товаров, которые продавцы размещают на сайте ни в один период времени, не является изготовителем, импортером либо продавцом спорных товаров, указанных в исковом заявлении, то общество является информационным посредником» [38]. Здесь же подчеркивается, что «в России и www.ozon.ru и аналогичные площадки официально признаны маркетплейсами и социально значимыми интернет-ресурсами (п. 337 Перечня социально значимых информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.03.2020 N 148)» [39].

Отметим, что несмотря на особую социальную значимость маркетплейсов в медиа-интернет-пространстве, это не должно предопределять выводов суда об их ответственности. Однако, из последних решений, в которых суды отказывались признавать необходимость привлечения маркетплейсов к ответственности, складывается впечатление, что суды, ставя в аргументацию особую значимость маркетплейсов в развитии оборота, готовы защищать их несмотря на сопутствующие правонарушения. Нам подобный расклад кажется не совсем верным. Правильнее, на наш взгляд, было бы допустить какие-либо меры поощрения, которые могли бы применяться к маркетплейсам за особую роль в развитии интернет-торговли, а не предопределять особой ролью вывод о невозможности привлечения их к ответственности, поскольку последнее создает не очень справедливый перевес в сторону интересов государства и экономического оборота в ущерб интересам правообладателя на товарный знак.

5. Заключение

По результатам проведенного исследования мы пришли к выводу, что состояние зарубежной и российской доктрины и практики по вопросам привлечения маркетплейсов к ответственности пока что только на этапе становления. Это объясняется тем, что данная проблема относительно недавно дала о себе знать на практике в связи с повсеместным распространением деятельности маркетплейсов и онлайн-торговли.

Резюмируем, что ответственность маркетплейсов должна проистекать в зависимости от формы его взаимоотношений с продавцом. Маркетплейс может быть привлечен к солидарной ответственности с продавцом товара, если он влияет на заключение или исполнение договора путем существенного изменения информации о товаре, а также при условии констатации в его действиях коммерческого использования товарного знака в целях извлечения прибыли. Если же маркетплейс не влияет на заключение или исполнение договора и в его действиях не обнаруживается факт коммерческого использования товарного знака в целях извлечения прибыли, то он будет нести ответственность как информационный посредник, но только в случаях, когда он знал и должен был знать о факте неправомерности использования товарного знака или если он не принял своевременных и достаточных мер для прекращения неправомерного использования.

В то же время критерий информационного посредничества, как следует из российской судебной практики, иногда не срабатывает при вынесении судами решения о привлечении маркетплейса к ответственности, поскольку суды, даже констатировав факт получения оплаты на имя маркетплейса, не отказываются от квалификации его деятельности как информационного посредника. Также суды признают деятельность маркетплейсов аналогичной по содержанию, даже несмотря на разные договоры, которые заключаются маркетплейсами с продавцами: договоры реализации товаров или договоры оказания услуг.

Единственный вывод, который мы можем сделать с достоверной точностью – это то, что ответственность маркетплейса должна быть исключена в случае, если при получении информации о нарушении исключительного права на товарный знак от правообладателя, маркетплейс предпринял все зависящие от него меры по предотвращению нарушения (изъятие контрафактной продукции, сообщение о нарушении непосредственно реализовывающему товар продавцу и т.д.).

Сырость практики российских судов в отношении проблематики критериев привлечения маркетплейса к ответственности за нарушение прав на товарный знак заметна хотя бы по тому, как разнятся мнения судов по вопросу привлечения одного и того же маркетплейса «Вайлдберриз» к ответственности – согласно позиции некоторых судов, он должен признаваться информационным посредником, в то время другие делают вывод о том, что «Вайлдберриз» должен нести ответственность солидарно с продавцом, поскольку маркетплейс реализовывает товар. Такое состояние практики не вносит определенности в исследуемую проблематику, но дает надежду, что с увеличением количества дел об ответственности маркетплейсов в скором времени появятся соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ, которые станут отправной точкой в последующих решениях судов.

Ссылки

[1] Что такое маркетплейс и как на нем продавать [Электронный ресурс]. – URL : https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business/chto-takoe-marketplejs-i-kak-na-nem-prodavat/ (дата обращения: 17.01.2023).

[2] Постановление от 18 марта 2022 по делу № А40-92572/2021 / Суд по интеллектуальным правам РФ. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[3] Ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 24.11.2006 № 318-ФЗ (ред. от 11.06.2022). – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[4] Ворожевич А.С. Споры по нарушениям исключительных прав на товарные знаки в маркетплейсах // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 2. С. 133-141

[5] Там же.

[7] The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial designs and Geographical Indications of the World Intellectual Property Organization (SCLT of WIPO) of 2001.

[8] Tiffany (NJ) Inc. and Tiffany and Company v. Ebay, Inc, No. 04 Civ. 4607, Southern District of New York, July 14, 2008.

[9] Katja Weckstrom, Secondary Liability for Trademark Infringement in the United States, 49 U . Louisville L. R EV. 555 (2011). – URL : https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/branlaj49&i=566 (accessed: 17.01.2023).

[10] Graeme B. Dinwoodie, Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape, 37 COLUM. J. L. & Arts 463 (2014). – URL: https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/cjla37&i=483 (accessed: 17.01.2023).

[11] Graeme B. Dinwoodie, Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape, 37 COLUM. J. L. & Arts 463 (2014).

[12] L'Oréal v eBay [2009] EWHC 1094 (Ch).

[13] Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., and eBay International AG, June 30, 2008 (Tribunal de Commerce [T.C.] [Commercial Court] Paris, June 30, 2008, RG No. 2006077799.

[14] Постановление Правительства РФ от 29.07.2022 № 1351 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1956 и признании утратившими силу отдельных положений акта Правительства Российской Федерации». – Режим доступа: СПС «Консультант плюс».

[15] Маркетплейсы будут ответственны за контрафакт [Электронный ресурс]. – URL : https://ria.ru/20220805/marketpleys-1807452248.html (дата обращения: 17.01.2023).

[16] Там же.

[17] Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом – через него правообладатели смогут сами проверять продавцов [Электронный ресурс]. – URL : https://vc.ru/trade/478021-wildberries-zapustit-servis-dlya-borby-s-kontrafaktom-cherez-nego-pravoobladateli-smogut-sami-proveryat-prodavcov (дата обращения: 17.01.2023).

[18] Статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 24.11.2006 № 318-ФЗ (ред. от 11.06.2022). – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[19] «Солидарная ответственность возникает у администратора доменного имени и лица, непосредственно разместившего на сайте информацию о товаре, маркированном чужим товарным знаком» // Справка Суда по интеллектуальным правам о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса РФ, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств») (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2015 г. № СП-23/24). Цит. по: Ворожевич А.С. Указ. соч.

[20] «Использование объекта интеллектуальной собственности по поручению или заданию лица, нарушившего исключительное право правообладателя, также образует нарушение исключительного права» // Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Цит. по: Ворожевич А.С. Указ. соч.

[21] Ворожевич А.С. Указ. Соч.

[22] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

[23] Статья 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 24.11.2006 № 318-ФЗ (ред. от 11.06.2022). – Режим доступа: СПС «Консультант плюс».

[24] Протокол № 10 Заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 22 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]. – URL : http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-10-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-right (дата обращения: 17.01.2023). Цит. по: Ворожевич А.С. Указ. соч.

[25] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». – Режим доступа: СПС «Консультант плюс».

[26] Постановление от 21 октября 2016 г. по делу № А40-26217/2015 / Суд по интеллектуальным правам РФ. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[27] Там же.

[28] Постановление от 06 ноября 2020 г. по делу № А40-302888/19 / Девятый арбитражный апелляционный суд РФ. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[29] Там же.

[30] Постановление от 22 июня 2022 по делу № А41-85375/2020 / Суд по интеллектуальным правам РФ. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[31] Там же.

[32] Там же.

[33] Решение от 28 сентября 2020 г. по делу № А41-84058/2019 / Арбитражный суд Московской области. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[34] Постановление от 1 декабря 2021 г. по делу N А41-73925/2020 / Десятый арбитражный апелляционный суд РФ. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[35] Там же.

[36] Постановление от 21 апреля 2022 г. по делу N А40-197360/2021 / Девятый арбитражный апелляционный суд РФ. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[37] Там же.

[38] Постановление от 7 апреля 2022 г. по делу N А40-192739/2021 / Девятый арбитражный апелляционный суд РФ. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[39] Постановление от 4 февраля 2022 г. по делу N А40-154619/2020 / Девятый арбитражный апелляционный суд РФ. – Режим доступа : СПС «Консультант плюс».

[40] Там же.

[41] Там же.