Особенности регистрации «фамильных» товарных знаков

В июне 2023 г. в Гражданский кодекс Российской Федерации были внесены поправки, в соответствии с которыми физические лица получили возможность регистрировать товарные знаки, независимо от наличия у них статуса индивидуального предпринимателя.

В этой связи в последнее время увеличилась тенденция регистрации так называемых «фамильных» товарных знаков – обозначений, состоящих из имени и фамилии или только фамилии заявителя. Как правило, сами заявители таких обозначений рассматривают «фамильный» товарный знак не только в качестве средства индивидуализации товаров (работ, услуг), но и как инструмент для развития личного бренда.

Однако регистрация «фамильного» товарного знака – дело непростое, и заявители часто получают отказы ведомства, несмотря на то, что закон не запрещает регистрировать фамилии в качестве товарного знака. В большинстве случаев причиной отказов является отсутствие у подобных обозначений различительной способности, что не допускает их регистрацию в силу п. 1 ст. 1483 ГК РФ. 

Вместе с тем, есть и успешные случаи регистрации подобных знаков. Например, патентные поверенные компании «Зуйков и партнеры» зарегистрировали ряд «фамильных» товарных знаков, среди которых «Дима Билан», «Виктор Белан», «Яна Рудковская», «Евгений Плющенко», «Ангелы Плющенко» и т.п., причем мы смогли зарегистрировать соответствующие знаки не только в России, но и в Китае.

Опираясь на собственный опыт, в настоящей статье мы покажем, что нужно учесть при подаче заявки на регистрацию «фамильного» товарного знака, чтобы повысить шансы на успех.

Как оценивается различительная способность «фамильного» обозначения

Для оценки различительной способности любого, в т.ч. «фамильного» обозначения, Верховный Суд РФ выработал универсальный методологический подход , согласно которому нужно установить, как воспринимают обозначение рядовые потребители - адресаты товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

Следуя этому методу, при оценке различительной способности «фамильного» обозначения нужно установить, как средний потребитель воспринимает или может воспринять смысловое значение обозначения на дату подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.

Поскольку методологический подход устанавливает только общий ориентир, важно знать о конкретных обстоятельствах, которые учитываются при оценке обозначения на предмет наличия различительной способности. Рассмотрим самые типичные из них.

Влияет ли на оценку распространенность фамилии

Часто в качестве довода о наличии различительной способности указывают на то, что фамилия не является распространенной на соответствующей территории и наоборот – наличие фамилии в списках распространенных свидетельствует о том, что она не обладает различительной способностью.

Как правило, распространенность фамилии проверяется по общедоступным источникам информации, в частности, путем соответствующего запроса в сети Интернет, включая социальные сети. Так, в одном из дел ведомство указало на то, что фамилия заявителя словесного «фамильного» обозначения является распространенной, поскольку в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано 793 аккаунта с идентичными фамилиями, а в социальной сети «Одноклассники» выявлено 58 515 однофамильцев.

Как отмечают суды, распространенные фамилии сами по себе не обладают различительной способностью, кроме того, затрагивают публичный интерес, поскольку разумно предположить, что фамилия будет использоваться и иными лицами применительно к товарам и услугам.

Хорошая новость в том, что есть примеры, когда обладатели распространенных фамилий (Соколов, Зайцев и т.п.) регистрировали «фамильный» товарный знак. Это означает, что сам по себе фактор распространенности фамилии не является решающим для оценки различительной способности.

Вместе с тем, низкая распространенность фамилии также само по себе не означает, что обозначение обладает различительной способностью - встречаются случаи, когда и обладатели редких фамилий получали отказ ведомства. Однако, это обстоятельство может учитываться наряду с остальными.

Влияет ли на оценку тождество обозначения с фамилией известного лица

По общему правилу, совпадение «фамильного» обозначения с именем (включающим фамилию и собственно имя) известного в Российской Федерации лица является основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в силу пп.2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, так как такая регистрация допускается с согласия самого лица или его наследников.

При этом заинтересованное лицо вправе оспорить правовую охрану товарного знака и после его регистрации, в том числе на основании пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ – введение потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства. Такая ситуация может возникнуть, когда информация, содержащаяся в «фамильном» товарном знаке, способна повлиять на решение потребителя о приобретении товара (работе, услуге), создавая искаженное представление о том, что они имеют отношение к известному в РФ лицу или его наследникам, а такое разрешение отсутствует.

Таким образом, знак могут зарегистрировать, если известное в России лицо или его наследник предоставили соответствующее согласие. Например, патентные поверенные нашей компании с согласия наследников зарегистрировали серию товарных знаков в отношении таких известных лиц, как Валерий Чкалов и Лев Яшин.

Влияет ли на оценку указание фамилии буквами иностранного алфавита

Бывают случаи, когда фамилия в обозначении указывается не на русском языке, а буквами иностранного алфавита. Само по себе это не повышает шансы на успех, если фамилия является распространенной.

Так, например, обозначение «Kovalev» будет совпадать с транслитерацией распространенной русской фамилии Ковалев и по смысловому значению определяться просто, как фамилия.

Аналогичная ситуация и с иностранными распространенными фамилиями - Smith, Miller и т.п.

Таким образом, обозначение, которое воспринимается исключительно, как фамилия, не будет иметь различительной способности, даже если эта фамилия не распространена на соответствующей территории и указана в обозначении буквами иностранного алфавита.

Вместе с тем отметим интересный случай из нашей практики взаимодействия с ведомством по регистрации иностранного «фамильного» обозначения. Так, мы обратились с заявкой о регистрации в качестве товарного знака обозначения «JOHN TRIGGER». Однако по результатам экспертизы данного обозначения ведомство выявило, что оно представляет собой имя и фамилию киноактера Джона Триггера. По мнению ведомства, Джон Триггер является известным актером, поэтому регистрация обозначения, которое совпадает с его именем, способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, т.к. заявитель не имеет никакого отношения к данному актеру.

Тем не менее нам удалось убедить регистрирующий орган в том, что упоминание имени данного актера на некоторых Интернет-сайтах еще не означает, что он известен на территории России. Детально изучив открытые источники информации, мы пришли к единственно возможному выводу о том, что этот актер не только неизвестен в РФ, но и не может быть известным лицом на соответствующей территории в силу определённых обстоятельств. В частности, библиографические сведения об актере – годы жизни, гражданство, наконец, фотография (как он выглядел в жизни и в кино) просто отсутствуют; его актерская карьера продлилась около 10-ти лет, за это время он снялся в 6 фильмах (преимущественно телевизионных сериалах), сыграв в них эпизодические роли второго плана; с даты последнего фильма, где он также сыграл второстепенную роль, прошло уже 40 лет. Кроме того, его кинокарьера пришлась на период, который в силу известных особенностей того времени и политической обстановки позволяет с высокой долей вероятности предположить, что фильмы с его участием вообще не были показаны на территории Советского Союза.

Таким образом, нам удалось опровергнуть позицию ведомства о том, что спорное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение и убедить регистрирующий орган продолжить делопроизводство по заявке. В итоге обозначение «JOHN TRIGGER» было успешно зарегистрировано в качестве товарного знака.

После примера, самое время рассказать о способах, которые помогут повысить шансы на регистрацию «фамильного» обозначения.

Как добавить «фамильному» обозначению оригинальности

Можно зарегистрировать личный бренд, если добавить обозначению оригинальности. В частности, это можно сделать одним из следующих способов или их комбинацией:

• добавить к словесному обозначению фантазийные или иные охраняемые элементы. Кроме того, сама фамилия может восприниматься, как фантазийная относительно товара, в отношении которого испрашивается регистрация, например, обозначение «Бочкарев», если оно регистрируется для пива;
• немного видоизменить фамилию – так, чтобы она отличалась от обычной структуры и звучания фамилий с учетом традиций словообразования и фонетики. В частности, самый простой способ «доработать» обозначение — это изменить традиционное для русских фамилий окончание «ов» на «фф» или «ff». Так, в свое время наши патентные поверенные при помощи данного способа зарегистрировали товарный знак «ДОБРОФФ»;
• исполнить обозначение оригинальным шрифтом, в особой графике, цветовом сочетании и т.п;
• добавить к фамилии имя. Такие знаки регистрировать проще, чем те, которые включают только фамилию. 

Однако, нужно иметь ввиду, что имя и фамилия, которые включены в обозначение, должны совпадать с именем и фамилией заявителя или иметь к нему непосредственное отношение, например, заявитель является наследником лица, имя и фамилию которого он использует в обозначении. В противном случае ведомство может отказать в регистрации на основании пп. 1 п. 3 или п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

В качестве примеров успешных регистраций в качестве товарных знаков «фамильных» обозначений можно вспомнить Davidoff (№ регистрации 889558) и Anna Sokolova (№ регистрации 600107).

Также нельзя забывать про сходство: даже если в обозначение включена фамилия заявителя, но есть сходный товарный знак, то в регистрации откажут, поэтому рекомендуется провести предварительный поиск.

Как доказать интенсивное использование личного бренда

Наиболее сложный, но эффективный способ зарегистрировать личный бренд в качестве товарного знака – это убедить ведомство в том, что «фамильное» обозначение приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования в отношении товаров (работ, услуг), для которых испрашивается регистрация.

Как указывают суды , в подобном случае публичный интерес оказывается незатронутым, т.к. адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с источником происхождения - одним конкретным лицом или аффилированными лицами.

В соответствующем Руководстве Роспатента указано, что для оценки данного факта ведомство может принять во внимание материалы, которые, в частности, содержат следующую информацию:

• объемы производств и продаж товаров (работ, услуг), маркированных заявленным обозначением;
• территория продвижения товаров (работ, услуг), маркированных заявленным обозначением;
• длительность использования заявленного обозначения для маркировки;
• объемы затрат на рекламу товаров (работ, услуг), маркированных заявленным обозначением;
• сведения о публикации в открытых источниках информации о товарах (работах, услугах), маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;
• сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
• сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов. Например, в одном из дел заявитель доказал высокую степень информированности потребителей, предоставив информацию о значительном количестве просмотров и откликов его страниц в социальных сетях, через которые он оказывает и продвигает свои услуги под личным брендом.

Кроме того, можно предоставить фотографии рекламных плакатов, сувенирную продукцию (часы, футболки, кепки и т.п.), буклеты с изображениями заявленного обозначения. Однако в этом случае дополнительно нужно предоставить договоры на размещение рекламы, заказы на изготовление буклетов и сувениров, а также иные документы, при помощи которых можно подтвердить, что именно заявитель соответствующим образом использовал обозначение в определенный период на определенной территории.

При этом нужно иметь ввиду, что ведомство не признает наличие различительной способности, если доказано использование обозначения только на одной территории (например, города или области, в которых находится заявитель). Это связано с тем, что исключительное право на товарный знак действует на всей территории России, соответственно, оно не предоставляется обозначению, которое приобрело различительную способность только на одной определенной территории.

Важно отметить, что перечисленный выше список документов не является исчерпывающим. Заявитель вправе представить любые документы, отражающие способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции. Доказывать приобретение различительной способности лучше всего при помощи профессионалов, которые смогут дать конкретные рекомендации по сбору документов в том виде, как их принимает Роспатент в качестве таких доказательств и т.п.

В заключение отметим, что регистрировать «фамильные» обозначения лучше при участии патентных поверенных, поскольку такая регистрация в большинстве случаев требует специальных знаний и понимания, какие документы может затребовать Роспатент, чтобы регистрация товарного знаю прошла успешно. Помимо непосредственной помощи с регистрацией, патентные поверенные нашей компании предварительно проверят обозначение на уникальность, а в случае необходимости - могут предложить варианты его доработки, которые повысят вероятность регистрации товарного знака.

Мы надеемся, что наши рекомендации помогут потенциальным заявителя избежать многих проблем при регистрации товарных знаков, но даже если они и возникнут, мы вместе их преодолеем, поскольку регистрировать интеллектуальную собственность, закрепив тем самым свое исключительное право, необходимо всем участникам рынка, которые заботятся о репутации и перспективах своего бизнеса.