Особенности рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение на основании несоответствия решения условию патентоспособности «промышленная применимость». Как доказать, что заявленное в патенте решение промышленно не применимо?

Перед тем, как приступить к рекомендациям по доказыванию, что заявленное в патенте на изобретение решение промышленно не применимо, необходимо обратиться к правовой базе для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту. При этом обращаем внимание на то, что выбор правовой базы будет зависеть от даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент на изобретение.

Далее по тексту статьи будет рассмотрено действующее на сегодняшний день патентное законодательство.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 ГК РФ: «Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере». [1]

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.1 Регламента если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. [2]

Таким образом, лицу, планирующему подать возражение о признании патента на изобретение недействительным на основании несоответствия условию патентоспособности «промышленная применимость», в первую очередь необходимо оценить объем притязаний патентообладателя, т.е. насколько широкими признаками представлен(ы) независимый(ые) пункт(ы) формулы изобретения.

Далее необходимо осуществить проверку наличия в оспариваемом патенте достаточного количества примеров для подтверждения различных частных форм реализации признаков, охватываемых общими понятиями или альтернативными вариантами осуществления, приведенными в формуле изобретения.

Если примеры отсутствуют, либо их не достаточно, чтобы подтвердить частные формы реализации признаков, то отсюда следует, что заявителем  не показана реализация назначения группы изобретений по оспариваемому патенту.

Кроме того, важно обратить внимание на то, по открытому или  закрытому типу представлены независимые пункты формулы оспариваемого патента.

Что определяется, в частности, наличием в независимом пункте формулы после родового понятия выражения «содержащий», «включающий» для открытого типа и «состоящий» - для закрытого типа.

Таким образом, в случае открытого типа формулы при составлении независимого пункта заявителю достаточно определить совокупность признаков изобретения, необходимую для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, не включаются в независимый пункт формулы изобретения.

Если же формула изобретения представлена закрытого типа, то отсутствие хотя бы одного существенного признака изобретения, необходимого для осуществления изобретения в промышленности, может быть использовано лицом, подающим возражение, как довод о невозможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения в объеме представленной заявителем совокупности признаков.

Кроме того, лицо, планирующее подавать возражение, должно убедиться в том, что в описании изобретения отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление заявленного в оспариваемом патенте изобретения. Отсутствуют ли теоретические данные об аналогичных средствах и методах, применяемых также и в рамках заявленного изобретения, подробно раскрытых при этом заявителем в разделе «уровень техники» оспариваемого патента.

Также необходимо обратить внимание на наличие представленных в описании оспариваемого патента абсурдных гипотетических, псевдонаучных теорий, которые легко возможно поставить под сомнение. Например, к таким решениям относят «вечные» двигатели, способ постановки диагноза по кожным узорам пальцев рук, способ получения драгоценных металлов из воздуха и другие способы, имеющие отношение к алхимии, и т.п.

По результатам оценки правомерности представленных лицом, подавшим возражения, доводов и аргументов в отношении доказывания несоответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» коллегия палаты по патентным спорам установит можно ли согласиться с его мнением или нет, оценив:

- указаны ли патентообладателем в описании к оспариваемому патенту назначение изобретения или группы изобретений и технический результат;

- действительно ли, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо примеры и экспериментальные данные, подтверждающие возможность реализации указанного назначения, т.е. подтверждена ли экспериментальными данными реализация назначения с представителем каждой частной формы изобретения или каждого альтернативного варианта осуществления изобретения;

- составлена ли формула по открытому типу, и включает ли ту совокупность признаков, которая необходима для получения указанного результата, т.е. тех признаков, на изменение которых направлено изобретение или группа изобретений по оспариваемому патенту;

- раскрыты ли средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из независимых пунктов формулы изобретения;

- есть ли отсылка в описании на ранее известные из уровня техники средства и методы, и, следовательно, очевидны ли они для специалиста в данной области техники применительно к заявленному изобретению, даже если в описании они повторно детально не раскрыты;

- все ли сведения, представленные в описании, носят научно-технический характер.

Таким образом, коллегия согласится с мнением лица, подавшего возражение, только в том случае,  если, хотя бы один из перечисленных выше пунктов будет им доказан.

В противном случае коллегия сделает вывод о том, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения или группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» и откажет в удовлетворении возражения.

__________________

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 24.07.2020). Ст. 1350.

[2] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.