Особенности применения законодательства об исчерпании исключительного права на товарный знак

Режим исчерпания исключительного права на товарный знак призван обозначить, в какой момент правообладатель утрачивает право предъявлять требования в связи с нарушением его права на товарный знак. Принцип исчерпания не позволяет правообладателю товарного знака осуществлять свое исключительное право в отношении одних и тех же товаров дважды.

Чем меньше территория действия принципа исчерпания права на товарный знак, тем больше возможностей завысить цены и создать ограниченное предложение оригинальной продукции. Хотя до конца 2002 г. в России действовал международный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, в настоящее время действует региональный.

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак его использование другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия; однако ввиду членства РФ в Евразийском экономическом союзе товар может быть введен в гражданский оборот и на территории государств, входящих в ЕАЭС.

При этом на практике правообладатель преследует продажи своего же товара достаточно часто – например, в деле по товарному знаку PASTHER истец требовал компенсации на том основании, что ответчик, закупив у самого истца некоторый объем маркированной продукции, продал значительно большее ее количество. Однако суды в иске отказали, установив, что «лишняя» продукция также была введена в гражданский оборот истцом, но приобретена ответчиком по другим каналам сбыта.

Однако наличие или отсутствие исчерпания исключительного права не всегда очевидно. Например, одной из спорных ситуаций, породившей противоречивую судебную практику, является размещение товарного знака на вывеске магазина, в котором продаются товары, введенные в оборот правообладателем товарного знака или с его согласия; при этом знак зарегистрирован для таких товаров и услуг по их продаже.

В некоторых делах Суд по интеллектуальным правам отметил, что использование товарного знака на вывеске в этом случае является правонарушением, поскольку не доказано, что вывеска на магазине ответчика с размещенным на ней товарным знаком общества «Автоваз», где продаются автозапчасти, принадлежит правообладателю этого товарного знака, либо была изготовлена и размещена на фасаде с его согласия. В то же время есть и обратная практика, в соответствии с которой использование на вывеске не признается нарушением, поскольку имело место исчерпание исключительного права в отношении реализуемых в магазине товаров.

Ключевым вопросом в делах, затрагивающих исчерпание права, является наличие или отсутствие согласия правообладателя на введение товаров в оборот. Чаще всего это лицензионный/дилерский/дистрибьюторский договор, однако в редких случаях принимается и письменное одобрение правообладателя.

Например, в деле N С01-305/2016 правообладатель товарного знака OREO, включенного в таможенный реестр, обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за незаконный ввоз в РФ маркированного товарным знаком товара, однако суд в иске отказал, в том числе сославшись на ст. 1487 ГК РФ и установив, что приостановление таможней выпуска товара было нивелировано письмом представителя правообладателя о том, что он не возражает против возобновления выпуска указанных товаров в установленном порядке.

В деле по товарным знакам ARGUS, VARDEX, SHAVIV суд принял в качестве доказательства законности использования товарных знаков письмо, выданное исключительным лицензиатом правообладателя ответчику. Письмом устанавливалось, что ответчик «является уполномоченной организацией по поставке представляемой [исключительным лицензиатом правообладателя] продукции». Таким образом, суд установил, что сам истец наделил ответчика правом использования товарных знаков.

Интересное воплощение приобрело согласие в деле N С01-1144/2018 - неисключительный лицензиат ввез в РФ маркированный товар, но за выдачей ввезенного товара не обратился, в связи с чем товар был признан судом бесхозяйным имуществом с последующим признанием собственностью порта, который затем и продал его ответчику. Суды подчеркнули - то обстоятельство, что после дачи таможенным органом разрешения на выпуск задекларированного товара лицо не обратилось в порт за выдачей этого товара, не отменяет того факта, что спорный товар был введен в оборот с согласия правообладателя.

В некоторых актах суды указывают, что законность использования товарного знака со ссылкой на ст. 1487 ГК РФ может быть доказана тем, что «товар внешне выглядит как оригинальный, товарный знак использован в том виде, в каком его использует сам правообладатель, а в качестве изготовителя на товаре (упаковке) указан сам правообладатель или его лицензиат». При этом правообладатель вправе оспорить эти доводы, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

Среди многочисленных вопросов, возникающих в теме исчерпания исключительного прав на товарный знак, особняком стоит вопрос параллельного импорта, под которым понимается «ввоз из-за границы в страны ЕАЭС импортерами оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, но без его разрешения, [что] порождает конфликт интересов импортеров и правообладателей, претендующих на абсолютные правомочия по контролю параллельного импорта».

Сложность вопроса исчерпания исключительного права в целом и параллельного импорта в частности привела к необходимости разъяснений одним из высших судов РФ.

Конституционный Суд РФ признал необходимость разграничивать ответственность для параллельного импорта и для реализации действительно контрафактной продукции. Согласно Постановлению КС РФ от 13.02.2018 N 8-П при ввозе на территорию РФ без согласия правообладателя товарного знака товара, на котором этот знак размещен правообладателем или с его согласия, не предполагается применение таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданско-правовой ответственности, как при ввозе поддельного (на котором товарный знак размещен не правообладателем и не с его согласия) товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного товара.

Таким образом, КС РФ указал на необходимость оценки соразмерности применения мер ответственности в каждом случае по критерию наличия или отсутствия убытков для правообладателя. При этом суд подчеркнул, что товары, ввезенные в РФ в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Так, например, в деле по товарным знакам VOLKSWAGEN, VW, VAG суд отказал в иске об изъятии и уничтожении товаров, признав доказанными принадлежность истцу исключительного права на товарный знак и незаконность его использования ответчиком, но не установив нелегальности происхождения товара. При этом качество автозапчастей подтверждалось сертификатом соответствия Таможенного союза.

В деле о товарном знаке PHILIPS истец также не смог доказать некачественность продукции - ни замена ответчиком товарного знака на другое обозначение, ни отсутствие регулярного технического обслуживания спорного оборудования не подтвердили этот довод, поскольку суд установил факт его производства истцом.

С одной стороны, запрет параллельного импорта направлен на защиту правообладателя товарного знака, но его злоупотребление правами может приводить к ограничению конкуренции и/или росту цен.

Можно предположить, что существование параллельного импорта не должно влечь значительных отрицательных последствий, поскольку это, хотя и напрямую затрагивает интересы иностранных правообладателей, но благоприятствует потребителям – при этом нет ни риска оттока иностранных инвесторов (поскольку иностранные рынки обычно более конкурентны), ни риска уменьшения инвестиций (так как качество товаров, произведенных в РФ и за рубежом, различается, и инвестиции осуществляются не во все отрасли экономики).

Риск увеличения количества контрафакта также минимален, поскольку явные поддельные товары отличаются от оригинала и в распоряжении правообладателя остается такой правовой инструмент, как внесение товарного знака в таможенный реестр, что оберегает интересы владельцев товарных знаков.

Впервые опубликовано в World Trademark Review