Основания для отказа в регистрации товарных знаков в случае наличия тождественных/сходных до степени смешения товарных знаков или обозначений, зарегистрированных/использующихся в отношении неоднородных товаров.

Когда заходит речь об основаниях для отказа в регистрации товарного знака, первое, о чем вспоминают, это о пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, который гласит, что: в качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не было принято решение об отказе в регистрации.

Однако данную формулировку нельзя считать исчерпывающей и на практике возникают ситуации, которые просто невозможно разрешить, пользуясь данной нормой. Как, например, поступать, когда обозначения тождественны или сходны до степени смешения, но товары и услуги, в отношении которых они регистрируются, неоднородны? Ведь клиенты нередко хотят зарегистрировать на свое имя обозначение, которое уже используется третьим лицом и присутствует на рынке, но в отношении иных категорий товаров или услуг.

Ниже мы рассмотрим случаи, когда товары и/или услуги, в отношении которых заявитель хочет зарегистрировать товарный знак, неоднородны товарам и/или услугам, в отношении которых тождественный или сходный до степени смешения товарный знак уже зарегистрирован на имя иного  правообладателя.

В первую очередь рассмотрим случай, когда заявитель хочет зарегистрировать на свое имя товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком, признанным в установленном законом порядке общеизвестным (ст. 1508 ГК РФ). В соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ, охрана общеизвестного товарного знака распространяется также  на товары,  неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Таким образом,  правообладатель общеизвестного товарного знака, зарегистрированного для определенной категории товаров и/или услуг, может препятствовать регистрации сходного до степени смешения или  тождественного товарного знака на имя иного лица  даже в случае, когда  правовая охрана данного знака испрашивается в отношении другого класса товаров и/или услуг.

Статья 1512 пункт 4 ГК РФ гласит: предоставление охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью и в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ.

Иными словами: в случае подачи заявки на такой товарный знак,  эксперт Роспатента может либо сам  вынести отказ в регистрации, ссылаясь на  наличие общеизвестного товарного знака как на фактор введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, либо на основании протеста, полученного от правообладателя общеизвестного товарного знака. Если же знак все-таки был зарегистрирован, правообладатель общеизвестного товарного знака может такую регистрацию опротестовать и оспорить в законном порядке.

Как быть, если защищаемый товарный знак еще не имеет статус общеизвестного? Здесь ситуация несколько отличается, однако, если такое обозначение все-таки хорошо известно потребителю (оно на слуху, в сети интернет присутствует  большое количество информации о данном знаке; оно узнаваемо потребителем), то экспертиза  также может отказать в регистрации товарного знака, тождественного  зарегистрированному или сходному с ним до степени смешения, сославшись на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ. В данном случае эксперт признает товары/услуги, относящиеся к разным классам МКТУ, однородными. Это обусловлено тем, что, по мнению эксперта, в случае регистрации сходного/тождественного товарного знака, у потребителя будет возникать ассоциация с тем обозначением, которое уже широко известно. В результате  этого потребитель будет воспринимать новый товарный знак и  товары, маркированные им,  как расширение линейки товаров/услуг правообладателя уже раскрученного и известного бренда. Хотя, из этого правила возможны и исключения, обусловленные влиянием человеческого фактора.

Понять суть данных юридических норм проще всего на примерах. Так, правообладатель товарного знака на название многотиражного глянцевого журнала, скорее всего, успешно опротестует регистрацию тождественного товарного знака для табачной продукции на том простом основании, что ложная смысловая связь с производителем сигарет однозначно навредит его репутации издателя.

Согласитесь, это справедливо, поскольку в противном случае излишне находчивые коммерсанты с огромным удовольствием выпускали бы широкую номенклатуру товаров народного потребления под наименованиями федеральных телеканалов, женских журналов или всемирно известных брендов, потративших время и деньги на разработку и продвижение своего обозначения, на создание своего имени.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в случае, если Вы являетесь правообладателем  широко известного товарного знака и хотите наиболее полно защитить  свой бренд и его репутацию, при прочих равных целесообразнее потратить время и получить для своего товарного знака статус общеизвестного,  тем самым обеспечив ему расширенную правовую охрану. Это небыстрая и трудоемкая процедура, но ее результат того стоит. Ее основные критерии: длительность использования товарного знака, объемы продаж, территория распространения и узнаваемость, в доказательства которой представляются результаты соответствующих социологических опросов. После успешного прохождения экспертизы, общеизвестный товарный знак вносится в Реестр общеизвестных товарных знаков, и получает более широкую правовую охрану.

Вместе с тем, заявители, которые хотят зарегистрировать на свое имя товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком иного правообладателя,  даже в случае неоднородности товаров и/или услуг,  должны учитывать риски отказа в регистрации подобного обозначения.

Автор материала - Ирина Потапкина