Ошибки, которые «убивают» патент: как пройти экспертизу по существу в РФ

Экспертиза по существу является самой важной стадией при рассмотрении заявки на изобретение в Роспатенте. Именно на стадии экспертизы по существу проверяют соответствие материалов заявки Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и Требованиям к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Отказы в выдаче патентов на изобретения в РФ на стадии экспертизы по существу возникают из-за ошибок заявителей. В рамках данной статьи выделены ключевые типичные ошибки и предложены решения из практики патентных поверенных.

Ошибка 1: Преждевременное раскрытие информации

Достаточно часто изобретатели, особенно студенты и научные сотрудники, при создании технического решения ставят в приоритет публикацию научной статьи с раскрытием в ней информации об особенностях и сущности созданного им решения, а не патентования изобретения. В результате чего, когда спустя время встает вопрос патентования данной разработки, получение патента уже не представляется возможным.

Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными), не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в патентное ведомство в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации.

Т.е. публикации научных статей, посты в социальных сетях, выступления на конференциях и выставках, в которых есть заявитель раскрывает информацию об особенностях и сущности своего решения, включает отсчет на период в двенадцать месяцев для патентования технического решения. При этом, если информация о техническом решении (продукте) находится в открытом доступе, например, в опубликованной статье, буклете с конференции или выставке, в социальных сетях, на сайте компании более 12 месяцев, то получить патент на такое решение не представляется возможным.

Совет: заявителям необходимо сначала подать заявку на получение патента на изобретение в Роспатент и только после этого раскрывать информацию об особенностях и сущности технического решения в открытых источниках.

Ошибка 2: Отсутствие новизны и изобретательского уровня

Каждый второй изобретатель убежден, что созданное им техническое решение является уникальным и новым, в связи с чем сразу подает заявку на получение патента на изобретение РФ. Однако подача заявки на изобретение без проведения предварительного поиска с целью определения патентоспособности является очень рискованной тактикой, чаще всего приводящей к отказам в выдаче патента на изобретение.

На стадии экспертизы по существу изобретение проверяется на соответствие условиям патентоспособности мировая «новизна» и «изобретательский уровень». При этом, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, и имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Под уровнем техники подразумевают все общедоступные сведения: патенты, заявки, научные отчёты, статьи, книги, каталоги продукции и другая информация со всего мира.

Совет: перед подачей заявки на изобретение закажите услугу по проведению международного патентно-информационного поиска у патентных поверенных или самостоятельно проведите поиск, проанализируйте рынок и оцените целесообразность патентования Вашего технического решения.

Ошибка 3: Отсутствие промышленной применимости

На стадии экспертизы по существу изобретение также проверяется на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость». Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Недостаточное описание технического решения в материалах заявки, использование псевдонаучных методов или теорий, или учений, противоречащих фундаментальным законам природы, например, машина времени или вечный двигатель, ставят под сомнение практическую реализацию решения.

Совет: перед подачей заявки оцените реализуемость идеи, при составлении материалов заявки уделите особое внимание области применения, средствам и методам реализации технического решения, приведите примеры осуществления и экспериментальные данные, подтверждающие достижение заявленного положительного эффекта в описании изобретения.

Ошибка 4: Недостаточное раскрытие сущности изобретения

Из-за переживаний в возможном плагиате созданного технического решения, изобретатели пытаются минимизировать количество информации о своем техническом решении в материалах заявки, умалчивают детали, используют общие понятия, не раскрывая частные варианты этого общего понятия, не раскрывают отличительные особенности элементов конструкции, приводят широкие диапазоны численных значений показателей, исключают сведения о способе осуществления заявленного технического решения. Все вышеперечисленные действия приходят к отказу в выдаче патента ввиду недостаточного раскрытия сущности изобретения.

Для того, чтобы заявленное изобретение было достаточно раскрыто в материалах заявки, необходимо:

• указать назначение изобретения;
• указать техническую проблему, решаемую созданием изобретения, и технический результат, получение которого обеспечивается изобретением;
• раскрыть совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;
• привести хотя бы один пример осуществления изобретения (экспериментальные данные или теоретические обоснования);
• раскрыть в документах заявки методы и средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения с реализацией назначения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, в том числе в случае использования общих понятий для характеристики признаков;
• привести пример осуществления изобретения, показывающий, как может быть воплощено изобретение при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или хотя бы одного значения параметра, входящего в интервал, если в формуле изобретения использовано хотя бы одно общее понятие или интервал значений какого-либо параметра для характеристики признака изобретения.

Совет: для подготовки материалов заявки рекомендуем обратиться к специалистам – патентным проверенным, которые предварительно проверят материалы его заявки на достаточность раскрытия и дадут ему соответствующие рекомендации в случае необходимости дополнения описания, что увеличит шансы на получения патента на изобретение.

Ошибка 5: Предоставление в ответ на запрос/уведомление экспертизы дополнительных материалов и сведений, не раскрытых в первоначальных материалах заявки

Часто заявители, подающие заявки самостоятельно, в попытке преодолеть замечания экспертизы по существу в ответах на запросы/уведомления направляют в Ведомство скорректированные материалы заявки с новыми данными и сведениями, которые не были раскрыты в первоначальной заявке на дату ее подачи. Такие скорректированные материалы приравниваются экспертизой к материалам, изменяющим заявку на изобретение по существу, что введет либо к следующему запросу/уведомлению либо к отказу в выдаче патента.

Заявитель должен понимать, что он не может скорректировать или расширять первоначально поданные материалами заявки новыми фактами (экспериментами, расчётами, примерами и т.д.), выходящими за пределы первоначальных документов.

Совет: при составлении и подготовки материалов заявки включите в описание изобретения подробные примеры, расчеты и обоснования соответствия заявленного решения критериям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость», при подготовке ответов на запросы экспертизы не вносите в материалы заявке сведения, не раскрытые на дату подачи, распишите подробную аргументацию в тексте ответа.

Ошибка 6: Просрочка сроков направления ответов на запросы/уведомления экспертизы

Срок ответов на корреспонденцию Ведомства строго регламентирован, на запрос экспертизы по существу необходимо предоставить ответ в срок до 3-х месяцев с даты направления запроса, а на уведомление о результатах проверки патентоспособности в срок до 6-ти месяцев с даты направления уведомления.

В случае непредставления ответа и/или дополнительных материалов в указанные сроки, заявка считается отозванной. Срок восстановления заявки также регламентирован – до истечения двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока.

Совет: при получении запроса/уведомления экспертизы отметьте дату направления (указана в документе) и рассчитайте срок ответа вручную, заблаговременно направьте ответ в Ведомство или делегируйте подачу заявки, подготовку ответов патентному поверенному, который будет следить за статусом заявки.

Ошибка 7: Игнорирование замечаний эксперта

Еще одной фатальной ошибкой заявителей является игнорирование или неполный учет замечаний эксперта в запросах экспертизы по существу, что трактуется экспертизой как отказ от доработки. Это неизбежно приведет к решению об отказе в выдаче патента и прекращению делопроизводства по заявке, в результате чего заявитель потеряет все уплаченные пошлины, приоритет изобретения сгорит, а для повторной попытки потребуется подача новой заявки.

Совет: при получении запроса/уведомления экспертизы структурируйте свой ответ: разберите каждый пункт запроса по номерам, внесите правки в описание, формулу и чертежи (не выходя за рамки первоначально поданных материалов заявки), подкрепите аргументы экспериментальными данными, сравнениями с аналогами и ссылками на ГК РФ, Правила и Требования, или привлекайте патентного поверенного для анализа и подготовки документов.

Вышеперечисленные практические советы особенно актуальны для изобретателей, которые самостоятельно составляют и подают заявки в Роспатент, вследствие чего сталкиваются с отказами из-за вышеизложенных ситуаций.

Чтобы устранить риски совершения подобных ошибок и не «убить» шансы на получение патента, советуем заявителям обращаться к специалистам – патентным поверенным, имеющим большой опыт патентования, знающим патентное законодательство и умеющим применять его на практике.