Ocобенности получения правовой охраны на товарный знак в США

Получение правовой защиты на товарный знак в США имеет ряд отличий по сравнению с аналогичной процедурой в Российской Федерации, которые предпринимателям, желающим выйти на этот привлекательный рынок, необходимо учитывать. О том, в чем же состоят эти особенности, мы попросили рассказать эксперта компании «Зуйков и партнеры», патентного поверенного Потапкину Ирину.

Пожалуй, самым важным и значимым отличием процедуры получения правовой охраны на товарный знак в США от аналогичных действий в   РФ является то обстоятельство, что в Соединенных Штатах у заявителя отсутствует возможность оформить правовую защиту на товарный знак и «положить его на полку» до лучших времен. В США регистрация товарного знака жестко увязана с его использованием, которое либо уже должно осуществляться (в пакет необходимых для регистрации документов  входит Декларация об использовании), либо начнется в самое ближайшее время (в таком случае заявитель прилагает Декларацию о намерении). В последнем случае свидетельство на товарный знак не может быть выдано заявителю до тех пор, пока он не подтвердит начало использования товарного знака с  предоставлением Декларации об использовании, а также документов, подтверждающих такое использование в отношении каждого из заявленных товаров или услуг. Таким образом, заявитель может начать процедуру регистрации без использования товарного знака, однако не может завершить ее, пока не подтвердит начало такого использования.

Процедурой регистрации товарных знаков в США заведует Ведомство США по патентам и товарным знакам, или USPTO («United States Patent and Trademark Office»). Это ведомство рассматривает заявки как поступившие от граждан и юридических лиц Соединенных Штатов, так и от нерезидентов США. Законодательно запрещена регистрация знаков, содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, государственные символы США и других стран, описательных знаков, знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение, а так же знаков, содержащих имена и портреты людей, если на то нет их письменного согласия.

После того, как заявка  подана в USPTO, по ней проводится  экспертиза, в ходе которой будет установлено соответствие заявки требованиям законодательства. В случае отрицательного вердикта заявитель в срок до 6 месяцев имеет право направить в USPTO мотивированный ответ на предварительный отказ в предоставлении правовой охраны. В случае положительного исхода заявка на товарный знак публикуется в официальном бюллетене (обновляется еженедельно). После этого в течение 30 дней любое лицо, в случае, если посчитает, что регистрируемый товарный знак может нарушить его законные права и интересы, имеет право подать оппозицию в указанную заявку. При условии подачи в USPTO соответствующего ходатайства, 30-дневный срок оппозиции может быть продлен.

 В случае отсутствия поступивших возражений со стороны третьих лиц по поводу регистрации товарного знака, USPTO выдает документ, аналогичный российскому решению о регистрации товарного знака. Если изначальный пакет документов включал в себя лишь Декларацию о намерениях, то после получения  такого документа заявитель должен представить  Декларацию об использовании товарного знака с приложением подтверждающих использование документов, либо  продлить срок для подачи такой Декларации.

Несколько важных замечаний по теме.

Декларация об использовании товарного знака, равно как и о намерении его использования, должна относиться ко всем товарам, указанным в заявке. Таким образом, представляется нецелесообразным  указывать позиции, в отношении которых регистрируемый знак в последующем не будет использоваться. Кроме того, при подаче заявки на регистрацию товарного знака в США не допускается указание в перечне товаров слишком широких, «общих» понятий, например: «одежда», «обувь».  Для получения правовой охраны в США товары и/или услуги должны быть максимально конкретизированы.

Также стоит иметь в виду, что Декларацию об использовании необходимо систематически подтверждать: первый раз между пятым и шестым годом с момента выдачи свидетельства о регистрации товарного знака, второй – между девятым и десятым годом с момента выдачи свидетельства о регистрации товарного знака и далее раз в десять лет. При этом в Декларации об использовании отсутствует критерий массовости. То есть с точки зрения американского права, нет принципиальной разницы между штучным, мелкосерийным производством или продажами и многомиллиардными торговыми оборотами.

Еще одно отличие получения и осуществления правовой охраны товарного знака в США от, например, аналогичных действий в Российской Федерации, заключается в том, что в Соединенных Штатах правовая охрана товарного знака предоставляется на 10 лет с момента выдачи свидетельства, а не с даты   приоритета по заявке (как в РФ).

При этом стоит отметить, что в случае предоставления правовой охраны не по национальной, а по международной процедуре, необходимость представлять Декларацию об использовании при подаче заявки отпадает, достаточно направить в USPTO Декларацию о намерениях (что является дополнительным преимуществом подачи заявки по международной процедуре). Вместе с тем Декларацию об использовании будет необходимо представить по истечении пятилетнего срока с момента предоставления правовой охраны товарному знаку.

Оригинал статьи был опубликован в газете "Деловая Трибуна", 24 января 2017 г.