Обзор процедуры аннулирования товарного знака в связи с неиспользованием в России и в других странах

Как следует из статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, товарный знак служит для индивидуализации товаров, знак обслуживания служит для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг. Использование правообладателем своего товарного знака является его правом, но не обязанностью. Однако стоить помнить, что, если товарный знак не используется правообладателем на территории России, он может быть аннулирован с связи с неиспользованием по заявлению заинтересованного лица, в случае если с даты регистрации такого знака прошло 3 года.

Подобные действия могут быть предприняты со стороны третьего лица, которое заинтересовано в регистрации сходного обозначения в качестве товарного знака для однородных товаров/услуг на той территории, где действует данный знак.

Процедура аннулирования в связи с неиспользованием в России

Рассмотрим процедуру аннулирования товарного знака в связи с неиспользованием в России. Перед началом процедуры аннулирования товарного знака рекомендуется проверить в общедоступных источниках информации, например, в сети Интернет, используется ли данный товарный знак. Если выявлено такое использование, то желательно найти иные пути преодоления данного знака. В этом случае вариантами действий могут быть проведение переговоров о предоставлении письма-согласия, доказывание несходства/неоднородности товаров, если это возможно.

Перед подачей искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием обязательно направление претензионного письма с предложением правообладателю обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Также в рамках претензионного письма правообладателю может быть предложено выдать письмо-согласие на регистрацию обозначения заинтересованного лица.

Если правообладатель решает мирно урегулировать возникшую ситуацию и не доводить дело до суда, он может в ответ на направленную претензию подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в Роспатент, заключить договор отчуждения или выдать письмо-согласие. Соответственно, в этом случае дальнейшее разбирательство в Суде по интеллектуальным правам для заинтересованного лица не является необходимым, поскольку ситуация разрешена.

В том случае если по истечении 2 месяцев с даты направления претензионного письма правообладатель не осуществляет действий по мирному урегулированию, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В свою очередь истец собирает документы, подтверждающие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Такими доказательствами являются документы, подтверждающие ведение истцом деятельности по производству или продаже товаров и оказания услуг. Заявлять требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возможно только в отношении тех товаров и услуг, по которым возможно доказать заинтересованность / ведение деятельности.

К доказательствам заинтересованности могут быть отнесены документы, подтверждающие предложение к продаже и продажу товаров, однородных тем, которые приведены в перечне оспариваемого товарного знака. То есть необходимо подтвердить ведение реальной деятельности по ввозу и реализации товаров, подтверждающими документами могут быть грузовые таможенные декларации, договоры поставки, товарно-транспортные накладные, счета, платежные поручения, акты сдачи-приемки, договоры о совместной деятельности.

Дополнительным доказательством заинтересованности будет заявка на товарный знак в отношении товаров, однородных тем товарам, которые приведены в перечне оспариваемого товарного знака. При этом истец и лицо, на чье имя будет подана заявка на товарный знак, должно быть одним и тем же лицом.

Судебное делопроизводство по такого рода делам носит состязательный характер, то есть стороны в праве подкреплять свою позицию документами и доказательствами в ответ на поданные второй стороной материалы.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Если заинтересованность истца доказана, а правообладатель не смог предоставить достаточные доказательства использования товарного знака, правовая охрана товарного знака прекращается полностью или частично с даты вступления в законную силу решения суда. В то же время может возникнуть ситуация, когда заинтересованность истца не доказана, по мнению cуда, соответственно, товарный знак остается в силе.

В других странах также применяется процедура аннулирования товарного знака в связи с неиспользованием, однако отличаются сроки исчисления даты для подачи заявления / иска. Кроме того, в других странах по-разному устроен механизм такой процедуры – состязательности сторон может не быть в принципе.

Рассмотрим несколько примеров зарубежных стран в разрезе процесса аннулирования товарного знака в связи с неиспользованием.

Процедура аннулирования в связи с неиспользованием в США

В США подача заявления об аннулировании знака в связи с неиспользованием возможна по истечении 3 лет с даты его регистрации и двумя способами. Первый путь – подача ходатайства об аннулировании регистрации (expungement proceedings) в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO). Указанная процедура проводится в одностороннем порядке. После подачи ходатайства об аннулировании регистрации истец больше не участвует в процессе. Если ходатайство будет принято к рассмотрению, правообладатель может возразить и/ представить доказательства использования. У истца в этом случае не будет возможности ответить на представленную ответчиком позицию, и USPTO примет решение на основании представленной информации. Решение USPTO может быть обжаловано в Коллегии по рассмотрению споров о товарных знаках (TTAB) в течение трех месяцев с даты вынесения.

Второй путь - подача ходатайства об аннулировании в Коллегию по рассмотрению споров о товарных знаках (TTAB cancellation proceeding), которую можно назвать скорее мини-судебное разбирательство. После подачи заявления об аннулировании и при условии ответа правообладателя на него, у истца есть возможность предоставить свою позицию, то есть предусмотрена состязательность сторон. Разбирательство в TTAB может быть очень длительным и, соответственно, дорогостоящим, поэтому нередко правообладатели готовы мирно договариваться на ранней стадии. Любая сторона, участвующая в TTAB cancellation proceeding, которая не удовлетворена решением TTAB, может подать апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу.

Помимо указанных выше процедур, в США предусмотрена подача Декларации об использовании товарного знака в период с 5-го по 6-й годы, далее с 9-го по 10-й годы, а далее каждые 10 лет. Данный механизм обязывает правообладателя предоставить доказательства использования знака в США для зарегистрированных товаров/услуг. Если использование не доказано, правовая охрана знака в США прекращается полностью или частично. Таким образом, требование доказывать использование позволяет прекращать действие «мертвых» знаков, на место которых могут прийти новые игроки рынка, заявители. Подобная практика есть, например, в Филиппинах, в Мексике.

Процедура аннулирования в связи с неиспользованием в Китае

В Китае процедура подачи заявления об аннулировании товарного знака в связи с неиспользованием является одной из наиболее используемых опций для преодоления предварительных отказов.

Письма-согласия в Китае не принимаются, доказать несходство и/или неоднородность часто бывает крайне проблематично, поэтом остается опция аннулирования противопоставленного знака по неиспользованию. Процедура в Китае не предусматривает состязательность сторон.

В ответ на поданное заявление правообладатель может предоставить доказательства использования знака в Китае. При этом лицо, подающее такое заявление, не имеет возможности ознакомиться с представленными доказательствами в рамках указанной процедуры. Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) принимает решение о том, доказано ли использование знака. В дальнейшем решение CNIPA может быть оспорено путем подачи апелляции в Департаменте по рассмотрению и утверждению товарных знаков (TRAD) в течение 15 дней с момента вынесения решения. После принятия апелляции TRAD первым делом направляет заявителю доказательства использования (если таковые имеются), представленные правообладателем в ходе первоначального разбирательства. В ходе этого апелляционного разбирательства правообладатель может представить совершенно новые доказательства, и заявитель получит возможность рассмотреть и ответить на любые доказательства. TRAD обычно выносит решение по апелляции в течение 7-12 месяцев после принятия апелляции.

Для таких стран, как Аргентина, союза Бенилюкс, Бразилия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием может быть подано после 5 лет с даты регистрации. Для Канады, Гонконга, Японии, Мексики, Новой Зеландии, Тайваня аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием может быть подано после 3 лет с даты регистрации.

Отмечаем, что в силу действующего 14 пакета санкций ЕС против Российской Федерации, на данный момент какое-либо делопроизводство в странах ЕС от имени российских лиц и компаний не представляется возможным.