Обеспечительные меры в отношении действий Роспатента

В пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по делам о защите интеллектуальных прав судом, арбитражным судом на любой стадии процесса могут быть приняты меры по обеспечению иска при наличии оснований, предусмотренных соответственно статьей 139 ГПК РФ и статьей 90 АПК РФ.

При этом заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрещения ответчику и другим лицам совершать определенные действия, в том числе о запрете федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) рассматривать возражения против предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, совершать действия по государственной регистрации и другие, может быть удовлетворено, если указанные обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом заявленных требований, и в случае удовлетворения иска непринятие именно этих мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта.

В настоящей статье будет рассмотрено, в каких случаях необходимо принятие обеспечительных мер в отношении действий Роспатента, а также в отношении каких именно действий Роспатента такие обеспечительные меры могут быть приняты.

Особенности принятия обеспечительных мер по делам, рассматриваемым в порядке арбитражного судопроизводства Судом по интеллектуальным правам, в отношении действий Роспатента предусмотрены пунктами 54-60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 № 15 (далее – Постановление) «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты».

Прежде всего, в данном Постановлении в пунктах 54-57, 59-60 указаны шесть случаев, в которых заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту осуществлять определённые действия не подлежит удовлетворению:

1. Пункт 54 Постановления.

Когда: при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Действие Роспатента: запрет Роспатенту осуществлять действия по рассмотрению иного самостоятельного возражения, если не доказано, что в основание возражений положены совпадающие обстоятельства.

2. Пункт 55 Постановления.

Когда: при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента, против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Действие Роспатента: приостановление действия оспариваемого решения, если сведения о признании недействительным патента, недействительной правовой охраны товарного знака внесены в соответствующий государственный реестр.

3. Пункт 56 Постановления.

Когда: при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правообладателем.

Действие Роспатента: запрет Роспатенту совершать регистрационные действия по переходу исключительного права на спорный товарный знак (отчуждение исключительного права на товарный знак).

4. Пункт 57 Постановления.

Когда: при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правообладателем.

Действие Роспатента: запрет Роспатенту совершать регистрационные действия, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

5. Пункт 59 Постановления.

Когда: при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правообладателем.

Действие Роспатента: запрет Роспатенту регистрировать товарный знак по поданной истцом самостоятельной заявке.

6. Пункт 60 Постановления.

Когда: при рассмотрении дела о признании действий ответчика по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Действие Роспатента: запрет Роспатенту совершать административные действия, связанные с переходом исключительного права на спорный товарный знак на основании договора отчуждения или без такового.

Как видно из представленной выше информации, пункты 56, 57 и 59 Постановления относятся к делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правообладателем, регламентированными статьей 1486 ГК РФ. Как известно, согласно статье 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Указанные в пункте 58 обеспечительные меры в отношении действий Роспатента могут быть полезны по данной категории дел.

В частности, по данной категории дел, помимо обеспечительных мер, законодатель также вводит понятие предварительных обеспечительных мер. В соответствии с данным пунктом предварительные обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по результатам экспертизы заявленного в качестве товарного знака обозначения со ссылкой на планируемое в соответствии со статьей 1486 ГК РФ предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака иного лица, препятствующего регистрации обозначения, по которому осуществляется экспертиза, могут быть приняты с учетом положений статьи 99 АПК РФ только при наличии следующей совокупности трех условий:

1. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер должно касаться собственных заявок будущего истца и не затрагивать законные права и интересы иных лиц. Как известно, для признания заинтересованности по данной категории дел достаточно установить, что коммерческий интерес связан с участием в обороте (подготовкой) однородных, а не тождественных товаров и с желанием использовать сходное с товарным знаком обозначение (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу № СИП-262/2019). Таким образом, одним из доказательств заинтересованности истца может служить подача истцом заявки в отношении обозначения, сходного с товарным знаком по делу о досрочном прекращении.
2. В адрес заявителя по заявке на регистрацию товарного знака административный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 1499 ГК РФ направил уведомление о наличии препятствий в государственной регистрации с указанием конкретных товарных знаков, то есть в перечень должен входить товарный знак, в отношении которого планируется предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны.
3. Будущим истцом приняты предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 1486 ГК РФ меры, направленные на соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, то есть правообладателю товарного знака, в отношении которого планируется подача иска о досрочном прекращении правовой охраны, направлено предложение заинтересованного лица.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ «Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.».

Направление предложения заинтересованного лица является обязательным соблюдением досудебного порядка по данной категории дел. Кроме того, пункт 58 Постановления также содержит 2 уточнения:

• При наличии аналогичных условий может быть удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, поданное по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
• Касающееся запрета Роспатенту принимать решение по результатам рассмотрения поданного возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака: по делу, возбужденному по исковому заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, может быть также удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту принимать решение по результатам возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по собственной заявке, поданной истцом, при наличии аналогичных условий.

Иными словами, при принятии решения о наложении обеспечительных мер в отношении действий Роспатента необходимо иметь в виду, какой именно документ в отношении заявки истца на данный момент получен:

• Уведомление о наличии препятствий в государственной регистрации с указанием конкретных товарных знаков – в таком случае могут быть применены предварительные обеспечительные меры

Или

• Решение об отказе в регистрации товарного знака (при условии подачи возражения на такое решение) – в таком случае могут быть применены обеспечительные меры.

На основании вышеизложенного, обеспечительные меры в отношении действий Роспатента в делах о досрочном прекращении товарного знака вследствие неиспользования могут служить дополнительным инструментом для сохранения собственной заявки или товарного знака истца при соблюдении условий, отраженных в Постановлении.