О соотношении размера компенсации за незаконное использование товарного знака и цены лицензионного договора

В силу п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя исключительного права на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации. В частности, размер компенсации можно определить в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. (пп. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ).

По смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ суд не вправе по своей инициативе снижать размер компенсации, который определен таким образом [2].

Как правило, в качестве обоснования расчета размера компенсации правообладатели представляют суду лицензионные договоры, в которых указаны способы и стоимость права использования соответствующего объекта ИС.

Так, в деле N А57-7606/2022 суд первой инстанции [3] принял в качестве основания для расчета размера компенсации за незаконное использование товарного знака стоимость права его использования, указанного в представленном истцом лицензионном договоре.

Однако, апелляционный суд [4] решение изменил, указав, что нужно учитывать способ, который фактически использовал нарушитель, в связи с чем за основу расчета размера компенсации нужно брать только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд первой инстанции не учел, что в лицензионном договоре цена установлена за квартал, предоставляет право использования нескольких классов МКТУ и не дифференцируется по рубрикам и классам, в отношении которых охраняется товарный знак. Вместе с тем, товарный знак использовался нарушителем однократно и относился только к одному классу МКТУ, доказательств обратного истцом не представлено.

В итоге апелляционный суд рассчитал размер компенсации исходя из соотношения условий договора и фактических обстоятельств, определив его как стоимость ежемесячного вознаграждения, раздельную на количество классов.

При этом суд отметил, что представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены договора. Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

СИП [5] поддержал примененный апелляцией алгоритм определения размера компенсации, указав, что он не противоречит ст. 1515 ГК РФ и разъяснениям ВС РФ [6], из которых следует, что при требовании такой компенсации ее размер определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака тем способом, который использовал нарушитель.

Источники:

1.«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022)

2.Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2022 N С01-1842/2022 по делу N А57-7606/2022

3.Решение Арбитражного суда Саратовской области от 17.06.2022 по делу N А57-7606/2022

4.Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2022 по делу N А57-7606/2022

5.Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2022 N С01-1842/2022 по делу N А57-7606/2022

6.П. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»