Непредставление отчета об использовании товарного знака. Риски и последствия для лицензиата.

Владелец товарного знака, который предоставляет право использования принадлежащего ему средства индивидуализации, заинтересован в том, чтобы пользователь (лицензиат) использовал это право в тех пределах и с учетом условий, закрепленных в лицензионном договоре. В качестве способа контроля за использованием товарного знака применяются отчеты, в которых лицензиат сообщает лицензиару различные сведения об использовании знака (срок, количество товара, территория использования и иные).

При чем условие, обязывающее лицензиата предоставлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержится непосредственно в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс). Так, согласно пункту 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Вместе с тем в пункте 1 статьи 1237 Кодекса также есть положение о том, что: «Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию».

Таким образом, получается, если стороны лицензионного договора забыли обговорить условие о предоставлении/непредставлении отчетов, лицензиат будет вынужден это делать по требованию лицензиата в силу прямого указания закона.

С одной стороны, законодательное закрепление обязанности лицензиата предоставлять отчет об использовании товарного знака имеет под собой задачу дать правообладателю инструмент, позволяющий осуществлять контроль за использованием принадлежащего ему права, в том числе следить за качеством товара или услуг для индивидуализации которых используется это обозначение, вести мониторинг территории или периода использования, для осуществления статистики и аналитики. Также при помощи отчетов можно получать сведения об объемах продукции, что имеет безусловное значение, в случаях, когда вознаграждение за предоставленное право использования товарного знака рассчитывается, исходя из процентного соотношения от стоимости реализованной продукции, маркированной товарным знаком.

Но если взглянуть с другой стороны, то в случае, когда стороны забыли определить условия о сроке и порядке представления отчетов или правообладатель специально не стал это указывать в лицензионном договоре, может возникнуть ситуация, при которой правообладатель может использовать положения пункта 1 статьи 1237 ГК РФ недобросовестно.

Так, в связи с тем, что лицензиат будет обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию, лицензиар может направлять такие требования каждый день, устанавливая минимальные сроки на предоставление отчета, или установит такой перечень критериев, которые должны будут отражены в отчете, что приведет к тому, что пользователь вместо ведения коммерческой деятельности будет заниматься только подготовкой отчетов.

Вы наверняка скажете, что это маловероятно, поскольку если правообладатель так будет себя вести, то никто не будет с ним заключать лицензионные договоры, в связи с чем он не будет зарабатывать на продаже права использования товарного знака.

Я, пожалуй, отчасти соглашусь, но все же позволю себе предположить следующую ситуацию. Правообладатель заключает лицензионный договор, получает единовременное вознаграждение. Лицензиат, в свою очередь, вкладывает силы и средства в развитие, рекламу и как следствие узнаваемость товарного знака на рынке. Далее правообладатель, понимая, что товарный знак стал достаточно узнаваемым и ему не нужно самому вкладываться в рекламу, а существуя без конкурентов в лице своего же лицензиата, он заработает намного больше, лицензиар пытается расторгнуть лицензионный договор в связи с существенным нарушением его условий, указывая, например, в качестве такого условия несвоевременное предоставление отчета или, что отчет является неполным или неточным, в связи с чем правообладатель, по его мнению, утрачивает контроль над использованием товарного знака.

Конечно, нельзя однозначно говорить о том, что при первом же нарушении лицензиатом срока или порядка предоставления отчета, иск правообладателя о расторжении лицензионного договора будет сразу же удовлетворен. Однако, правообладатель, имеющий намерение расторгнуть договор по этому основанию, может использовать предшествующие судебные акты в качестве подтверждения неоднократности нарушения.

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из рисков непредставления отчета об использовании товарного знака может стать судебный процесс о расторжении лицензионного договора, в связи с существенным нарушением условий. Последствием такого иска, соответственно, может стать расторжение лицензионного договора и как итог утрата права законного использования товарного знака.

При этом стороны при заключении лицензионного договора могут также установить ответственность лицензиата за непредставление или несвоевременное представление отчета. Как правило, такая ответственность за неисполнение обязательств по представлению отчетов выражается в виде обязанности пользователя уплатить неустойку или штраф в определенном сторонами размере.

Стоит отметить, что действующее законодательство Российской Федерации не содержит норм, предусматривающих применение к лицензиату мер ответственности за непредставление отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности, в связи чем определение мер ответственности за неисполнение такого обязательства лежит исключительно на сторонах договора.

При этом данный вывод отчасти подтверждается правовой позицией, нашедшей свое отражение в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № ВАС-17168/10 по делу № А40-18624/10-51-122, согласно которому в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации по лицензионному соглашению отказано, поскольку непредставление ответчиком отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности не является основанием для применения к ответчику мер ответственности.

Таким образом, подводя итог статьи, можно сделать вывод, что непредставление или несвоевременное предоставление отчетов об использовании товарного знака может повлечь за собой применение к нему материальной ответственности, если она определена договором, а в случае неоднократного нарушения своих обязательств по предоставлению отчетности может, по моему мнению, повлечь расторжение лицензионного договора, в связи с существенным нарушением его условий.