Лицензионные договора и договора уступки – что нужно знать?

Один из наиболее часто возникающих в бизнесе вопросов из области авторского права - ­ способы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другое). В современном бизнес-сообществе случаи уступки или передачи в пользование товарных знаков от правообладателя другой организации или другому лицу – не редкость. Тем не менее, для регистрации таких отношений, в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности, требуется подписание специальных договоров: лицензионных договоров или договоров отчуждения (уступки).

Договор об уступке прав на объект интеллектуальной собственности (или «Договор отчуждения») передает исключительное право на данный объект другому лицу, лицензионный же договор разрешает некому лицу временное использование объекта интеллектуальной собственности на определенных условиях и на определенный срок. Оба эти документа подлежат обязательной регистрации в Патентном ведомстве Российской федерации, в противном случае они теряют свою силу.

Требования к содержанию и оформлению договора уступки содержатся в ст. 1232 и 1488 ГК РФ. Тем не менее, при оформлении подобных документов могут возникать некоторые вопросы. Для опытного юриста, специализирующегося на вопросах интеллектуальной собственности, эти вопросы не представляют никакой сложности, однако неподготовленного человека они вполне могут поставить в тупик. Например, договор отчуждения не будет зарегистрирован в Роспатенте в том случае, если у правообладателя имеется несколько сходных товарных знаков, а исключительное право при этом передается только на некоторые из них. В соответствии с ГК РФ, права на сходные и тождественные товарные знаки, зарегистрированные для однородных товаров, не могут принадлежать разным юридическим лицам.

Из данной ситуации есть два выхода: передать новому правообладателю права на всю серию товарных знаков для всех товаров или же передать права на всю серию товарных знаков, но только для товаров определенного класса - таким образом, две компании будут владеть правами на товарные знаки, но в отношении разных товаров.

Также вопросы могут возникнуть в случае, когда наименование компании владельца товарного знака совпадает с зарегистрированным обозначением товарного знака. В данном случае Роспатент потребует от вас привести основания, по которым уступка прав на товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги. Такие основания в каждом конкретном случае определяются индивидуально.

В возмездном договоре уступки должна быть указана цена, которую заплатил новый правообладатель. Конечно, может быть зарегистрирован и безвозмездный договор, но стоит отметить что российское законодательство не предусматривает договор дарения между юридическими лицами, а это значит что может быть сделка оспорена в дальнейшем.

Условия, необходимые для заключения лицензионного договора или договора коммерческой концессии изложены в ст. 1235, 1236,1237,1238, 1489 Гражданского кодекса РФ. В данном случае сложности чаще всего возникают при подготовке и регистрации лицензионных договоров и касаются вопросов исключительности и не исключительности лицензии. А вот сходство и тождество товарных знаков, включенных в лицензионный договор, в отличие от договора отчуждения, значения не имеет.

Срок действия лицензионного договора может быть любым, но логично, что он не должен превышать срок действия регистрации товарного знака. При продлении владельцем срока действия товарного знака, продлевается и срок договора.

Определение стоимости и периодичности оплаты лицензионных платежей в возмездном лицензионном договоре обязательны, при этом, в отличие от договора уступки, при заключении безвозмездного лицензионного договора проблем не будет. Более того в случае заключения безвозмездного лицензионного договора и Соглашения об использовании товарного знака под контролем правообладателя, Соглашение регистрировать не требуется. Для многих владельцев товарных знаков это является весомым преимуществом, поскольку они по различным причинам стараются избежать регистрации договора и связанных с этим сложностей и расходов. Тем не менее, стоит отметить, что зарегистрированный договор более надежен с точки зрения дальнейшего использования товарного знака, взаимодействия с налоговыми органами и возможных судебных споров в отношении прав на использование объекта интеллектуальной собственности.

Отметим также, что регистрация требуется для любых изменений к лицензионным договорам. Изменения условий договора оформляются как дополнительные соглашения. В свою очередь, если меняется наименование или адрес владельца товарного знака, сведения об изменениях подаются в материалы свидетельства на товарный знак. Если же меняется наименование или адрес пользователя изменения подаются в материалы договора. Точно также оформляется дополнительное соглашение, в котором указывается, что, например, стороны договорились считать новым адресом пользователя следующий адрес «Н». К соглашению прилагаются документы, подтверждающие изменения и это соглашение также подается на регистрацию. Расторжения договора по соглашению сторон также подлежит регистрации.

При оформлении договоров уступки или лицензионных договоров существует множество нюансов, разобраться в которых проще всего человеку, уже обладающему достаточным опытом в работе с объектами интеллектуальной собственности. При этом, ошибка в договоре или его неверная регистрация в последствии может доставить сторонам куда больше хлопот и потребовать от них более значительных затрат, чем оплата консультации специалиста на этапе оформления документов.