Конкуренция прав на различные средства индивидуализации при защите исключительных прав

Несмотря на то, что право на любое из средств индивидуализации исключительно, а правовое регулирование их статуса кажется однозначным и устоявшимся, нередко происходят «столкновения» этих объектов и соответствующие правовые коллизии, усугубляемые тем, что условия охраноспособности различны, а нормы охватывают не все случаи соотношения объектов.

Большинство конфликтов в данной сфере происходят из-за того, что игроки тех или иных рынков используют сходные товарные знаки и фирменные наименования, реже - коммерческие обозначения. Какими бы ни были причины такого сходства (намеренное использование чужой репутации или случайное совпадение), итогом может стать смешение в глазах потребителя товаров, работ, услуг и самих юридических лиц.

Правила соотношения части средств индивидуализации прямо предусмотрены ГК РФ.

Например, ст. 1476 и п. 1 ст. 1541 ГК РФ устанавливают критерии соотношения прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение и на товарный знак, согласно которым фирменное наименование (его элементы) может использоваться в коммерческом обозначении или товарном знаке одного и того же правообладателя, будучи охраняемыми независимо друг от друга. 

Аналогично согласно п. 2 ст. 1541 ГК РФ коммерческое обозначение (его элементы) может быть использовано правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Суды неоднократно подчеркивали, что коммерческое обозначение является самостоятельным средством индивидуализации, то есть его правовая охрана автономна и не зависит от правовой охраны какого-либо иного средства индивидуализации, в том числе и товарного знака, принадлежащего одному и тому же лицу.

Однако очевидна недопустимость смешения функций средств индивидуализации и сфер их применения, что подтверждает и правоприменительная практика.

Например, в деле N А43-8220/2018 о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак “SINTEC” ответчик пытался подменить функции товарного знака и фирменного наименования: ссылался на правомерность использования знака из-за того, что спорные товары при их приобретении уже были маркированы товарными знаками истца, включающими часть фирменного наименования одного из лиц, вводивших товары в оборот, (ООО "Научно-производственная компания "Синтек") а исключительное право на это наименование возникло ранее даты приоритета товарного знака истца.

Но суд указал, что исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом не означает, что такое обозначение может использоваться в качестве средства индивидуализации товаров (товарного знака) без государственной регистрации в таком качестве.

Также при включении фирменного наименования в другие средства индивидуализации возможны иные проблемные ситуации – например, в случае изменения фирменного наименования то средство индивидуализации, в которое оно было включено, останется неизменным; или если юридическое лицо прекратит деятельность под конкретным наименованием (в результате ликвидации или реорганизации), право на фирменное наименование также прекратится, в то время как, например, коммерческое обозначение, его включавшее, может уже принадлежать иному правообладателю, например, правопреемнику – таким образом, объекты одного порядка могут принадлежать разным лицам.

Также механизм предотвращения конфликта между правами на различные средства индивидуализации содержит ст. 1483 ГК РФ, согласно которой при определенных условиях не могут быть зарегистрированы товарные знаки, конкурирующие с идентификаторами спиртных напитков, происходящих с территории государства и имеющих особые свойства (п. 5), географическим указанием, наименованием места происхождения товара (п. 7), фирменным наименованием или коммерческим обозначением (п. 8).

Основной нормой, которой регулируются столкновения средств индивидуализации, является п. 6 ст. 1252 ГК РФ, устанавливающий принцип приоритета более ранних объектов, иногда называемый принципом старшинства.

Если различные средства индивидуализации (в статье перечислены фирменное наименование, товарный знак, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате этого могут быть введены в заблуждение потребители/контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Аналогичное правило действует и в случае тождества/сходства до степени смешения средства индивидуализации и промышленного образца.

Это правило широко применяется на практике - например, в делах N А36-13477/2017 и N А14-19259/2017 конкурирующее с товарным знаком истца «Армада» коммерческое обозначение ответчика позволило суду установить отсутствие нарушения, основываясь на более раннем возникновении исключительного права, хотя обозначения были сходны, а деятельность – однородна.

В деле N А63-3960/2019 суд, хотя и признал сходство до степени смешения между товарным знаком «Континенталь» и наименованием Коммерческого Банка "Континенталь", а также однородность услуг, в иске отказал из-за более ранней даты регистрации наименования банка.

Иногда в практике можно встретить своеобразное толкование момента, с которого возникает право на средство индивидуализации, в частности, на фирменное наименование. Например, в деле N А31-14529/2019 истец-правообладатель товарного знака «Королевское» ошибочно посчитал, что изменение организационно-правовой формы юридического лица (без изменения произвольной части) повлекло новый отсчет начала действия исключительного права, следовательно, ответчик приобрел право на наименование позже.

Основными критериями, наличие которых позволяет рассчитывать на удовлетворение иска при столкновении средств индивидуализации, являются следующие:

• различительная способность обозначений, законодательно присущая каждому средству индивидуализации;
• сходство обозначений до степени смешения;
• однородность товаров и услуг.

Недоказанность одного из критериев влечет отказ в соответствующем иске. 

Например, в деле N А40-236550/2019 имело место столкновение нескольких сходных товарных знаков «СИТАЛ» и “SITAL” – со стороны истца и ответчика, но это не спасло последнего от необходимости выплаты компенсации, поскольку товары в свидетельстве на товарный знак ответчика не были идентичны или однородны по отношению к продукции, для индивидуализации которой ответчик использовал обозначения, таким образом, ссылка на наличие средства индивидуализации не привела к отказу в иске.

Очень распространены дела о конкуренции товарных знаков и фирменных наименований. Например, в деле N А50-908/2020 суд установил более ранний приоритет товарного знака истца «Муравей» и закономерно удовлетворил иск о взыскании компенсации с общества «Муравей+», осуществляющего идентичную деятельность.

В деле N А40-177805/2019 фирменные наименования истца и ответчика («ЭШЛИ-ГРУПП» и «ЭШЛИ ДЕКОР») были сходны до степени смешения, но компании осуществляли разные основные виды экономической деятельности; вместе с тем их деятельность совпадала в отношении видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ в качестве дополнительных – в их отношении суд и запретил использовать фирменное наименование.

Реже в практике встречаются дела о защите исключительного права на коммерческое обозначение. Например, дело N А17-545/2019 примечательно одновременным заявлением двух исковых требований в отношении обозначения “ZOZH” – о защите исключительных прав коммерческое обозначение со стороны истца и о защите права на товарный знак - со стороны ответчика в качестве встречного иска. Деятельность сторон была аналогична, обозначения - сходны до степени смешения, однако истец доказал возникновение исключительного права на коммерческое обозначение за несколько месяцев до подачи заявки на товарный знак ответчиком, - так посчитал суд первой инстанции удовлетворяя иск. 

В кассации рассмотрели дело и направили его на новое рассмотрение, указав, что начало использования обозначения еще не подтверждает приобретение различительных признаков и определенной известности, как того требует п. 1 ст. 1539 ГК РФ, и что для установления наличия у лица исключительного права на коммерческое обозначение необходимо установить, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли. Суд по интеллектуальным правам также подчеркнул, что, кроме того, следует отдельно устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения им известности на определенной территории.

Таким образом, можно отметить, что на практике столкновение  исключительных прав на средства индивидуализации встречается достаточно часто, при этом установленный ГК РФ принцип старшинства превалирует; однако и при применении этого принципа есть свои нюансы.