Когда использование чужого товарного знака в адресной строке сайта не является нарушением

Согласно ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, которое служит для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю). Таким образом, только правообладатель может использовать или разрешать другим лицам использовать свой товарный знак любым не противоречащим закону способом для индивидуализации однородных (тождественных) товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован (ст. 1484 ГК РФ).

В частности, одним из способов использования товарного знака является его размещение в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Подобное использование товарного знака другими лицами без разрешения правообладателя считается нарушением и предоставляет владельцу знака право воспользоваться следующими способами защиты:

• пресечь действия, нарушающие право (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Например, потребовать прекратить адресацию на сайт нарушителя, если нарушение продолжается [1];
• обязать нарушителя возместить убытки (пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) или взыскать с него компенсацию за незаконное использование знака (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Следуя этим правилам, суды трех инстанций признали [2] нарушением использование ответчиком чужого товарного знака в адресной строке своего сайта (URL-адресе), на котором ответчик продавал товары, однородные или тождественные товарам истца, и взыскали с ответчика компенсацию за незаконное использование знака в размере 3 400 000 руб.

Суды пришли к выводу, что таким способом ответчик использовал чужой товарный знак для идентификации своей компании, на сайт которой потребители могли попасть при вводе в поисковой системе запроса (ключевого слова), соответствующего товарному знаку истца. Такая ситуация позволяет формировать у потребителей ложное предположение о том, что все товары, предлагаемые к продаже на сайте ответчика, могут принадлежать истцу или иметь к нему отношение.

Однако Верховный Суд РФ посчитал выводы нижестоящих судов преждевременными [3].

Прежде всего, ВС РФ обратил внимание на то, что не всякое использование товарного знака является его использованием в целях предоставления знаку правовой охраны. По смыслу п. 1 ст. 1477 ГК РФ закрепление правовой охраны товарного знака состоит в идентификации товаров (работ, услуг), производимых или оказываемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Соответственно, использованием товарного знака признается его использование именно для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей [4].

Таким образом, само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права.

ВС РФ отметил, что в спорах о незаконном использовании товарного знака главным критерием служит категория смешения, которая нарушает ассоциативную связь товара (услуги) и их коммерческого источника. При этом действия, не направленные на индивидуализацию товаров и услуг, в результате которых не возникает вероятность смешения обозначений, не нарушают исключительное право на товарный знак, даже если эти действия прямо поименованы в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, как способы использования товарного знака.

Из этого следует, что не является нарушением употребление образующих товарный знак словесных элементов, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.

ВС РФ сформировал важный правовой подход, согласно которому наличие обозначения (чужого товарного знака) в адресной строке сайта, на котором реализуются товары, однородные товарам владельца товарного знака, не является безусловным доказательством использования товарного знака. 

Подход ВС РФ основан на том, что потребитель, ориентируясь на ключевые слова при введении поискового запроса в сети «Интернет», ожидает получить адреса наиболее релевантных веб-ресурсов и лишь после ознакомления с сайтом формирует представление о деятельности его владельца. При этом, параметры адресной строки не позволяют однозначно идентифицировать, упомянут ли словесный элемент в качестве средства информирования или средства индивидуализации.

В связи с этим, для признания использования товарного знака незаконным, нижестоящим судам надлежало выяснить следующее:

• предназначен ли выбранный ответчиком способ адресации для привлечения покупателей с целью продвижения собственных товаров (умысел ответчика). ВС РФ пояснил, что для этого в первую очередь нужно установить обстоятельства, при которых спорное обозначение появилось в адресных строках сайта. В данном споре возникновение на сайте ответчика спорных страниц датировано периодом, когда последний законно использовал товарный знак на основании лицензионного договора, а после прекращения действия лицензии удалил товарный знак из видимого потребителю наполнения сайта;
• может ли у потребителей под воздействием конкретного содержания страниц сайта возникнуть впечатление о том, что сайт принадлежит владельцу товарного знака или связан с ним. ВС РФ указал, что на это влияет степень осведомленности потребителей о присутствии обозначения, сходного с товарным знаком, на рынке аналогичных товаров. Соответственно, решающее значение для правильного разрешения настоящего спора имело исследование доводов ответчика о недоступности потребителям спорных страниц сайта при спецификации поисковой выборки веб-ресурсов касаемо спорного ключевого слова.

Иначе говоря, при вынесении решения судам надлежало установить намерение ответчика воспользоваться репутацией правообладателя товарного знака и наличие риска введения потребителей в заблуждение, чего сделано не было.

В итоге ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

Источники:

1. п. 57, п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.01.2025 N С01-1707/2024 по делу N А45-25305/2023
3. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2025 N 304-ЭС25-1782 по делу N А45-25305/2023
4. п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»