Китай. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

Эффективная защита товарных знаков – обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг, – одна из составляющих успеха бизнеса при расширении его на рынки Китая. Предпринимателям, которые инвестируют достаточное количество средств и времени в построение репутации собственной компании, необходимо предпринять все меры, чтобы с юридической точки зрения защита их бренда в КНР не имела «слабых мест».

В первую очередь, необходимо помнить, что китайское законодательство основано на принципе регистрации знака того заявителя, который подал заявку первым. Таким образом, регистрировать товарные знаки в Китае нужно до начала ведения там какой-либо коммерческой деятельности с их использованием, так чтобы избежать отказа в регистрации из-за наличия тождественных/сходных знаков и обозначений, зарегистрированных/заявленных третьими лицами, в том числе (и достаточно часто) недобросовестно. Причем подавать заявку нужно как можно раньше, поскольку процесс регистрации занимает до 18 месяцев, а правовая защита предоставляется знаку только по факту выдачи свидетельства.

Вообще, необходимо отметить, что Китай – мировой лидер по количеству подаваемых в год заявок на регистрацию товарных знаков. Как мы понимаем, чем больше знаков зарегистрировано в какой-либо стране, тем сложнее зарегистрировать там еще какой-либо новый товарный знак из-за вероятности отказа по относительным основаниям – наличию тождественных или сходных обозначений, зарегистрированных или заявленных в отношении однородных товаров и услуг. Процент заявок, которые не проходят экспертизу по существу, составляет около 38%, что вполне отражает указанные сложности.

Конечно, проведение предварительного поиска перед подачей заявки позволит оценить шансы на регистрацию, вероятность отказа по относительным основаниям. По итогам поиска, при необходимости, можно поменять или доработать знак и надеяться, что это поможет избежать подобных проблем. Но если для регистрации измененного товарного знака все равно есть какие-либо препятствия, что можно предпринять заявитель? Потенциальные способы разрешения проблемы стандарты почти для любой страны: это подача ответа на предварительный отказ с доказыванием несходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками, обращение к правообладателям противопоставленных знаков за письмами согласия на регистрацию, направление протеста в заявку, подача возражения против предоставления правовой охраны выявленному товарному знаку или, наконец, подача иска о досрочном прекращении противопоставленного товарного знака в связи с неиспользованием.

Предпочтительность того или иного варианта целиком зависит от ситуации. Однако, досрочное прекращение товарного знака по неиспользованию признается все более действенным и эффективным способом выхода из «тупика». Этот механизм снимает препятствие для заявителей, которые действительно готовы производить и реализовывать товары и услуги под тождественными или сходными обозначениями.

Так, российским законодательством провозглашен принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака как условие сохранения исключительных прав на него. В соответствии со ст. 1486 ГК РФ («Последствия неиспользования товарного знака»), «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.» Помимо «расчищения» дороги для новых знаков и новых заявителей, возможность досрочного прекращение правовой охраны знаков, которые не используются правообладателями, помогает бороться с злоупотреблениями регистрацией знаков, «монопольного» присвоения того или иного обозначения без намерения его использовать в реальной хозяйственной деятельности, а также способствует «удалению» «отмерших» знаков.

Как и в России и во многих других государствах, китайское законодательство накладывает на правообладателя знака обязанность использовать этот знак после его регистрации. Если товарный знак не используется на протяжении 3-х лет, его правовая охрана может быть досрочно прекращена.

«Реальность» аннулировать знак в Китае по неиспользованию обусловлена многими причинами. Во-первых, как было указано ранее, Китай придерживается принципа приоритета прав первого подавшего заявку. Китайское ведомство не будет самостоятельно выяснять, используется ли товарный знак правообладателем, пока кто-то не попытается «убить» этот знак в суде. Данный принцип приоритета не поощряет использование знаков, наоборот, стимулирует регистрацию без намерения непосредственного использования.

Во-вторых, многие компании намеренно «дублируют» или имитируют обозначения, используемые другими компаниями, с единственной целью последующего шантажа владельцев популярных брендов и «выманивания» у них денег. Регистрации зачастую осуществляются исключительно с целью продать знак иностранной компании по завышенной цене. Недобросовестные регистрации очень ограничивают возможности иностранных компаний вести бизнес в Китае, выходить на Китайский рынок или даже вывозить товары из Китая. Однако, необходимо помнить, что недобросовестные «пираты», естественно, не имеют реального намерения использовать такие зарегистрированные товарные знаки, соответственно, и «угнанные» знаки составляют определенный процент от зарегистрированных, но не используемых обозначений.

В-третьих, В Китае принята Международная классификация товаров и услуг, однако, в отличие от других государств, помимо деления на классы, в Китае используется также деление на подклассы. Товары и услуги в подклассах считаются тождественными либо однородными. При регистрации товарного знака рекомендуется, чтобы в перечне содержались позиции из каждого подкласса, в которых содержатся товары и услуги, имеющие (потенциально имеющие) какое-либо отношение к бизнесу заявителя. Также рекомендуется включать в перечень позиции из каждого подкласса, образующего интересующий заявителя класс, даже если они связаны с его деятельностью совсем отдаленно. С одной стороны, это определенное средство защиты и «самообороны», которое не позволит конкурентам заявителя недобросовестно зарегистрировать тождественный или сходный знак в не охваченном подклассе и негативно повлиять на репутацию бренда. С другой стороны, перечень заявок слишком часто охватывает гораздо большое товаров и услуг, нежели по факту производятся или оказываются заявителем. Следовательно, для части товаров и услуг такие знаки очевидно не будут использоваться.

В-четвертых, до сих пор в некоторых отраслях (торговля табаком, алкоголем, оружием) действуют достаточно строгие ограничения, хотя регистрация товарных знаков для соответствующих товаров или услуг все же возможна. При этом, поскольку регистрация знака, естественно, не дает прав заниматься соответствующей деятельностью, товарные знаки также не используются в соответствующих сферах.

В-пятых, статистика показывает, что больше двух лет способны «прожить» не более 20 процентов китайских компаний. Это означает, что некоторые владельцы товарных знаков уже могут быть ликвидированы. В силу отсутствия обязательства постоянного доказывания использования товарного знака, как, например, в США, такие товарные знаки не могут сами по себе «умереть» до окончания своего срока действия и если правообладателем (уже не существующим) не будут предприняты действия по их продлению. Аннулировать такие знаки, понятно, не составляет труда.

Таким образом, заявителям, которые получили предварительный отказ в регистрации товарного знака на основании выявленных экспертизой тождественных и сходных знаков и заявленных обозначений, необходимо, прежде всего, проверить статус противопоставленных знаков. Возможно, существует реальная возможность успешного аннулирования их по неиспользованию, и препятствия для регистрации будут устранены.

В Китае иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием может быть подан любым заинтересованным юридическим или физическим лицом, если прошло 3 года или более с момента его регистрации. Как правило, заявителю достаточно предоставить результаты простого онлайн-поиска в поисковых системах, не давшего результатов, для обоснования своей «убежденности» в неиспользовании знака правообладателем. После этого бремя доказывания ложится на правообладателя, который должен представить доказательства использования обозначения в реальном экономическом обороте. Такие доказательства должны поддерживать пять необходимых «элементов» использования: дата, место, сам товарный знак, имя использующего его лица, товары или услуги, производимые или оказываемые под соответствующим обозначением.

Из этого можно сделать вывод, что на заявителе по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака бремя доказывания почти нет, оно лежит исключительно на правообладателе. Иногда даже случается так, что добросовестные правообладатели, которые действительно использовали товарный знак в течение этих трех лет, не могут предоставить доказательства использования, которые были бы приняты судом.

Процедура аннулирования зарегистрированного товарного знака в связи с неиспользованием в Китае выглядит следующим образом:

1. Процедура в China Trademark Office (CTMO) – китайском ведомстве по товарным знакам. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должно быть подано в китайское ведомство, которое затем направляет уведомление правообладателю товарного знака, в котором указана необходимость предоставления доказательств использования. Из-за очень большой нагрузки и огромного документооборота эксперты ведомства часто не располагают достаточным временем, чтобы тщательно исследовать все представленные правообладателем документы и материалы. Некоторые доказательства, которые, по идее, не должны быть приняты ведомством, или даже поддельные бумаги могут быть «пропущены» экспертами. В течение этой процедуры заявитель (заинтересованное в прекращении действия товарного знака лицо) не получает копии предоставленных правообладателем документов, следовательно, у него нет возможности оспорить юридическую действительность доказательств, что можно считать процедурным дефектом, несправедливым по отношению к заявителю.

2. Процедура в Коллегии по пересмотру товарных знаков и урегулированию (Trademark Review and Adjudication Board). Любая из сторон дела о досрочном прекращении, в случае недовольства решением китайского ведомства, может подать на него апелляцию в Коллегию. Во время этой процедуры заявитель будет иметь возможность ознакомиться с представленными правообладателем доказательствами использования, поскольку Коллегия направит ему их копии. Коллегия будет принимать решение исходя из мнения обеих сторон и перекрестного исследования доказательств. Эта процедура в Коллегии очень важна, поскольку у заявителя имеется возможность оспорить юридическую действительность документов правообладателя, и проконтролировать правильность выводов китайского ведомства. Если заявителю вопрос аннулирования противопоставленного знака действительно важен, стоит потратить время и деньги на тщательное исследование всех документов правообладателя – правильности подписи, печати, даты, наличия полномочий, общей достоверности документа и др.

3. Процедура в судах Китая. Заявление может быть подано в специальный суд по интеллектуальной собственности, если любая из сторон не согласится с выводами Коллегии и захочет оспорить ее решение. Любая из сторон может быть истцом по делу, Коллегия будет ответчиком, вторая сторона будет третьим лицом, привлеченным к участию в процессе. В ходе делопроизводства заявителю, как правило, предоставляется возможность продолжать оспаривать действительность документов правообладателя, но это потребуется гораздо больших временных и денежных расходов, нежели в Коллегии. Кроме того, заявителю могут запретить предоставлять дополнительные документы в подтверждение своей позиции, потому что суд может решить, что это необходимо было делать на стадии разбирательства в Коллегии, а заявитель намеренно не воспользовался такой возможностью. Следовательно, как мы понимаем, процедуре в Коллегии, если до нее дойдет дело, необходимо уделить максимум внимания.

Если одна из сторон, включая Коллегию, будет недовольна решением суда первой инстанции, она всегда может его оспорить в суде второй инстанции, подав апелляционную жалобу.

Если заявитель не хочет раскрытия информации о себе, он может подать иск по неиспользованию от лица какой-либо третьей стороны.

Китайское ведомство принимает заявление о досрочном прекращении товарного знака как в отношении полного перечня товаров и услуг свидетельства, так и в отношении части перечня. В некоторых случаях тщательный выбор принципиально важных позиций перечня может повысить шансы на частичное аннулирование знака.

Часто получается так, что после получения информации о попытках аннулировать знак, правообладатель подает «запасную» заявку на регистрацию. Поэтому лицу, добивающемуся аннулирования, необходимо иметь заявку с более ранним приоритетом.

В заключение можно отметить, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием – это очень прагматичный и зачастую эффективный способ решения проблемы предварительного отказа, если его использовать с умом после тщательного анализа специфических особенностей каждого конкретного случая.

А для правообладателей, чтобы избежать рисков аннулирования их знаков, рекомендации следующие: с самого начала использования товарных знаков на китайском рынке их крайне нежелательно произвольно менять и модифицировать, иначе правовая охрана зарегистрированных знаков может быть прекращена в связи с неиспользованием, а используемые «модификации», по сути не имеющие правовой охраны, могут попробовать зарегистрировать на себя третьи лица.

Необходимо постоянно собирать доказательства использования своих зарегистрированных товарных знаков: они могут потребоваться, если кто-либо подаст протест, иск о неиспользовании либо каким-либо другим образом попробует помешать предоставлению и действию правовой охраны знаков на территории Китая.

Кроме того, необходимо постоянно отслеживать недобросовестные регистрации. Китайские компании в сфере интеллектуальной собственности оказывают услуги мониторинга для своих клиентов, отслеживая подачу заявок на тождественные/сходные товарные знаки. Поскольку такие знаки могут подаваться на китайском, очень рекомендуется, чтобы мониторинг проводился носителями языка. Также необходима помощь китайских поверенных при определении возможности препятствовать регистрации таких знаков.

Автор материала - Дарья Лабутъ