Каким образом можно доказать факт отрытого применения при аннулировании патента?

Если регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца была осуществлена с нарушением норм законодательства, выданный патент может быть оспорен.

Согласно статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, а именно для изобретений: промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень, для полезных моделей: промышленная применимость и новизна, для промышленных образцов: новизна и оригинальность.

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378 ГК РФ), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378 ГК РФ);

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 ГК РФ;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пунктами 1) – 4).

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пунктом 5).

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Если Вам известен факт открытого применения  технического решения по оспариваемому патенту, то в этом случае, при наличии подтверждающих документов, они могут быть использованы для аннулирования патента по основанию не соответствия условию патентоспособности «новизна», т.е.  по факту открытого применения.

Ниже рассмотрим подробно,  какие доказательства и каким образом должны быть представлены для подтверждения состоявшегося открытого применения технического решения. Очень важно понимать, что датой включения источника информации о техническом решении в уровень техники, ставшей известной в результате его применения, является документально подтвержденная дата, с которой сведения о техническом решении стали общедоступными. Речь идет не о дате публикации или дате подписания документа, как это имеет место в отношении печатных изданий, описаний к патентам и т.п., а о дате, указанной в документе в качестве даты, с которой именно сведения о техническом решении стали общедоступными.

Сведения о техническом решении представляют собой признаки, присущие именно этому конкретному техническому решению. При установлении факта состоявшегося более раннего открытого применения технического решения необходимо доказать помимо самого факта, наличие в данном техническом решении соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле выданного патента.

Ряд признаков и характеристик может быть установлен аналитически, но для установления некоторых признаков, может понадобится соответствующее оборудование, которыми оснащаются только специализированные исследовательские лаборатории.

Если на дату появления технического решения на рынке или другую дату технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих техническому решению, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом решении на определенную дату.

Если установление какого-либо признака в техническом решении связано с чрезмерным обременением, под которым может пониматься необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного технического решения а, также может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом решении на определенную дату.

Например, если в источнике информации в отношении технического решения указаны только конструктивные особенности, а в патенте указан помимо конструктивных элементов качественный и количественный состав материала, из которого изготовлено техническое решение, то отказать в выдаче патента в связи с якобы отсутствием новизны и со ссылкой только на этот источник, невозможно. При этом утверждение того, что количественный состав может быть определен специалистом без приложения творческих усилий, например, экспериментальным путем, не является основанием для отрицания новизны технического решения.

Принципиальная возможность установления тех или иных фактов и событий не может быть использована как доказательство свершившегося факта или события. Творческие усилия специалиста к этому отношения не имеют. Для отрицания патентоспособности изобретения по новизне при состоявшемся более раннем открытом применении технического решения, используется не возможность специалиста что-то установить в будущем, а используется представление реальных доказательств из прошлого о том, что в выпускавшемся ранее техническом решении уже присутствовала совокупность признаков, на которую был позже получен патент.

Определение присутствия в конкретном техническом решении всех признаков независимого пункта формулы представляет собой достаточно трудоемкую работу по сбору доказательств с результатами физико-химических и иных анализов, данных, подтверждающих легальное поступление на рынок технического решения, а именно с такими характеристиками и признаками, представление технической и финансовой документации и т.п.

Возможность определения специалистом качественного или количественного состава материала служит для доказательства последующего вывода об общедоступности к данным признакам технического решения, но не отрицает и тем более не заменяет при этом фактическую необходимость установления именно этих признаков.

Необходимо однозначно понимать, что доказанная возможность доступа к конкретным признакам технического решения не свидетельствует автоматически об общедоступности к самому техническому решению.

Не требует доказательств утверждение о том, что если техническое решение сопровождается надписью «конфиденциально», это не означает, что, например, его состав не может быть установлен в химической лаборатории.

Только при фактическом установлении качественных и количественных признаков может быть сделан последующий вывод о возможности включения технического решения с этими признаками в известный уровень техники для отрицания новизны.

Однако, если доказать общеизвестность самого технического решения не представляется возможным, то не имеет смысла для отрицания новизны доказывать общедоступность в контексте возможности доступа к его признакам и характеристикам любым специалистом.

Состоявшееся до даты приоритета открытое применение является, за исключением особо оговоренных временных льгот для заявителей или авторов, основанием для отказа в выдаче патента или аннулирования действия уже выданного патента.

При установлении новизны изобретения или полезной модели в уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. К любым сведениям относятся как различные печатные и им подобные публикации об объекте, так и само изготовленное техническое решение.

Открытое применение технического решения, в котором воплощено изобретение или полезная модель, как основание для отрицания новизны, также применяется с учетом льготы по новизне, т.к. является одной из форм раскрытия информации. Когда открытое применение технического решения осуществлено благодаря действиям самих авторов и заявителей или любых лиц, получивших от них прямо информацию о техническом решении, как правило, не возникает затруднений в предоставлении льготы по новизне. Например, если авторы и/или заявители сами передали техническое решение на реализацию в торговой сети конкретного супермаркета, заключив с ним соответствующий договор, шестимесячная льгота по новизне может быть предоставлена. Затруднения могут возникнуть, когда открытое применение технического решения осуществлено благодаря действиям лиц, получивших от авторов или заявителей косвенно информацию о техническом решении. Например, когда после осуществления вышеописанной ситуации иные лица купили в данном супермаркете техническое решение (изделие) и перепродали его через свою торговую сеть. Можно ли ситуацию с перепродажей технического решения в свободной торговле рассматривать как косвенное получение информации и предоставлять льготу по новизне с даты перепродажи технического решения? Представляется, что нет, т.к. косвенное получение информации от авторов и/или заявителей иными лицами, должно предусматривать какую-то формальную взаимосвязь между всеми участниками купли-продажи технического решения и возможность регулирования или иного влияния на ограничение свободы распространения полученной информации о техническом решении. При перепродаже товаров в режиме свободной торговли, товар выходит из под контроля продавца, и последний не может влиять на дальнейшую судьбу товара,  в т.ч. ограничивать распространение информации о нем. Тем не менее, только судебная практика определит, что следует понимать под косвенным получением информации о техническом решении при испрашивании льготы по новизне.

Для установления состоявшегося открытого применения технического решения не обязательно, чтобы именно заинтересованное лицо путем применения изобретения или полезной модели узнало о нем; вполне достаточно, если одно или несколько незаинтересованных лиц видели изобретение в употреблении, не будучи обязаны к сохранению этого обстоятельства в тайне, или могли бы видеть, используя представившиеся им обстоятельства. Открытым считается применение технического решения, если оно может стать доступным при желании и без нарушения соответствующего законодательства по охране «ноу-хау» или режима конфиденциальности.

При оспаривании действующих патентов как не соответствующих условию патентоспособности  «новизна»,  в ряде случаев, для получения доказательств известности признаков, необходимо провести техническую экспертизу, например, в случаях, когда нужно установить материал или вещество, из которого изготовлены детали устройства, или в случаях, когда нужно установить состав вещества.

Любые признаки, присутствующие в формуле оспариваемого патента, должны быть подвергнуты технической экспертизе на предмет установления их присутствия в техническом решении. Действующее патентное законодательство позволяет указывать в независимом пункте формулы изобретения как существенные, так и несущественные признаки, что, естественно, при опротестовании новизны изобретения будет отягощать проведение технической экспертизы, вынужденной устанавливать фактическое наличие всех признаков в техническом решении, которые указаны в независимом пункте формулы изобретения.

Оценка патентоспособности изобретения и проведение технической экспертизы, предусматривающей исследования и анализ конкретного технического решения, представляют собой разные процессуальные действия с разными последствиями и выводами.

При констатации факта состоявшегося более раннего открытого применения технического решения, подпадающего под выданный патент с более поздней датой приоритета, должны привлекаться специалисты, которые не только способны, но и уполномочены проводить соответствующие исследования (физико-химические, материаловедческие и т.п.) с применением предусмотренных для таких исследований сертифицированных приборов и иного оборудования. К таким исследованиям привлекаются практикующие специалисты в данной области техники, работающие, как правило, в профильных научных и конструкторских организациях, обладающих соответствующей аппаратурой.

При осуществлении экспертизы технического решения должно быть установлено:

- наличие в данном техническом решении соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле выданного патента, как минимум, в ее независимом пункте;

- время изготовления технического решения, если этот фактор оспаривается или требует доказательств. Признаки технического решения в конкретном решении должны считаться раскрытыми при открытом применении решения, даже если часть его признаков становится известной только в результате разрушения (демонтажа) изделия (узла, механизма и т.п.).

Если на дату появления технического решения на рынке технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих ему, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом решении на дату общедоступности.

Если установление какого-либо признака в техническом решении связано с чрезмерным обременением, под которым может пониматься, в частности, необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного технического решения, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом решении на дату оспаривания патента.

В уровень техники включены также визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т.п.), которые стали доступны для обозрения. Если под плакатами понимаются печатные (полиграфические) издания, то под моделями и изделиями – технические решения, признаки которых имеют возможность обозрения, т.е. визуально видны. Если признаки визуально не видны при обозрении модели или изделия, не представляется возможным утверждать об их раскрытии в данном источнике информации.

Это, например, касается состава вещества или конструкции узлов, внешне не обозримых. Однако эта же модель или изделие могут быть включены в уровень техники, если они представляют собой техническое решение, ставшие известным в результате его открытого применения в таком виде, когда любое лицо имеет возможность разобрать устройство полностью  и установить присутствие всех признаков в данном объекте.

Модель или изделие, выставленные на обозрение, не могут быть исследованы таким образом, т.к. доступ к ним ограничен только внешним обозрением модели или изделия со стороны, без доступа  к внутренностям деталям конструкции и иным, не зримым характеристикам. Однако если выставочная модель продана третьим лицам, то они уже могут разобрать ее и детально исследовать.

В связи с вышесказанным очень важно при отрицании новизны технического решения представлять корректные и надлежащие доказательства введения в гражданский оборот продукции, в которой использовано техническое решение по оспариваемому патенту.