Как доказать использование товарного знака под контролем правообладателя?

Действующее законодательство

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, действующее законодательство допускает возможность использования товарного знака не самим правообладателем, а третьим лицом – при условии, что такое использование осуществляется под контролем правообладателя.

Это может помочь исключить риск аннулирования товарного знака в связи с его неиспользованием в том случае, если будет доказано, что фактическое использование товарного знака осуществлялось под контролем правообладателя.

Такая ситуация является особенно актуальной в тех случаях, когда товарный знак правообладателя используется иным лицом через его дочерние структуры, аффилированных лиц, а также через его франчайзи, дистрибьюторов или подрядчиков.

С учетом изложенного возникает закономерный вопрос: как доказать использование товарного знака под контролем правообладателя?

Прежде всего стоит отметить, что действующее законодательство не раскрывает понятие «контроля», ввиду чего как само понятие, так и критерии его доказывания были разработаны судами и активно применяются ими в настоящее время.

Позиция Суда по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что контроль должен быть реальным, подтвержденным документально и фактически реализуемым, то есть формальное наличие лицензионного договора не всегда является достаточным доказательством.

Важно, чтобы в договоре были прописаны условия, позволяющие правообладателю влиять на характер и способ использования товарного знака.

Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу N СИП-56/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.07.2014 N ВАС-8509/14 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано), от 15.12.2014 по делу N СИП-285/2014, от 22.07.2016 по делу N СИП-643/2015, от 03.11.2016 по делу N СИП-320/2016 и от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 04.12.2017 по делу N СИП-36/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2018 N 300-КГ18-2423 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), и других.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу N СИП-110/2013, от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.04.2017 по делу N СИП-638/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 N 300-ЭС17-8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016 и от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017.

Какими документами может быть подтвержден контроль правообладателя?

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу № СИП-110/2013).

Прежде всего стоит отметить, что использование товарного знака под контролем правообладателя должно сопровождаться осуществлением ряда контрольных мероприятий (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2019 по делу № СИП-6/2019).

Таким образом, подлежит установлению наличие в гражданском обороте товаров, маркированных спорными товарными знаками, именно по воле правообладателя. Само по себе отсутствие такой воли правообладателя свидетельствует об отсутствии оснований для признания факта введения соответствующих товаров в гражданский оборот под контролем правообладателя.

Предусмотренная вышеприведенными правовыми нормами возможность использования товарного знака сторонним лицом под контролем правообладателя предполагает, что на товаре по воле правообладателя используется именно товарный знак такого правообладателя, а не средство индивидуализации товара иного лица, тождественное или сходное до степени смешения с товарного знаком ответчика (решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2023 по делу № СИП-195/2022).

Чтобы доказать использование товарного знака под контролем правообладателя, следует собрать и представить совокупность доказательств, подтверждающих как наличие правовых механизмов контроля, так и их фактическую реализацию.

Исходя из вышеизложенного, доказывание факта использование товарного знака под контролем правообладателя возможно с помощью следующих документов:

• договор между правообладателем и лицом, использующим товарный знак под его контролем (к примеру, лицензионный). В указанном договоре должны быть положения, которые дают правообладателю право на проведение контроля за использованием его товарного знака;
• документы, подтверждающие реализацию правообладателем контроля за использованием его товарного знака (это могут быть отчеты, акты проверок и т.д.),
• а также документы, которые подтверждают непосредственно использование товарного знака указанным лицом.

Использование товарного знака в рамках холдингов и аффилированных структур

В контексте вышеизложенного следует также учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в частности, на основании преобладающего участия в другом лице. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например, общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу № СИП-1138/2022).

Подтверждение использования товарного знака под контролем правообладателя — важный аспект защиты прав. Только при наличии комплексного подхода можно гарантировать сохранность исключительного права на товарный знак даже при его использовании третьими лицами.