Как действовать заявителю, который получил уведомление Роспатента о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства?

Если средство индивидуализации соответствует условиям, содержащимся в части четвертой ГК РФ, оно регистрируется федеральным органом исполнительной власти. В противном случае, в соответствии с п.3 ст. 1499 ГК РФ заявителю направляется уведомление о результатах проверки обозначения.

Такое положение вещей позволяет выделить следующие значимые обстоятельства:

• Уведомление направляется в промежутке между завершением экспертизы по существу и принятием окончательного решения Роспатентом об отказе в предоставлении правовой охраны.
• Заявитель получает возможность повлиять на окончательные выводы экспертов, которое оформляются по результатам проверки товарного знака.

Уведомление представляет собой документ, оформленный в письменной форме. В нем содержится мотивированная позиция экспертизы с описанием причин, по которым предположительно будет вынесено решение об отказе в регистрации обозначения (для всего перечня заявленных товаров и/или услуг или части), а также предлагается заявителю представить собственные доводы относительно сложившейся ситуации.

В зависимости от того, какому из условий патентоспособности не соответствует товарный знак, в уведомлении может сообщаться:

• О наличии уже зарегистрированного товарного знака/заявленного обозначения с более  ранним приоритетом, который может быть признан  тождественным или сходным до степени смешения с заявленным объектом.
• Об отсутствии у проверяемого заявленного обозначения  различительно способности.
• О возможной  вероятности введения потребителя в заблуждение относительно вида товара, производителя, места происхождения.
• О несоответствии товарного знака другим условиям охраноспособности, например, когда объект, содержит элементы, противоречащие принципам гуманности и морали.

Иногда в уведомлении специалист указывает на элементы, удаление которых повысит охраноспособность товарного знака. Например, если в комбинированном обозначении есть указание на вид товара, например «молоко», а знак заявлен для более широкого перечня товаров, например «кефир, ряженка, сметатна», то его исключение позволит зарегистрировать заявленное обозначение для более широкого перечня товаров, т.е. товарному знаку будет предоставлена более широкая правовая охрана. Либо заявителю может быть предложено отказаться от регистрации средства индивидуализации в отношении той части товаров, для которых уже зарегистрирован сходный до степени смешения товарный знак. В таком случае при регистрации нового товарного знака риск смешения объектов будет сведен к минимуму.

В случае выявления сходных знаков патентный поверенный, как правило,  предлагает следующие действия :

-  подача искового заявления в Суд по интеллектуальным правам по досрочному прекращению правовой охраны данного знака в связи с его неиспользованием, если дата регистрации противопоставленного знака позволяет это сделать.

 - обращение к правообладателю товарных знаков за получением письма-согласия на регистрацию заявленого обозначения. При этом решение вопроса о принятии или непринятии письма-согласия находится в компетенции экспертизы.

- доказывание несходства знаков до степени смешения в рамках ответа на уведомление.

Приведенный выше список оснований для отказа в регистрации, а также методы и способы реагирования на них не является исчерпывающим.

Заявитель имеет право направить ответ с доводами, обосновывающими его точку зрения. В обоснование своей позиции заявителю по заявке желательно ссылаться на примеры судебных решений или практику Роспатента по делам с аналогичными обстоятельствами.

Полученный ответ учитывается экспертами при принятии окончательного решения по рассматриваемому товарному знаку в случае, если не нарушен срок его направления. В п.3 ст. 1499 ГК РФ прописан максимальный срок предоставления заявителем доводов для рассмотрения: «…если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления». Важно учитывать, что в отличие от сроков ответа на запрос экспертизы срок ответа на уведомление продлить нельзя.

Таким образом, в случае получения уведомления заявителю следует:

• Внимательно изучить основания для отказа, указанные экспертом в уведомлении.
• Подготовить логичный и мотивированный ответ, основанный на действующем законодательстве в сфере товарных знаков,  в котором привести доводы в защиту заявленного обозначения, т.е. привести основания  почему эксперту следует сделать вывод в пользу регистрации обозначения.
• В определенных случаях рассмотреть возможность внесения изменений в заявленное  обозначение либо принять решение о сокращении перечня товаров, в отношении которых заявлен товарный знак.
• Отправить ответ на уведомление с учетом необходимости соблюдения сроков, указанных в тексте документа.

В заключение стоит отметить, что ответ на уведомление может сыграть решающую роль при определении охраноспособности товарного знака, в связи с чем настоятельно рекомендуем не игнорировать полученную из Роспатента корреспонденцию и поручать отвечать на такую корреспонденцию  ведомства специалистам – патентным поверенным.

При этом изложенная в ответе на уведомление информация должна быть содержательной и оформлена в доступном для восприятия специалиста формате.