Использование в поисковой рекламе в сети «Интернет» словесных обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками.

В данной статье я хотел бы поднять проблему правовой неопределенности относительно вопроса, касающегося использования в поисковой рекламе в сети «Интернет» словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, в отношении однородных товаров или услуг, для которых предоставлена правовая охрана данным товарным знакам.

Кроме того, я предлагаю рассмотреть варианты использования словесных обозначений, при которых рекламодатель может быть признан нарушителем исключительного права на товарный знак, исходя из сложившейся судебной практики. Причем стоит отметить, что выводы судов по данной категории споров достаточно неоднозначны и единообразный вектор до сих пор не выработан.

В эпоху цифровых технологий вопрос деятельности в сети «Интернет» стоит достаточно остро, и все чаще основанием для возникновения споров и судебных тяжб становятся действия лиц во Всемирной паутине. Одним из таких действий является размещение поисковой рекламы в поисковых системах таких, как Яндекс или Google, посредством сервисов «Яндекс-директ» или Google AdWords.

Для начала необходимо разобраться, что же такое поисковая реклама, попробуем это сделать на примере сервиса «Яндекс-Директ».

Яндекс. Директ – это система размещения поисковой и тематической контекстной рекламы, из чего следует, что сервис «Яндекс. Директ» создан и эксплуатируется в целях распространения рекламы.

Назначение системы «Яндекс. Директ» – проведение рекламных кампаний. Работа системы «Яндекс. Директ» основана на использовании ключевых слов, которые адресуют потребителя к рекламному объявлению.

Кроме того, исходя из сведений о сервисе «Яндекс. Директ», в частности, в разделе поддержка сайта, размещенном в общем доступе по адресу yandex.ru/support/direct/index.html, следует, что суть правоотношений, возникших между рекламодателем и ООО «Яндекс», безусловно, носит рекламный характер, складывающийся между рекламодателем и рекламораспространителем.

Согласно терминологии Поисковая реклама – принцип показа Рекламы на Рекламных местах, согласно которому показ Рекламного объявления осуществляется при условии наличия в соответствующем Поисковом запросе пользователя слова/словосочетания, указанного Рекламодателем в качестве критерия (ключевого слова/словосочетания) для Показа данного Рекламного объявления. При этом могут также учитываться иные (дополнительные) критерии показа Рекламы (геотаргетинг и прочее).

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 13.04.2016 по делу № 4-14.3-381/77-16, «Рекламное объявление (баннер), размещенное в сети Интернет, представляет собой графическое изображение или текстовое сообщение небольшого размера, функцией которого является перевод пользователя на сайт лица, разместившего баннер. Сам баннер не может рассматриваться отдельно от сайта, на который он ведет, и не является сам по себе основанием для принятия лицом, его увидевшим, решения воспользоваться услугой либо приобрести товар. Фактически баннер, неразрывно связанный с сайтом, является частью того сайта, который открывается после «клика» на баннер, и не может рассматриваться в отрыве от самого сайта».

При этом стоит отметить, что сервис «Яндекс. Директ» не осуществляет составления рекламных объявлений. Непосредственное составление текстов объявлений, включая указания в тексте рекламного объявления средств индивидуализации, осуществляется непосредственно рекламодателями, а задачей ООО «Яндекс» является предоставить соответствующую возможность использовать ресурс.

Так, в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» разъяснено, что «согласно пункту 1 статьи 3 Закона о рекламе информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, является рекламой и должна в связи с этим отвечать требованиям, предъявляемым Законом о рекламе».

В статье 5 Закона о рекламе указаны общие требования к рекламе, в числе прочего в пункте 2 комментируемой статьи указано, что недобросовестной признается реклама, которая представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара;

При этом в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 названной статьи недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения  об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара.

В случае нарушения законодательства о рекламе рекламодатель, рекламопроизводитель или рекламораспространитель могут быть привлечены к ответственности в соответствии со статьей 14.3. Кодекса об административных правонарушениях.

Вместе с тем в своей статье я акцентирую свое внимание не на нарушениях законодательства о рекламе, а на нарушениях исключительных прав на товарные знаки, допущенных в поисковой рекламе в сети «Интернет», и их квалификации судами при обращении правообладателей за защитой нарушенного права.

Итак, обратимся к Гражданскому кодексу, согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) «лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак».

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ «исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

«Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения» (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ «интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права».

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что «защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб».

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, следует вывод, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров или услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Если в отношении доказывания факта принадлежности истцу исключительного права на товарный знак ситуация достаточно понятная (достаточно представить суду свидетельство на товарный знак), то вот в отношении доказывания факта нарушения и того, что же будет являться в данном случае нарушением не совсем ясно, остается загадкой в каком случае требования правообладателя будут удовлетворены.

Итак, разберемся для начала с наиболее понятными в данной категории дел этапами доказывания нарушения.

1. Установление тождества или сходства до степени смешения словесного обозначения, использованного в рекламном объявлении и товарного знака.
2. Установление однородности товаров и/или услуг, которые рекламировались посредством поисковой рекламы и товаров и/или  услуг, которым предоставлена правовая охрана товарному знаку правообладателя.

Как известно большинству практикующих в области защиты интеллектуальной собственности юристов, суды при оценке сходства до степени смешения руководствуются разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, согласно которым вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Таким образом, основная задача правообладателя при доказывании сходства до степени смешения убедить в нем суд, доказав по возможности наличие звукового, графического и семантического критериев сходства.

При доказывании однородности следует руководствоваться пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, согласно которому «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю)».

Допустим, Вам удалось доказать суду, что Вы являетесь правообладателем, словесное обозначение, использованное в поисковой рекламе, сходно до степени смешения с Вашим товарным знаком, и, помимо всего прочего, использовано в отношении однородных товаров или услуг.

И вот Вы уверенный в своей победе и скором торжестве справедливости, думаете лишь о том удовлетворит ли суд требования о взыскании компенсации в полном объеме или снизит компенсацию, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя.

Наступает час Икс, судья выходит из совещательной комнаты, Вас охватывает легкое волнение, он начинает оглашение резолютивной части решения: «…именем Российской Федерации … суд РЕШИЛ: В удовлетворении заявленных требований – отказать» – гром среди ясного неба, и в ту же минуту все надежды рушатся, мечты о восстановлении справедливости падают в бездну, мозг суетливо и беспорядочно начинает вспоминать обрывки правовой позиции, изложенной в исковом заявлении, доказательства, положенные в основу иска, цитаты из кодекса роятся, как стая пчел, Вы начинаете вспоминать свое выступление и выступление оппонента, пытаясь отыскать ответ на вопрос: «Почему отказ?»…

Ответ на этот вопрос Вы получите не позднее пяти рабочих дней после оглашения резолютивной части вместе с мотивированным решением суда.

Теперь я предлагаю вернуться с небес на землю, абстрагироваться от этого лирического отступления, в которое погрузился читатель, представляя себя в зале судебного заседания, и перейти к основному вопросу данной статьи, касающемуся тому, что же является незаконным использованием в поисковой рекламе в сети «Интернет» словесного обозначения тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении однородных товаров или услуг.

Незаконным использованием словесного обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком будет признано, если правообладатель докажет, что данное обозначение было использовано непосредственно в тексте рекламного объявления (рекламного баннера), содержащего в себе рекламную информацию и ссылку, переадресующую на сайт рекламодателя (предполагаемого нарушителя).

В том случае если сходное до степени смешения обозначение будет использовано в качестве ключевого слова в поисковом запросе пользователя, указанного Рекламодателем в качестве критерия (ключевого слова/словосочетания) для Показа данного Рекламного объявления, то с большей долей вероятности в удовлетворении заявленных требований судом будет отказано по мотивам того, что «ключевые слова, используемые в сети Интернет, являясь техническим параметром, служат для поиска информации пользователями и не могут служить средством индивидуализации товаров и услуг, в связи с чем нарушение исключительных прав истца на товарные знаки отсутствует, поскольку ключевые слова используются в сети Интернет для поиска информации пользователями и представляют собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настойки в системах онлайн-рекламы, поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака».

Правомерен ли отказ суда по указанным основаниям? Судить Вам.

Данный вопрос еще не в должной мере исследован и описан как законодателем, так и судами, в связи с чем до настоящего времени как у участников делового оборота, так и у судей, нет однозначного ответа, что же считать нарушением в данной ситуации.

В конце своей статьи я оставил третье мнение, которое зародилось в судейском сообществе, которое фактически сводится к следующему: «Использование ответчиком в качестве ключевых слов именно спорных обозначений позволяет ответчику привлечь внимание потребителей к товарам, реализуемым ответчиком, поскольку создает необходимые технические условия для показа заинтересованному потребителю рекламного объявления (рекламного баннера) ответчика, в котором рекламируемые ответчиком товары могут восприниматься потребителем как имеющие название «ТОВАРНОГО ЗНАКА», а также создает условия для легкого перехода непосредственно на сайт ответчика, где ответчик легально рекламирует свой товар, аналогичный товару, для индивидуализации которого спорные товарные знаки зарегистрированы».

Признавая в данном деле факт нарушения, суд указал, что выбор ответчиком данных слов (сходных с товарными знаками правообладателя) в качестве ключевых слов для использования в поисковом запросе является сознательным их использованием в своей рекламной деятельности. Потребитель, изначально проявляя интерес к товарам, маркированным спорными товарными знаками, вводит в поисковую строку название товарных знаков и попадает на рекламное объявление ответчика, предлагающего к продаже аналогичные товары, что и истец, при этом ключевые слова, они же – товарные знаки истца, соседствуют с наименованием товаров, имеющим потребительские функции, в приобретении которых потребитель заинтересован, и со ссылкой на сайт ответчика, однократное обращение к которой (клик) переадресует потребителя на сайт ответчика, на котором тот правомерно размещает рекламу производимых и реализуемых им товаров.

По моему мнению, суд сделал в данном деле правильные выводы, которые говорят о том, что использование не только в тексте рекламного объявления, сходного до степени с товарным знаком словесного обозначения, может быть признано нарушением, но и использование этих обозначений без разрешения правообладателя в качестве ключевых слов для использования в поисковом запросе является сознательным их использованием в своей рекламной деятельности.

Вместе с тем следует отметить, что не всякое использование словесных обозначений сходных до степени смешения с товарными знаками в качестве ключевых слов в поисковых системах должно признаваться нарушением, а только умышленное действие, выражающееся в создании технических условий для показа заинтересованному потребителю рекламного объявления (рекламного баннера), направленного на привлечение интереса к своим товарам или услугам, дающего получение преимущества в предпринимательской деятельности за счет использования известности товарного знака другого лица.

Таким образом, суд при принятии данного судебного акта сделал шаг в направлении установления более четких «правил игры» в сети «Интернет», поскольку Всемирная сеть, хоть и вошла достаточно глубоко в нашу жизнь, но до сих пор в отношении многих критериев поведения пользователей сети нет однозначных правил. Подводя итог своей статьи, я хотел бы закончить ее знаменитой цитатой Древнегреческого философа Сократа: «В споре рождается истина».

*Мнение автора может не совпадать с мнением компании.