Использование товарного знака без согласия правообладателя

Общие правила об использовании товарного знака

Согласно ст.1484 ГК РФ [1], исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Наличие у правообладателя исключительного права означает, что только он вправе по своему усмотрению использовать товарный знак любым способом, который не противоречит закону, а также разрешать или запрещать всем другим лицам использовать свой товарный знак (п.1 ст.1484, ст.1229 ГК РФ).

Примерный перечень способов использования товарного знака указан в п.2 ст.1484 ГК РФ, к ним относится, в частности, размещение товарного знака:

• на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
• при выполнении работ, оказании услуг;
• на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
• в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
• в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Однако, учитывая широту понятия исключительного права (любыми законными способами) и открытость перечня способов использования, на практике часто возникают вопросы о том, любое ли действие, связанное с использованием товарного знака без согласия правообладателя, признается незаконным.

Исключения в силу закона и иного нормативно-правового акта

Единственным способом, который прямо назван в законе в качестве исключения для использования товарного знака без согласия правообладателя, является исчерпание исключительного права на товарный знак. Так, в силу ст.1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории России самим правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

Кроме того, в связи с текущей экономической ситуаций данное правило не применяется в отношении товаров (групп товаров), которые включены в определенный перечень, утвержденный Приказом Минпромторга России от 21.07.2023 N 2701 [2].

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.03.2022 N 506 [3] товарные знаки в отношении товаров, которые включены в указанный перечень, можно использовать без согласия правообладателя, даже если они не введены в товарный оборот на территории России, но введены в оборот за ее пределами непосредственно правообладателями либо с их согласия.

Условия, при которых использование товарного знака признается незаконным

Сама по себе широта понятия исключительного права еще не означает, что любое действие, так или иначе связанное с использованием товарного знака без согласия правообладателя, приводит к нарушению.

Пределы распространения исключительного права на товарный знак ограничены целью, для достижения которой он регистрируется в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Так, из совокупного толкования ст. ст.1477, 1481 и п.3 ст.1484 следует, что товарный знак регистрируется для того, чтобы индивидуализировать товары, в отношении которых он зарегистрирован (эти товары указываются в свидетельстве на товарный знак). Соответственно, использование товарного знака без согласия правообладателя в отношении таких же или однородных товаров признается незаконным в случае, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Нужно отметить, что из разъяснений Верховного Суда РФ [4] следует, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака или спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Таким образом, использование товарного знака признается незаконным только при наличии совокупности следующих условий:

• третье лицо без согласия правообладателя использует товарный знак или сходное с ним обозначение;
• товарный знак или сходное обозначение используется в отношении товаров, которые указаны в свидетельстве правообладателя на товарный знак или однородных товаров;
• в результате использования товарного знака или сходного обозначения есть риск смешения товаров (например, если в целом, несмотря на отдельные отличия, средний потребитель воспринимает спорное обозначение, как соответствующий товарный знак или может полагать, что оно используется правообладателем или связанным с ними лицами).

Действия, которые не признаются использованием товарного знака

Суды при решении споров, связанных с использованием товарных знаков без согласия правообладателя, также исходят из названных выше критериев и отказывают правообладателям в иске, если какой-либо из них не установлен.

В частности, в судебной практике не признаются нарушением следующие действия, связанные с использованием товарного знака:

• Упоминание товарного знака в информационных целях

В деле N А40-83141/2023 правообладатель товарного знака «Экоразнос» (истец) обнаружил в продаже влажные салфетки, дистрибьютором которых являлся ответчик. Правообладатель посчитал нарушением исключительно права тот факт, что на упаковке салфеток ответчика был размещен слоган «Прошли экоразнос у блогеров» и обратился в суд с иском о запрете использования товарного знака и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права. Однако суды двух инстанций истцу отказали, отметив, что спорное обозначение "Прошли экоразнос у блогеров" указано на упаковке не с целью индивидуализации данного товара, а в качестве общих сведений об экологичности товара и его прохождении экологической критики у блогеров.

Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию судов нижестоящих инстанций и признал правомерным их вывод о том, что в данной ситуации  отсутствует вероятность смешения товаров истца и ответчика [5].

• Упоминание товарного знака в произведении, если он органично интегрирован в сюжет

В деле N А40-64050/2019 предприятие - правообладатель товарного знака «STOLICHNAYA» (организатор производства и продвижения алкогольной продукции) посчитал нарушением исключительных прав демонстрацию водки «Stolichnaya» при показе кинофильма в сети кинотеатров. Так, в нескольких эпизодах кинофильма в центре кадра крупным планом была показана водка «Stolichnaya», развернутая этикеткой в сторону зрителя. В этой связи правообладатель обратился с иском к обществу (владельцу сети кинотеатров) с требованием об уплате компенсации за незаконное использование товарного знака. Однако суд указал, что само по себе упоминание товарного знака истца в произведении ответчика не является использованием товарного знака, а также указал на то, что кадры с изображением водки были органично интегрированы в сюжет фильма.

Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию судов нижестоящих инстанций, признав правомерным их вывод о том, что основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить услуги (товары), предоставляемые или оказываемые одним лицом, среди аналогичных услуг (товаров), предоставляемых или оказываемых другими лицами. В данном случае область деятельности истца и ответчика является различной, в связи с чем отсутствует вероятность смешения предприятия и общества на рынке [6].

• Упоминание товарного знака для характеристики рекламируемого товара

В деле N А40-47872/2015 правообладатель товарного знака «Палочки оближешь» (деятельность по обеспечению пищевыми продуктами и напитками) обратился в суд с иском к обществу (ресторан) о запрете использования товарного знака. По мнению истца, нарушение исключительных прав состояло в том, что ответчик использовал в звуковом ряде аудиовизуальной рекламы сети ресторанов быстрого питания словосочетание «палочки оближешь». Однако суд пришел к выводу, что спорное словесное обозначение ресторан использовал не для индивидуализации своих товаров, а только в контексте высказывания об их вкусовых качествах.

Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию судов нижестоящих инстанций, дополнительно отметив, что само по себе упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака [7].

Источники:

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 30.01.2024)
2. Приказ Минпромторга России от 21.07.2023 N 2701 (ред. от 16.01.2024) «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия»
3. Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 506 (ред. от 28.06.2023) «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»
4. П. 162 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
5. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2024 N С01-644/2024 по делу N А40-83141/2023
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2020 N С01-1426/2019 по делу N А40-64050/2019
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 N С01-191/2016 по делу N А40-47872/2015