Исключительное право на идентичные полезную модель и изобретение от одного заявителя в льготный период: правомерно ли?

Рассмотрим ситуацию, когда одним и тем же заявителем с интервалом в один месяц подано две заявки на идентичные полезную модель и изобретение, при том в заявке на изобретение есть ссылка на полезную модель, как на прототип, однако, формулы ничем не отличаются. По результатам рассмотрения обеих заявок экспертизой вынесено положительное решение, и выданы патенты на полезную модель и изобретение соответственно.

Давайте разберемся, правомерно ли данный заявитель обладает исключительным правом на одно и то же техническое решение, защищенное дважды, и есть ли у третьих лиц основания для аннулирования одного из выданных патентов в сложившейся ситуации?

Обратимся к законодательству. Согласно п. 3 ст. 1350 ГК РФ раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Согласно п. 2 ст. 1383 ГК РФ при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 ГК РФ. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

Данный заявитель применил «хитрую» стратегию, осознавая, что патенты по заявкам на полезные модели рассматриваются и выдаются Роспатентом быстрее, чем по заявкам на изобретения. Таким образом, не внеся какие-либо отличительные признаки во вторую заявку, он получил по невнимательности эксперта два патента.

Следует отметить, что в рассматриваемой ситуации Роспатентом установлены разные даты приоритета, отличающиеся друг от друга на один месяц, в связи с чем возникает вопрос, почему первоначально поданная заявка на полезную модель не была противопоставлена позднее поданной заявке на идентичное изобретение по несоответствию условию патентоспособности «новизна»?

Ответ прост. Согласно ст. 1350 ГК РФ при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ.

Во-первых, заявка на изобретение подана не другим(и) лицом(ами), а одним и тем же лицом, что и идентичная заявка на полезную модель. Во-вторых, так как разница между датами подачи заявок всего один месяц, первая заявка на полезную модель еще не прошла все этапы экспертизы, и по ней на тот момент не была осуществлена публикация сведений о выдаче патента на полезную модель, и в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ любое лицо не было вправе ознакомиться с документами данной заявки. 

Как же быть в сложившейся ситуации третьим лицам, которым мешает эта «двойная защита», которые не хотят столкнуться с последствиями того, что, например, заключив лицензионный договор на основании патента на полезную модель, они будут нарушать патент на изобретение? А выход только один – оспаривание в Роспатенте выдачи патента на изобретение.

Стоит отметить, что в патентном законодательстве в данном вопросе имеется пробел. Но все же, несмотря на то, что в ГК РФ не содержится явного запрета на регистрацию нескольких исключительных прав на один и тот же объект одним и тем же лицом в отношении изобретений и полезных моделей, но и не содержится такого разрешения.

Это доказывается тем, что в описанной выше ситуации рано или поздно наступят правовые последствия.

Например, патентообладатель нескольких патентов на одно и то же по существу изобретение и полезную модель, может дважды привлечь к ответственности одно и то же лицо за одно и то же нарушение, может выдать разным лицам две исключительные лицензии с одинаковым объемом прав, или, например, завысить размер возмещения ущерба за использование одного и того же объекта по двум разным патентам.

Кроме того, у него появляется незаконная возможность отчудить разным лицам равные по объему права. При этом данные лица смогут распоряжаться правами каждый по своему усмотрению, что далее приведет к судебным разбирательствам между ними.

Таким образом, в сложившейся ситуации заявитель не правомерно обладает двойным исключительным правом на одно и то же техническое решение, и по заявке на изобретение Роспатентом должно было быть отказано в выдаче второго патента. Но, так как это по каким-то причинам не произошло, третье лицо имеет все основания оспорить выдачу патента на изобретение, подав соответствующее возражение в Роспатент на основании статьи 1398 ГК РФ.