Исчерпание права на изобретение

На мысль о написании данной статьи меня натолкнуло одно судебное дело. Я не буду вдаваться в детали дела, указывать лиц, участвующих в деле, и прочее, опишу лишь суть. При этом, как любят указывать авторы детективного жанра, все события, описанные в данной статье и персонажи вымышлены, любые совпадения с реальными событиями случайны…

Я хотел бы остановиться на основании иска, в котором патентообладатель заявляет требования к организации, которая в своей деятельности использует продукцию, в которой реализовано его (патентообладателя) изобретение, при том, что данная продукция введена в гражданский оборот с его (патентообладателя) разрешения.

В данной статье я хотел бы провести анализ того, насколько иски такой категории, соотносятся с нормами действующего законодательства, отвечают принципам разумности, справедливости, направлены на восстановление нарушенного права и нет ли в действиях истцов, подающих такого рода иски, злоупотребления правом.

Краткое описание обстоятельств дела.

Истец обратился в суд с иском о взыскании убытков за незаконное использование изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации, свои требования основывает на том, что он является автором и патентообладателем изобретения «Способ и устройство для его осуществления».

В соответствии с первым независимым пунктом формулы изобретения запатентован способ, в соответствии со вторым независимым пунктом формулы изобретения запатентовано устройство для осуществления указанного способа.

Истцу стало известно, что Ответчиком в своей деятельности применяется способ, который удостоверен указанным выше патентом, при этом Истец своего разрешения на использование изобретения ответчику не давал.

В качестве доказательства использования способа, охраняемого патентом, Истец представляет заключение эксперта, в котором указано, что установлен факт использования всех признаков изобретения по первому независимому пункту формулы патента (Способ) при помощи продукта, изготовленного Третьим лицом с использованием всех признаков изобретения по второму независимому пункту формулы по этому же патенту (Устройство).

Истец указывает, что, являясь патентообладателем изобретения по патенту Российской Федерации «Способ и устройство для его осуществления», не давал разрешения Ответчику на использование его изобретения, в связи с чем Истец полагает, что действия Ответчика по эксплуатации продукта в своей деятельности способом, указанным в патенте, привели к незаконному использованию изобретения.

При этом стоит отметить, что Истец заявляет свои требования исключительно в отношении использования способа, к действиям же по использованию Ответчиком продукта, в котором реализовано устройство, охраняемое патентом, у Истца нет. Более того, Истец не возражает если продукт будет использоваться в деятельности Ответчика, но отличным от запатентованного способа.

Свои требования материального характера Истец обосновывает, исходя из возможного вознаграждения, которое он мог бы получить в случае заключения между ним и Ответчиком лицензионного договора на предоставления права использования способа, охраняемого патентом.

При этом, по мнению Истца, размер заявленных требований должен определяться в процентном соотношении от стоимости продукции, выпущенной с использованием изобретения.

Казалось бы, что в данном споре все очевидно и понятно, Истец правомерно обратился в суд за взысканием убытков за незаконное использование его изобретения. Ответчик является нарушителем, поскольку доказан факт использования изобретения без разрешения правообладателя. На этом можно было бы заканчивать статью, если бы не одно «но»…

…Ответчик приобрел продукт, в котором реализовано устройство, охраняемое патентом Истца, у Третьего лица, которое, в свою очередь, данное продукт изготовило на основании лицензионного договора, заключенного между патентообладателем (Истец) и Третьим лицом.

Согласно условиям данного лицензионного договора, Истец передал Третьему лицу право использования Изобретения без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Третье лицо по данному договору перечислило Истцу вознаграждение.

Из договора также следует, что Лицензиат может использовать Изобретение только следующими способами: выполнение проектно-сметной документации на продукцию, изготовленную с использованием изобретения; изготовление и комплектация продукции с использованием изобретения; предложение к продаже и продажа продукции, изготовленной с использованием изобретения.

При этом под продукцией, изготовленной с использованием изобретения, понимается продукт с применением, как способа, так и устройство для его осуществления.

Таким образом, после анализа условий лицензионного договора, возникают вопросы:

Во-первых, на каком основании Ответчик мог обратиться к Истцу с предложением о заключении лицензионного договора, если по условиям уже заключенного между Истцом и Третьим лицом лицензионного договора, Истец предоставил Третьему лицу исключительную лицензию?

Во-вторых, не являются ли такие действия Истца по подаче данного иска злоупотреблением правом?

Ответ на первый вопрос не заставит себя ждать, поскольку он лежит на поверхности, в подпункте 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ указано, что «предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия)». Таким образом, Истец, предоставив Третьему лицу исключительную лицензию, самостоятельно ограничил себя в праве заключения лицензионных договоров с иными лицами на период действия указанного договора, в связи с чем даже при большом желании Ответчик не мог бы заключить с Истцом лицензионный договор.

Ответ на второй вопрос, являются ли действия Истца злоупотреблением правом, я хотел бы озвучить в конце данной статьи.

Учитывая изложенные обстоятельства, Ответчик, полагал, что Третье лицо на основании лицензионного договора обладает всеми необходимыми правами по использованию изобретения, приобрел у Третьего лица продукт и начал использовать его в своей деятельности предназначенным для того способом, охраняемым патентом, до момента возникновения требований со стороны Истца.

Как было указано ранее, обращаясь с настоящим иском, Истец разделяет изобретение, за защитой права на которое он обратился, на два самостоятельных изобретения, а именно «Способ» и «Устройство для осуществления способа», и основывает свои требования на том, что нарушены его права на изобретение «Способ».

В пункте 2 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316, установлено что Заявка должна содержать документы, указанные в пункте 2 статьи 1375 Кодекса, и относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Требование единства изобретения в отношении заявленной группы изобретений признается соблюденным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть);

- относящихся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Таким образом, устройство, которое приобрел Ответчик, охраняемое патентом Истца может выдать требуемый технический результат, только при его использовании предназначенным для этого способом, охраняемым тем же патентом.

Многоуважаемые читатели, особенно те которые не понаслышке знакомы с четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, несомненно скажут: «что в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, в связи с чем Истец вправе обращаться за защитой прав на патент на изобретение, имеющий несколько независимых пунктов, даже в том случае, если он считает, что нарушение допущено в отношении одного из нескольких независимых пунктов формулы изобретения».

Это действительно так, если не принять во внимание очередное «но», которое периодически возникает в ходе повествования. Таким «но» в этом случае является принцип исчерпания права на изобретение.

Так, согласно пункту 6 статьи 1359 ГК РФ, не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию Российской Федерации, применение,предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Вместе с тем, как следует из приведенного выше пункта 6 статьи 1359 ГК РФ, существуют некоторые условия, при которых запатентованный способ при совместном использовании с устройством также исчерпывает себя, но только при осуществлении способа тем устройством, в отношении которого уже наступило исчерпание права.

Суд по интеллектуальным правам в своем постановление от 26.09.2014 по делу № А60-42273/2013 отмечает, что содержащееся в приведенной норме концептуальное положение, являющееся реализацией принципа исчерпания прав, правомерно принято во внимание судами с точки зрения оценки действий ответчика по соблюдению законодательства о патентных правах, поскольку после введения правообладателем в гражданский оборот продукта, в котором использована полезная модель, дальнейшее использование такого продукта осуществляется свободно. С этой точки зрения дальнейшая перепродажа ответчиком введенной самим правообладателем в гражданский оборот установки не может быть квалифицирована как использование патентных прав, а, следовательно, на нее не может распространяться действие лицензионного договора.

Аналогичный правовой подход применим в отношении изобретений.

Как неоднократно в своих судебных актах указывал Конституционный Суд Российской Федерации, законоположение, воспроизведенное в пункте 6 статьи 1359 ГК РФ о действиях, не являющихся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, направлено на обеспечение баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц.

Таким образом, законодатель предусмотрел, что со стороны недобросовестных патентообладателей могут возникать требования к конечным потребителям, которые используют в своей деятельности продукцию, в которой использованы охраняемые патентами изобретения.

При отсутствии нормы об исчерпании прав патентообладателя действие его прав фактически не было бы ничем ограниченно.

Так, по логике Истца, которая прослеживается в указанном мной споре, патентообладатель вправе предъявить требования таксисту, который в своей деятельности использует запатентованный мобильный телефон, способом для которого он предназначен, то есть созванивается с помощью данного мобильного телефона с клиентами.

Следуя этой логике, таксист, использующий в своей деятельности мобильный телефон, должен после приобретения указанного телефона в магазине найти правообладателя и заключить с ним лицензионный договор, в противном случае правообладатель вправе предъявлять требования таксисту о взыскании убытков за неправомерное использование мобильного телефона тем способом, для которого этот телефон предназначен, рассчитав размер данных убытков в процентном соотношении от дохода, полученного таксистом.

Более того, было бы достаточно странно если бы граждане или организации, приобретающие те или иные товары, в которых использовано огромное множество патентов, использовали бы данные товары не по назначению, дабы не оказаться обвиненными в нарушении чьих-то исключительных прав.

Только представьте себе, вы приобретаете электрический чайник, а используете его как лейку для полива цветов или представьте кондитера, который чтобы взбить тесто, приделывает к шуруповерту ложку и использует его в качестве миксера, причем список можно продолжать до бесконечности.

Самым важным является, что при отсутствии нормы об исчерпании прав действие исключительного права патентообладателя в отношении продуктов и изделий, уже введенных им в гражданский оборот, препятствовало бы свободе перемещения товаров на рынке, что противоречило бы основополагающему принципу свободы торговли.

По моему личному убеждению, в приведенном мной примере суд должен встать на сторону Ответчик, поскольку после введения продукта или изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с его разрешения любым другим лицом, в том числе лицензиатом, действует принцип исчерпания права, в связи с чем использование такого товара, тем способом, для которого он предусмотрен, не может быть признано нарушением прав патентообладателя.

Как я и обещал в конце статьи я выражу свое мнение со ссылками на закон и судебную практику относительно наличия в действиях Истца признаков злоупотребления правом.

Я полагаю, что предъявление такого иска преследует целью причинение вреда Ответчику путем обращения на него взыскания убытков при наличии доказательств правомерного приобретения продукции, в которой реализовано спорное изобретение у Третьего лица, которому на момент продажи продукции была предоставлена исключительная лицензия, в том числе на изготовление и комплектацию продукции с использованием изобретения; предложение к продаже и продажу продукции, изготовленной с использованием изобретения.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пунктах 1, 4 и 8 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127 (далее – Обзор практики), суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Исходя из системного толкования указанной нормы, принимая во внимание судебную практику по рассматриваемому вопросу (в том числе Обзор практики), следует, что под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что установленный статьей 10 ГК РФ запрет злоупотребления правом в любых формах прямо направлен на реализацию принципа, закрепленного в статье 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, и не может рассматриваться как нарушающий какие-либо конституционные права и свободы (определения от 20.11.2008 № 832-О-О, от 25.12.2008 № 982-О-О, от 19.03.2009 № 166-О-О, от 18.01.2011 № 8-О-П).

Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2016 № С01-1081/2015 по делу № А65-7778/2015.

В силу изложенных обстоятельств и с учетом позиции Высших судебных инстанций, я полагаю, что в защите права Истцу, обратившемуся с иском со схожими обстоятельствами лицу, следует отказать, как лицу злоупотребляющему своим правом.