Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Ежегодно Роспатент предоставляет правовую охрану более чем 40 000 новых товарных знаков. При этом еще примерно 10 000 новых товарных знаков получают правовую охрану в нашей стране по Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и обозначений. И если бы законодательство не предусматривало возможностей для прекращения правовой охраны товарных знаков, прекращения исключительного действия на товарный знак, в правовом поле товарных знаков неминуемо наступил бы коллапс.

Аннулирование товарного знака

Одним из оснований прекращения правовой охраны товарного знака является его неиспользование в течение любых трех лет (строго!) с момента государственной регистрации товарного знака и выдачи Роспатентом свидетельства на него. Это следует из текста статьи 1486 ГК РФ, которую, не смотря на неконкретность некоторых формулировок, можно считать обязывающей правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак.

Арбитражные суды Российской Федерации используют статью для прекращения товарного знака 1486 ГК РФ довольно часто: ежегодно в нашей стране рассматривается несколько сотен споров, предметом которых является неиспользование по тем или иным причинам товарных знаков.

С исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может обратиться любое заинтересованное лицо, которое считает, что его права и законные интересы ущемляются фактом существования охраны на неиспользуемый правообладателем товарный знак. Такими лицами, чаще всего выступают предприниматели, производители товаров и услуг, которые столкнулись с невозможностью получить правовую охрану на интересующий их товарный знак или обозначение, из-за наличия ранее зарегистрированного, но неиспользуемого товарного знака, и которые, тем не менее, имеют желание использовать спорное обозначение в своей деятельности и готовы подтвердить затраты на организацию производства или иную подготовку к выпуску товаров или оказанию услуг.

Что из себя представляет аннулирование товарного знака

Аннулирование товарного знака означает прекращение его правовой охраны и, соответственно, прекращение исключительного права на этот товарный знак у лица, которое было его правообладателем.

В этом случае свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются, а заинтересованное лицо получает возможность зарегистрировать соответствующий (сходный) товарный знак и получить на него исключительные права. Иначе говоря – стать правообладателем товарного знака.

Какие могут быть основания для аннулирования

Как было отмечено выше, базовым основанием для аннулирования товарного знака по ст. 1486 ГК РФ является его неиспользование правообладателем непрерывно в течении трех лет. Однако данное основание само по себе еще не означает, что знак аннулируют. Для этого потребуется доказать, что у лица, которое оспаривает охрану знака, есть законный интерес – заинтересованность в его использовании именно для индивидуализации товаров (работ, услуг).

Применительно к данной ситуации закон не раскрывает, но и не ограничивает понятие «заинтересованности», поэтому суд может признать заинтересованным любое лицо, у которого есть фактический интерес в аннулировании спорного знака.

В этой связи с исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может обратиться любое заинтересованное лицо, которое считает, что его права и законные интересы ущемляются фактом существования охраны на неиспользуемый правообладателем товарный знак. Такими лицами, чаще всего выступают предприниматели, производители товаров и услуг, которые столкнулись с невозможностью получить правовую охрану на интересующий их товарный знак или обозначение, из-за наличия ранее зарегистрированного, но неиспользуемого товарного знака, и которые, тем не менее, имеют желание использовать спорное обозначение в своей деятельности и готовы подтвердить затраты на организацию производства или иную подготовку к выпуску товаров или оказанию услуг.

Важные детали в прекращении товарного знака

Очень важный момент в прекращении охраны товарного знака ГК РФ: из текста статьи 1486 ГК РФ следует, что исковое заявление заинтересованного лица должно содержать доказательства заинтересованности и информацию о том, что товарный знак не используется в течение трех полных лет (приводить доказательства этого не нужно), а бремя предоставления доказательств использования целиком и полностью лежит на плечах правообладателя. Причем, если исковое заявление не будет аргументированно опровергнуто ответчиком, или он не представит убедительных доказательств того, что оспариваемый товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам, то суд должен вынести однозначное решение о прекращении предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Единственно возможный способ избежать потери своей интеллектуальной собственности – доказать, что в течение указанного в исковом заявлении трехлетнего срока или какой-то его части товарный знак либо использовался, либо его использование было не возможно по не зависящим от правообладателя причинам. В таком случае суд может вынести решение об отказе в удовлетворении иска.

Нюансы в использовании товарных знаков

Попробуем разобраться в деталях. С реальным использованием товарного знака все более-менее понятно, хотя и здесь есть интересные нюансы. По смыслу статьи 1486 ГК РФ, использование товарного знака предполагает введение в гражданский оборот товаров или услуг с соответствующими обозначениями. Важное уточнение: с точки зрения законодателя, наличие товара на полке супермаркета – это однозначное использование, а вот его активная рекламная кампания на телевидении – нет. При этом совершенно не обязательно, чтобы фактическим использованием товарного знака занимался именно правообладатель. Это вполне может делать лицензиат (равно как и сублицензиат) правообладателя или лицо, использующее товарный знак под контролем правообладателя.

Самый интересный вопрос: какие события и ситуации удовлетворяют критериям обстоятельств, из-за которых правообладатель не мог использовать товарный знак помимо своей воли. Как ни трудно догадаться, такие примеры в практике случаются довольно редко, но они все же есть. Например, владелец компании регистрирует товарный знак для широкой номенклатуры шоколадной продукции, но в течение трех лет так и не использует его из-за того, что практически сразу же проигрывает суд Налоговой инспекции, и со счетов компании списываются в бюджет практически все имеющиеся средства, что де-факто делает ее банкротом. Впоследствии владелец добивается отмены судебного решения, однако взысканные в бюджет суммы ему не возвращаются (они будут зачтены в счет будущих обязательных платежей в бюджет). Такая ситуация, скорее всего, станет для Суда по интеллектуальным правам достаточным основание для того, чтобы оставить без удовлетворения иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Но могут быть и более тривиальные ситуации, когда правообладатель заключает лицензионный договор и обязывает лицензиара использовать товарный знак, чего он в свою очередь по каким-то причинам не делает. Но здесь решение СИП уже гораздо менее очевидно и будет зависеть от конкретных обстоятельств дела.

Кроме того, в последнее время статья 1486 ГК РФ стала помимо всего прочего еще и высокоэффективным инструментом защиты от нападок так называемых «патентных троллей», которым принадлежит большое число патентов и товарных знаков, которые они практически никогда фактически не используют.

Преимущества сделать данную услугу у профессионалов

Как известно, обращение к профессионалам, как правило, повышает шанс на выигрыш спора, а если спор связан с аннулированием товарного знака, то привлечение профессионала представляется просто необходимым.

Начнем с того, что подобные дела имеют нюансы, которые нужно учитывать не только в процессе спора, но и до обращения в суд, чтобы исключить риск оставления иска без рассмотрения. Так, например, закон обязывает заявителя принять меры по соблюдению досудебного порядка урегулирования спора, который отличается от стандартной процедуры по направлению претензии в обычном споре. Этот порядок регламентирован статьей 1486 ГК РФ, но некоторые особенности его соблюдения выработаны непосредственно судебной практикой и конкретизированы не в законе, а в разъяснениях Верховного Суда РФ (например, о способах направления предложения заинтересованного лица к правообладателю товарного знака).

Есть особенности и в процессе рассмотрения иска - определенные «спорные» категории, от которых зависит решение по делу, не конкретизированы в законе, но определяются судом по собственному усмотрению (заинтересованность, однородность и т.п.).

При этом профессионал поможет учесть как нюансы направления обращения и составить его на максимально выгодных для заявителя условиях, так и в случае спора сформировать необходимую доказательную базу по «спорным» категориям.

Кроме того, важно отметить, что профессионал еще до вступления в спор сможет выявить и по возможности нивелировать обстоятельства, которые могут стать основаниями для отказа в иске, даже если у заявителя есть реальная заинтересованность в использовании знака (неоднородность товаров, злоупотребление правом и т.п.).

Таким образом обращение к профессионалам поможет не только достичь желаемого результата, но позволит еще до вступления в спор выбрать оптимальную стратегию, которая в итоге сэкономит ресурсы клиента.