Доменные споры. История развития. Особенности доказывания

В связи с активной цифровизацией всех отраслей в нашу жизнь пришла онлайн торговля. Это привело к тому, что начали появляться новые способы использования объектов интеллектуальной собственности. Но прежде, чем переходить к основной теме статьи, я хотел бы начать с определения, что является доменным именем, и провести небольшой экскурс в историю зарождения доменных споров.

Согласно определению, данному в Правилах регистрации доменных имен в доменах.RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81 (далее – Правила), доменное имя – это символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS)[i]. Если говорить простым языком, доменное имя или, как его еще называют домен, – это адрес сайта в Интернете. Доменное имя позволяет найти в Интернете, среди миллионов других сайтов именно тот, что вам нужен.

Как отмечено в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.01.2001 № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271, основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса. Современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью [ii].

Если провести анализ развития вопроса доменных споров в российском законодательстве он выглядел следующим образом. В редакции Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшей до 26.12.2002 (далее – Закон о товарных знаках), исключительное право на товарный знак охватывало право владельца пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами (пункт 1 статьи 4 Закона о товарных знаках).

При этом согласно пункту 2 статьи 4 названного закона нарушением прав владельца товарного знака признавалось несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров [iii].

Таким образом, если буквально толковать приведенную норму, нарушением исключительного права на товарный знак являлись лишь случаи введения в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, без разрешения правообладателя.

Правовой подход, касающийся отнесения к использованию товарного знака в доменных именах, законодательно был закреплен относительно недавно, и связано это, как мне кажется, с моментом появления Интернета в жизни простых граждан, потребителей товаров и услуг, которые начали использовать инструменты электронной торговли.

Как мне кажется, переломным моментом, ознаменовавшим необходимость внесения изменений в Закон о товарных знаках, послужило уже упомянутое выше дело по иску корпорации «Истман Кодак Компани» к предпринимателю без образования юридического лица Грундулу А.В. о запрещении использовать товарный знак «Kodak», зарегистрированный на имя истца, в доменном имени страницы ответчика во Всемирной компьютерной сети Интернет и о публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отменяя решение от 30.08.1999, постановление апелляционной инстанции от 28.10.1999 Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-25314/99-15-271 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.01.2000 по тому же делу и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в своем постановлении от 16.01.2001 № 1192/00 указал, что арбитражные суды, отказывая правообладателю в защите исключительных прав со ссылкой на отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с наименованием доменов в сети Интернет, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подпадает под действие Закона о товарных знаках, не учли, что такой правовой подход противоречит нормам названного Закона, а также статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При этом высшая судебная инстанция отметила, что отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий предпринимателя правонарушением.

В следующей редакции Закона о товарных знаках (от 27.12.2002) законодатель, учитывая изменения, происходящие в общественных отношениях, а также, что правового регулирования, закрепленного в первоначальной редакции названного закона уже недостаточно, внес изменения в статью 4, изложив ее второй пункт в следующей редакции:

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях к продаже товаров;

в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Таким образом, во избежание существовавших ранее неоднозначных толкований данной нормы, законодатель конкретизировал способы использования товарного знака, которые признаются нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака), в случае, если такое использование совершается без разрешения правообладателя.

При этом в действующем законодательстве – часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), норма, относящая использование товарного знака в доменном имени к исключительному праву владельца товарного знака, сохранилась практически в неизменном виде и нашла свое отражение в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

В пункте 3 статьи 1484 Кодекса также указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения[iv].

Переходя к вопросу доказательств по доменным спорам, можно сказать следующее.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет»[v].

Между тем совокупность перечисленных выше правовых норм устанавливает обязательный круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по спорам о защите исключительного права на товарный знак. В частности, для признания использования обозначения лицом (не правообладателем) нарушением исключительного права на товарный знак правообладателю такого товарного знака надлежит доказать тождественность или сходство до степени смешения используемого обозначения с обозначением, охраняемым в качестве товарного знака, а также вероятность смешения двух обозначений в глазах потребителей (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). При этом вероятность смешения обозначений выступает в качестве необходимого элемента нарушения исключительного права.

Как известно, из абзаца пятом пункта 162 постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При этом специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Это означает для того, чтобы доказать данные обстоятельства в рамках доменного спора, нет необходимости представлять заключение патентного поверенного о том, что обозначение, использованное в доменном имени, и товарный знак являются сходными, а также о том, что товары или услуги, которые предлагаются на сайте, к которому адресует доменное имя, однородны товарам или услугам, для которых зарегистрирован товарный знак.

Между тем лицо, обратившееся за защитой нарушенного права, должно доказать суду, что такое использование имеет место. Такими доказательствами могут служить, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения (абзац второй пункта 55 Постановления № 10)

Кроме того, согласно разъяснению данному в абзаце шестом пункта 55 постановления № 10 указано, что необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети «Интернет» по состоянию на определенный момент.

Таким образом, зафиксировать факт использования в доменном имени обозначения, сходного с товарным знаком, можно двумя способами: распечатав страницы сайта, к которому адресует доменное имя, или, обратившись к нотариусу, который подготовит протокол нотариального осмотра сайта.

Вместе с тем может возникнуть обоснованный вопрос, а к кому предъявлять требования по доменному спору, кто будет ответчиком?

В соответствии с частью 3 пункта 78 постановления № 10 владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если только иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона об информации).

Согласно определению, данному в пункте 1.1. Правил, администратор – пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре.

При этом в пункте 159 постановления № 10 разъяснено, что требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Сведения об администраторе домена могут быть получены из открытых источников, в том числе посредством онлайн сервиса WHOIS либо у регистратора доменного имени, отвечающего за регистрацию доменных имен и ведущего реестр администраторов.

Между тем зачастую администраторами доменных имен являются физические лица, сведения о которых охраняются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и не публикуются в открытых источниках. Регистратор также может отказать в предоставлении таких сведений со ссылкой на указанный закон.

В таком случае данные об администраторе доменного имени могут быть истребованы судом у регистратора доменного имени по ходатайству истца в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ.

Приведенного перечня доказательств по моему опыту достаточно для удовлетворения требований суда, направленных на пресечение незаконного использования товарного знака в доменном имени.

Надеюсь, что проведенный в настоящей статье анализ был вам полезен.

Автор Роман Ларшин.

Ключевые слова: доменный спор; товарный знак;

[i] Правила регистрации доменных имен в доменах.RU и РФ, утвержденные решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81

[ii] Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.01.2001 № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271

[iii] Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшей до 26.12.2002

[iv] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 24.07.2020).

[v] Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»