Доктрина эквивалентов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).».

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

…

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.».

В соответствии с пунктом 4 статьи 1358 ГК РФ «Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.».

Таким образом, из норм пунктов 3 и 4 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, либо эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники признак с признаками изделия предполагаемого нарушителя.

Несмотря на использование термина «эквивалентный признак» в патентном праве, его определение нигде не закреплено. Вместе с тем, как в отечественной научной литературе, так и зарубежной, этому вопросу посвящено немалое количество публикаций и статей.

Для определения понятия «эквивалентный признак» применяется правоприменительная практика и методические подходы, основанные на положении пункта 24 «Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (Постановление от 15 января 1974 года): «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.».

При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Ранее, до признания на основании Приказа Роспатента от 14.02.2002 № 25 «О признании недействующими ведомственных нормативных правовых актов» не действующей на территории Российской Федерации Инструкции по государственной научно - технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденная председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13 декабря 1973 г. в пункт 4.13. было указано следующее:

«4.13 «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения» приведены следующие условия применения доктрины эквивалентов:

4.13.1. Заключение составляется только в тех случаях, когда при использовании изобретения имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле изобретения, другими взаимозаменяющими элементами (эквивалентами).

4.13.2. Эквивалентной замена признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области. (Инструкция 10, п. 24)».

Вопрос эквивалентности признаков является вопросом права, соответственно, разрешать этот вопрос должен суд на основании фактических обстоятельств дела.

Предлагаю обратиться к судебной практике, чтобы проанализировать, как сейчас российские суды трактуют термин «эквивалентный признак» с учетом конкретных фактических обстоятельств.

Потрясающую аналитическую работу провел суд апелляционной инстанции в деле №А56-71544/2015. Так, в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2020 указано следующее: «Как следует из материалов дела, по результатам проведенной в суде первой инстанции патентной экспертизы эксперт пришел к следующему заключению: Все без исключения признаки в независимых формулах п.1 и п.4 патента № 2646553 в инспектируемом объекте (подъемный механизм ангарных ворот компании «Невские Мастера») не использованы, а именно признаки №№ 1-8 использованы в том виде как они включены в формулу изобретения, а признаки №№ 9 и 10 изменены.

При сохранении состава основных конструктивных элементов (трос, стержень, опорные плечи, концевой выключатель) кинематическая схема взаимодействия троса, стержня и опорных плеч, на одном из которых размещен концевой выключатель, изменена. В инспектируемом объекте (подъемный механизм ангарных ворот ООО «Невские Мастера») использован известный в области подъемного оборудования до даты приоритета действующего патента на изобретение по заявке №2010146788 признак, эквивалентный признаку: «указанный выключатель содержит первое и второе опорные плечи (50а, 50b), которые у своих первых концов прикреплены с возможностью поворота к конструктивным компонентам вертикально поднимаемой двери, а указанный элемент (52) представляет собой стержень, который прикреплен своими концами к концам опорных плеч с обеспечением возможности несущему компоненту проходит по стержню между опорными плечами (50а, 50b), и который сконструирован с возможностью перемещения из первого положения во второе положение посредством поворота вокруг поворотного пальца (54) под действием собственной силы тяжести».

Эксперт пришел к выводу, что эквивалентные признаки не меняют сущности изобретения, при этом достигается тот же результат, а средства замены являются равноценными: перемещение под действием собственной силы тяжести опорных плеч заменено на их перемещение под действием растянутых пружин.

Вместе с тем, из исследования не усматривается, является ли не само «перемещение», а причина такого «перемещения» в одном случае «под действием собственной силы тяжести опорных плеч» в другом «под действием растянутых пружин» эквивалентными и равнозначными.».

Суд апелляционной инстанции в постановлении по указанному делу также отметил, что «Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области техники.

Таким образом, при анализе эквивалентности необходимо определить функцию признака, использованного в запатентованном изобретении, и функцию признака, использованного в Продукте, а также выявлено выполнение вышеперечисленных условий.».

Указанное постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А56-71544/2015 от 20.03.2020 оставлено без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2020.

В деле № А41-70419/2014 судами было установлено следующее (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017): «Как указано выше, судами на основании заключения экспертизы установлено, что в продукте ответчика использован каждый признак изобретения истца, за исключением двух признаков, указанных в таблице № 4 заключения под номерами 7 и 8, которые заменены на эквивалентные, а именно:

1) признак под номером 7 «в качестве целевой добавки для текучести он содержит ионно-решетчатый минерал с комплексными анионными группами брутто-формулы [Аl2O 3]0.5-7.5• [SiO2] 40-50• [Na2O• K 2O]4.5-11.4•[Р 2O5]0.5-1.5• [СаO]5-9.1• [Fе2O3 ]12-20• [FeO]8-12 • [ТiO3]7-11 и/или фосфоритную муку с истинными плотностями не менее 2,8 г/см 3» (далее – признак 1) заменен на признак «в качестве целевой добавки для текучести огнетушащее вещество содержит по крайней мере одно вещество из ряда: неферелиновый концентрат, флогопит, мусковит, лабазин, перлит; преимущественно нефелиновый концентрат» (далее – признак 1А);

2) признак под номером 8 «в качестве гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости он содержит метилгидридсилоксан с содержанием активного водорода 1,6-1,7 мас.% или смесь метилгидридсилоксана как основы гидрофобизатора и катализатора отверждения - аминоэтиламинопропилтриметоксисилана в соотношении (5-70): 1, при этом модификатор - кремнийорганическая гидрофобизирующая жидкость взят в виде 10-70%-ного раствора в хлорорганическом растворителе» (далее – признак 2) заменен на признак «в качестве гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости он содержит по крайней мере одно вещество из ряда: полиметилгидросилоксановая жидкость, алкилгалоидсиланы, органилсиликонат натрия, в количестве не более 1% от массы целевой добавки для текучести» (далее – признак 2А).».

В деле № А40-48304/2016 суды пришли к следующим выводам (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2017 года): «При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции в отношении довода кассационной жалобы о необоснованности выводов судебных экспертов об использовании обществом изобретения по патенту Российской Федерации № 2289391 при оказании медицинских услуг в связи с использованием иного устройства, а не одной иглы с фиксатором, как того требует формула патента компании на изобретение, считает необходимым отметить следующее. Суд апелляционной инстанции, в рамках проверки доводов апелляционной жалобы общества, вызвал и опросил в судебном заседании экспертов Пасынка М.С. и Агасарова Л.Г., проводивших судебную экспертизу, назначенную судом первой инстанции. По результатам их пояснений, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что признак по патенту «игла» и признак, указанный в протоколе обеспечения доказательств от 25.12.2015: «устройство представляет собой два спаянных между собой тонких стержня с круглыми несъемными наконечниками в верхней части» следует признать эквивалентными, а способ фиксации иглы не является существенным, поскольку обе использованные иглы совпадают по выполняемой функции (воздействуют на акупунктурные точки) и достигаемому результату обеспечение возможности более длительного воздействия на акупунктурные точки, в частности аурикулярные точки пациента, путем использования одной и той же иглы в течение всего периода терапии, причем воздействующей сразу на группу акупунктурных (аурикулярных) точек.».

В «свежем» деле № A40-29590-2020 суд апелляционной инстанции в постановлении от 24.03.2022 пришел к следующим выводам: «Эквивалентной считается замена признака, если сущность этого изобретения не меняется, при замене достигается такой же результат, а средства выполнения замены - равноценные, при этом элементы, которыми заменяются признаки изобретения являются известными в данной области техники. Согласно Заключению судебного эксперта Ермаковой Е.А. данный анализ был проведен экспертом только в отношении признака «передача мобильным устройством покупателя одноразового уникального кода, уникального идентификационного номера мобильного устройства в платежную систему» независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту. При этом, эксперт опустила необходимость учета признаков «параллельная» и «[передача мобильным устройством покупателя] уникального идентификатора кассовой системы продавца и собственных платежных данных [в платежную систему] через второй канал связи», которые включены в признак 9 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту, признанный полностью использованным в устройстве Ответчиков за счет доктрины эквивалентности. Более того, анализ, проведенный экспертом, признает «передачу уникального кода (то есть одного параметра) от платежной системы в мобильное устройство продавца» эквивалентной «передаче от мобильного устройства к платежной системе (то есть наоборот) уникального кода и уникального номера мобильного устройства» (то есть двух параметров). Никаких обоснований подобного вывода эксперт не представляет, указывая лишь, что цель изобретения по Патенту (а именно распределение информационных потоков) выполняется. Кроме того, эксперт также не предоставляет никаких объяснений на предмет отсутствия анализа оставшихся частей признака 9 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту. Эксперт также в принципе не приводит отдельного анализа эквивалентности в отношении признаков 10 и 12 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту, которые также признаны использованными в спорном устройстве. В связи с вышеизложенным, Заключение судебного эксперта Ермаковой Е.А., очевидно, не может безусловно свидетельствовать, об использовании признаков эквивалентных признакам 9, 10 и 12 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту и, соответственно, доказанным факт использования всех признаков Патента в исследуемом устройстве. При этом судебная коллегия учитывает, что вышеупомянутый анализ эквивалентности признаков исследуемого устройства признакам 9, 10 и 12 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту не проводился, что фактически свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, поскольку Патент признан использованным, несмотря на то, что не каждый признак изобретения по Патенту используется при функционировании спорного устройства.».

Рассмотренная выше судебная практика позволяет с определенной долей очевидности резюмировать, что отсутствие определения термина «эквивалентный признак» не сказывается на качестве правосудия. Более того, если раньше были основания утверждать, что в судебных актах вопрос об эквивалентности признаков, как правило, самостоятельно судами не рассматривался, то сейчас можно утверждать, что суды начали самостоятельно определять границы исключительного права патентообладателя.