Что выбрать для защиты продукции: товарный знак или промышленный образец

Одно из условий успешного продвижения товаров — выделение их с помощью запоминающейся упаковки или этикетки. При этом для производителя важно закрепить право на использование оригинального объекта, что позволит предупредить противоправные действия недобросовестных конкурентов, а также защитить нарушенные права.

Если рассматривать государственную регистрацию непосредственно внешнего вида изделия, его формы или упаковки, то имеется несколько способов правовой охраны объекта. А именно: зарегистрировать товарный знак или промышленный образец. Так, в ст. 1482 ГК РФ указано, что в качестве товарных знаков охраняются словесные, изобразительные и комбинированные, а также объемные или другие обозначения. В том числе согласно разъяснительным положениям Руководства по государственной регистрации товарных знаков допускается регистрация внешнего вида товара (например, оригинальной бутылки, дизайна продукта и т. п.). Что касается промышленных образцов, то в соответствии с п.1 ст.1352 ГК РФ, это решения внешнего вида изделия или кустарно-ремесленного производства. Исходя из указанной правовой нормы становится очевидным, что, при соответствии условиям патентоспособности, допустима охрана упаковки или оформления товара в качестве промышленного образца.

Таким образом, перед владельцем результата интеллектуальной деятельности возникает вопрос: «В каком виде лучше зарегистрировать созданную упаковку или дизайн?». В случаях, когда возможна альтернативная или одновременная регистрация объекта в нескольких сферах интеллектуальных прав используется термин «пересечение защиты». Означающий, что при условии соответствующего оформления прав обладателя, действует комплексная (перекрестная) правовая охрана, которая гарантирует усиленную защиту используемого объекта, например, в соответствии с нормами о промышленной собственности и товарных знаках. Важно отметить, что для правового действия «пересечения защиты» от правообладателя, чаще всего, требуется совершение ряда действий. Например, регистрации объекта интеллектуальной собственности и последующего получения охранных документов, выданных уполномоченным органом государственной власти.

«Пересечение защиты» в объектах прав на товарные знаки и промышленные образцы можно изобразить следующим образом.

Изображение наглядно показывает, что «пересечение защиты» возможно только в отношении отдельной группы объектов, охрана которых возможна как в качестве товарных знаков, так и в качестве промышленных образцов. При этом правообладатель может зарегистрировать результат интеллектуальной деятельности в одной отрасли, но тогда «пересечение защиты» не будет действовать, и существует вероятность столкновения с правами другого субъекта.

При условии соответствия необходимым требованиям, прежде чем решить в каком виде регистрировать результат интеллектуальной деятельности, стоит рассмотреть достоинства каждого варианта.

Основные преимущества регистрации товарного знака сводятся к следующим:

• Допустимо продление срока правовой охраны товарного знака неограниченное количество раз. Свидетельство на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на регистрацию обозначения, при этом возможно дальнейшее продление каждые десять лет.
• Разнообразие регистрируемых объектов. В качестве товарных знаков регистрируют комбинированные обозначения, в том числе включающие объемные, голографические, видео или звуковые элементы.
• Упрощенные требования к новизне объекта по сравнению с новизной промышленных образцов. При проведении экспертизы товарного знака, специалисты учитывают сведения об объектах в пределах страны, в то время как к промышленным образцам предъявляется требование мировой новизны.

Регистрация объекта в качестве промышленного образца имеет ряд достоинств:

• Правообладателем патента способно стать физическое лицо, в то время как владельцем свидетельства на товарный знак способно стать только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
• Нет обязанности использовать зарегистрированный промышленный образец. После получения патента правообладатель может по личному усмотрению распоряжаться объектом (в том числе не использовать его) в течение срока действия охраны. В отношении товарных знаков возможно досрочное прекращение действия свидетельства из-за неиспользования обозначения по заявлению третьих лиц.

Преимущества комплексной регистрации объекта заключаются в том, что:

• Зарегистрировав объект сразу в нескольких отраслях, правообладатель исключает вероятность столкновения прав с другим субъектом.
• В случае если будет досрочно прекращен один из видов охраны действие регистрации в другой области продолжится. Например, если свидетельство на товарный знак аннулировано в результате оспаривания предоставленной регистрации, то это никак не отразится на действии патент на промышленный образец.

Ярким примером неблагоприятных последствий регистрации объекта в одной области интеллектуальной собственности стало противостояние компаний «Масан Рус Трейдинг» и «Вироско-Н». 27 августа 2003 года Торговый дом «Вироско», правопреемником которого стала организация «Вироско-Н», подал заявку на регистрацию объемного товарного знака в виде пластиковой бутылки оригинальной формы, для использования в 29 и 30 классах МКТУ (паста томатная, горчица, приправы, в том числе соусы, кетчуп, уксус). Впоследствии Роспатентом было выдано охранное свидетельство № 264741.

Товарный знак № 264741

28 августа 2003 года компания «Масан Рус Трейдинг» подала заявку на регистрацию полезной модели в виде затвора для сосуда, а затем, 1 сентября, направила заявление на предоставление охраны промышленному образцу, представляющему собой пластиковую бутылку оригинальной формы. В результате были получены два патента: № 34505 и 56267.

Полезная модель № 34505 «Затвор для сосуда»

Промышленный образец № 56267

Таким образом, компании официально получили права на использование визуально одинаковых объектов, при этом стоит добавить, что обе организации изготавливали и расфасовывали в них однородный товар (соус). «Вироско-Н» обратилось в суд с просьбой прекратить нарушение прав на товарный знак и запретить все действия, связанные с использованием спорного объекта. В суде первой инстанции исковое требование удовлетворили. Однако апелляционный суд отменил решение и обосновал позицию следующим образом: обе компании владеют зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности. Назначение этих объектов не совпадает, т. к. товарный знак используют для обособления товаров, а промышленный образец — это новое техническое и художественно-конструкторское решение изделия, которое в рассматриваемом случае используется для упаковки товара. Участники конфликта применяют спорные объекты в различных целях, поэтому нарушение прав истца отсутствует. Суд кассационной инстанции эти выводы поддержал и пояснил, что «Масан Рус Трейдинг» правомерно использует принадлежащие ему зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности. «Поэтому в случае, если использование изобретения, промышленного образца или полезной модели не может осуществляться без нарушения исключительных прав другого обладателя, последний может обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением о досрочном прекращении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Описанная позиция представителей суда позволяет сделать вывод о том, что в случае «пересечения защиты» с владельцем другого объекта в первую очередь стоит обращаться в Роспатент с заявлением об оспаривании предоставленной правовой охраны.

В действующем законодательстве содержатся нормы, не допускающие одновременную регистрацию объектов с «пересечением защиты» в отношении разных заявителей. Так, согласно пп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: …промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». Относительно промышленных образцов законодатель также указывает на недопустимость регистрации объектов сходных с уже зарегистрированными (п.5 ст.1352 ГК РФ). Однако, даже с учетом существующих положений не исключено столкновение прав, из-за этого получение комплексной правовой охраны в отношении используемого объекта видится оправданным.

Гражданско-правовые способы защиты прав на товарный знак и промышленный образец

Говоря об отличиях и преимуществах защиты объектов в качестве товарных знаков и промышленных образцов, стоит отметить, что в правовой терминологии различают такие понятия как «охрана прав» и «защита прав». Первое понятие более широкое по значению и охватывает все отношения с момента возникновения того или иного права и до прекращения его действия, в то время как определение «защита прав» используется, когда нарушены права и законные интересы субъекта.

Согласно общим положениям ч.4 ГК РФ, правообладатель любого объекта интеллектуальной собственности имеет право на защиту исключительных прав путем предъявления требований:

• о признании права;
• о пресечении незаконных действий;
• о возмещении убытков;
• об изъятии и уничтожении материальных носителей с незаконно используемыми объектами интеллектуальной собственности;
• о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;
• о признании недействительным предоставления объекту интеллектуальной собственности правовой охраны;
• об изъятии и уничтожении оборудования и т. п., использованного для совершения правонарушения.

Законодатель выделяет дополнительные способы защиты прав на товарные знак. Согласно ст.1515 ГК РФ, в случае незаконного использования правообладатель может обратиться в суд и потребовать:

• Изъять из оборота и уничтожить объекты, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное обозначение;
• В соответствии сп.4 ст.1515 ГК: «…вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1. в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2. либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,
3.  или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака».

Нормы ст.1406.1 ГК РФ содержат перечень альтернативных санкций за незаконное использование промышленных образцов. Патентообладатель вправе потребовать: «…вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1. в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2. или в двукратном размере стоимости права промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта».

Что лучше зарегистрировать: промышленный образец или товарный знак?

При условии соответствия предъявляемым для регистрации требованиям правообладатель самостоятельно выбирает в каком виде зарегистрировать результат интеллектуальной деятельности. Для принятия окончательного решения стоит учитывать стоимость процедуры, поддержания охранного документа в силе и целесообразность того или иного вида охраны в зависимости от предполагаемого способа использования. Анализ норм в области товарных знаков и промышленных образцов показывает, что основные отличия сводятся к срокам и порядку действия свидетельства или патента и уровню требований, предъявляемых к объекту регистрации. Предусмотренные гражданско-правовые способы защиты практически идентичны. При этом законодательно не запрещена регистрация одного объекта интеллектуальной собственности в нескольких отраслях в отношении одного правообладателя. Логичным и правильным видится получение комплексной правовой охраны в виде регистрации объекта в качестве товарного знака и промышленного образца.