Что делать, если Вы получили запрос экспертизы?

Подавая заявку на изобретение или полезную модель в РФ, заявитель не всегда ожидает, что может получить от одного до трех запросов экспертизы по существу.

При подготовке ответов на запросы по существу Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС) заявителю необходимо соблюдать некоторые правила.

1. Нужно строго соблюдать сроки на ответ. Как правило, подготовка ответа занимает не более 2х-3х месяцев. Этого времени достаточно, чтобы продумать аргументы и собрать необходимые дополнительные сведения.

2. Нужно подготовить полные и аргументированные ответы на запросы ФИПС. Чем больше подтверждающих доводов и документов Вы отправите, тем лучше. Предоставление немотивированных ответов, не подкрепленных документами, часто приводит к отказам в выдаче патента.

3. Нужно следить за требованиями к оформлению документов в ФИПС.

4. Всегда контролируйте получение документов в ФИПС. Лучше передавать ответы на запросы института лично. Если вы пользуетесь почтовыми услугами, то лучше отправлять заказные письма с уведомлением.

Случается, что запросы  ФИПС приходят с опозданием либо не приходят вообще, и заявитель лишается возможности подготовить ответ вовремя. Из таких ситуаций можно найти выход. Если ФИПС вынесет отрицательное решение по заявке, его можно опротестовать, подтвердив, что заявитель не смог ответить не по своей вине. В таком случае, например, можно приложить конверт запоздалого письма ФИПС с датой получения.

Рассмотрим особенности ответов на запросы, возражений на отказы в выдаче патента. При получении запроса в первую очередь необходимо выяснить его цель. Если целью запроса является уточнение материалов, корректировка формулы и т. п., то в ответах не помешает повторить все вопросы экспертизы и последовательно дать на них ответы. Если в запросе экспертизы есть замечания, на которые можно возразить, то сначала желательно частично согласиться с замечаниями, а потом изложить свою версию. Когда в запросе высказывается сомнение в возможности реализации устройства или способа, то можно привести дополнительные протоколы испытаний, фотографии, выдержки из отчетов и т. п. Также, если есть такая возможность, можно представить объект изобретения экспертизе и продемонстрировать его работоспособность. Если запрос сделан в целях отказа по новизне (это чаще всего сопровождается большим количеством противопоставленных материалов), а патент получить необходимо. В этом случае можно проявлять упрямство при достаточной аргументации, допустимо переносить все ранее представленные в описании признаки в формулу, зависимые пункты – в независимые, находить новые положительные эффекты (технические результаты). Однако здесь важно не переусердствовать, чтобы не испортить дальнейшие отношения с экспертизой. Если запрос сделан в целях отказа по несоответствию технического решения критерию патентоспособности «промышленная применимость», связанной с невнимательностью заявителя, то в этом случае также возможна борьба за получение патента. Например, заявитель забыл указать связь между блоком управления и приводом, а экспертиза считает такое устройство неработоспособным. В этом случае надо попытаться найти в тексте обоснование этой связи и попробовать ее восстановить в чертежах. В крайнем случае, можно ответить, что «блок управления содержит монитор, на котором видно, в какой момент времени оператор должен включать привод вручную». Бывают запросы, где экспертиза указывает на нарушение единства изобретения и призывает к переоформлению заявок. Это делать не всегда целесообразно. Дело в том, что практически всегда путем построения логических цепочек можно сделать преобразование технических результатов. Например, повышение точности измерения микроскопа можно привести к расширению функциональных возможностей за счет возможности измерения большего круга объектов. Повышение надежности микроскопа позволяет его использовать для работы в различных условиях по температуре, вибрациям и т. п., что также является расширением функциональных возможностей.

Помимо запроса заявитель также может получить приглашение на принятие участия в экспертном совещании. Экспертное совещание в основном связано с уточнением материалов заявки и ускорением делопроизводства по ней. В этой ситуации можно порекомендовать коллективный выезд технических специалистов на это мероприятие с хорошей подготовкой к ответам на предполагаемые вопросы и с максимальным количеством иллюстрирующих материалов, фотографий, протоколов испытаний. Можно подготовить презентацию с видео-слайдами, наглядно демонстрирующими суть изобретения или полезной модели, которая поможет убедить экспертизу в патентоспособности Вашего технического решения.

Подводя итоги вышесказанному, в случае получения запроса по существу, заявителю не стоит сразу сдаваться и думать, что его техническое решение не может быть запатентовано, всегда нужно бороться до конца. Если экспертизой противопоставлены источники информации, порочащие Ваше техническое решение по «новизне» или «изобретательскому уровню», не поленитесь провести их детальный сравнительный анализ с Вашим изобретением и в случае выявления существенных отличий и недостатков, не стесняйтесь смело критиковать  приведенные противопоставленные источники. При последующей корректировке формулы изобретения, если Вы внесете в нее уточнения из описания, у Вас будут все шансы на преодоление запроса и как следствие получение положительного решения. Если же Вы по каким-либо причинам не можете самостоятельно произвести данный сравнительный анализ и аргументированно подготовить ответ на запрос экспертизы, мы всегда готовы оказать Вам нашу квалифицированную помощь.