Актуальная практика СИП по оспариванию регистрации товарного знака агента иностранного правообладателя

Согласно ст. 6.septies Парижской конвенции, если агент или представитель владельца товарного знака одной из стран Союза подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в другой стране Союза, владелец имеет право потребовать аннулирования такой регистрации, если агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Следует отметить, что в ряде случаев подобные регистрации являются результатом простой неосведомленности – не сразу очевидно, является ли согласие лица на использование его товарного знака в рамках дистрибьюторского соглашения согласием на подачу заявки на регистрацию этого товарного знака на имя агента (дистрибьютора). Однако зачастую приобретение исключительного права на такой товарный знак преследует паразитические цели – средство индивидуализации уже узнаваемо, имеет определенную репутацию, нет необходимости вкладываться в его «раскрутку».

Квалификация правоотношений в качестве агентских на практике нередко вызывает затруднения ввиду неоднозначности соответствующего понятия, однако сложности возникают и с иными вопросами.

Например, в деле №СИП-244/2020 рассматривалась ситуация, в которой Роспатент отказал в удовлетворении возражения против правовой охраны товарного знака по мотиву недоказанности агентских отношений между заявителем и правообладателем российского товарного знака "ABC Design" N 350373. Заявку на российский товарный знак подало лицо, потенциально имевшее агентские отношения с иностранным правообладателем, но впоследствии исключительное право на товарный знак было неоднократно передано. Административный орган посчитал, что нет оснований для исследования агентских отношений между иностранным правообладателем и изначальным заявителем, отметив, что подача заявки на регистрацию товарного знака агентом или представителем такого лица не имеет правового значения, если впоследствии права перешли к другому лицу.

Однако Суд по интеллектуальным правам указал, что для признания правовой охраны таких товарных знаков недействительной важны отношения между принципалом и заявителем именно на момент подачи заявки. В связи с чем необходимо установить следующие условия в совокупности:

• податель возражения должен являться правообладателем более раннего товарного знака;
• заявитель должен быть или должен был быть ранее агентом или представителем правообладателя товарного знака;
• заявка на регистрацию должна была быть подана на имя агента или представителя без согласия правообладателя, без оправдательных на то причин;
• заявка должна касаться тождественных или сходных по существу с первоначальным товарным знаком обозначений.

Поскольку данные условия не были установлены судом в полном объеме, дело направили на новое рассмотрение.

Определением Верховного Суда РФ было отказано в передаче кассационной жалобы по делу №СИП-224/2020 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам – в судебном акте ВС РФ подтвердил позицию СИП, которая заключалась в следующем.

Общество оспорило решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны его товарному знаку N 691175 "MAGYARICA".

Возражение исходило от венгерской компании Horizon Food Kft. и физического лица Bajaki Ferenc и было мотивировано несоответствием регистрации товарного знака требованиям пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, ст. 6.septies Парижской конвенции.

СИП в двух инстанциях признал обоснованными выводы Роспатента, отказав в удовлетворении заявления.

На имя Bajaki Ferenc был зарегистрирован товарный знак со словесным элементом "Мадьярица" по законодательству Венгрии с более ранним приоритетом по тому же классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован спорный знак в РФ. Более того, Bajaki Ferenc являлся учредителем компании-заявителя Horizon Food Kft и заключил со своей компанией лицензионный договор об использовании товарного знака. Всё это позволило признать лица аффилированными, имеющими одни и те же предпринимательские цели и действующими в общем интересе.

Что касается подтвержденности агентских отношений, то между компанией Horizon Food Kft. и правообладателем оспариваемого товарного знака были заключены дистрибьюторское соглашение и контракт на поставку товаров, на основе которых суд сделал вывод, что общество действовало качестве дистрибьютора для "бренда "Madjarica" до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако общество отрицало наличие агентских отношений и ссылалось на то, что отношения с компанией не были основаны на агентском договоре. В ответ на этот довод СИП счел возможным дать расширительное толкование агентских и представительских отношений между правообладателем спорного товарного знака и товарного знака в государстве - участнике Парижской конвенции и отметил, что в подобном случае такие отношения включают в себя любые договорные отношения по реализации на территории РФ товаров, маркированных спорным обозначением.

Также общество оспаривало применение рассматриваемых оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным на основе следующего:

• Bajaki Ferenc с определенной даты прекратил свой статус участника компании и на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака в Венгрии таковым уже не являлся;
• лицензионный договор на право использования венгерского товарного знака был заключен в день подачи заявки на его регистрацию и не зарегистрирован в установленном порядке.

Отклоняя доводы общества, суд исходил из того, что на дату приоритета спорного товарного знак Bajaki Ferenc и компания в любом случае являлись аффилированными лицами: до 09.05.2017 г. данное лицо являлось единственным участником компании, а после этой даты владельцем компании стала его супруга.

Также СИП пришел к выводу о том, что нормы венгерского Закона XI от 1997 года "Об охране товарных знаков и географических обозначений" не содержат запрета на заключение лицензионного договора на использование обозначения после подачи заявки, но до его регистрации в качестве товарного знака, а также не предусматривают обязательной процедуры регистрации лицензионного договора.

Таким образом, СИП признал наличие всей совокупности обстоятельств, являющихся основанием для применения положений ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Аналогичное дело с теми же участниками прошло первую инстанцию СИП – Роспатент так же удовлетворил возражение по тому же основанию в отношении товарного знака N 690394 "МАДЪЯРИЦА", а СИП встал на сторону административного органа.

Как можно заключить, споры по оспариванию правовой охраны товарных знаков из-за несоответствия ст. 6.septies Парижской конвенции представляются достаточно сложными – можно столкнуться и с неоднозначностью правовой квалификации отношений между заявителями и правообладателями российских товарных знаков, и с необходимостью анализа иностранного законодательства, и с многозвенной цепочкой правообладателей в результате передачи исключительного права на спорный знак. Также в практике встречаются дела, в которых конечный правообладатель товарного знака оказывается ликвидированным (согласно позиции СИП, это не должно препятствовать рассмотрению возражений).