Актуальная практика применения денежных санкций при защите исключительного права на товарный знак

Большинство правообладателей товарных знаков заинтересованы не только в пресечении нарушений исключительного права, но и во взыскании денежных сумм с лиц, незаконно использующих средство индивидуализации. Поэтому среди всех способов защиты исключительных прав наиболее интересными с точки зрения практики являются те, которые являются мерами ответственности, применяемыми, по общему правилу, при наличии вины.

Согласно пп. 3 п. 1 и п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК РФ защита исключительных прав на товарные знаки осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков или выплаты компенсации за нарушение указанного права, однако на практике первый способ используется значительно реже.

Объясняется это более строгими правилами доказывания необходимой совокупности обстоятельств, с которыми закон связывает возможность взыскания.

Например, в деле N А60-54488/2017 суд, отказывая в удовлетворении иска о возмещении убытков за нарушение исключительного права на товарный знак, подчеркнул, что для взыскания убытков необходимо доказать в совокупности факт их причинения, противоправность поведения и вину ответчика как причинителя вреда, причинно-следственную связь между виновными действиями (бездействием) ответчика и наступившими отрицательными последствиями в имуществе истца, а также размер подлежащих возмещению убытков. При этом суд указал, что причинно-следственная связь должна обладать следующими характеристиками: 1) причина предшествует следствию, 2) причина является необходимым и достаточным основанием наступления следствия.

В качестве примеров успешного взыскания убытков можно привести следующие дела.

В деле N А07-10720/2017 правообладатель товарного знака «ДОБРАЯ БУРЕНКА» потребовал возмещения убытков в размере 20 млн рублей. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, указал на отсутствие сходства между обозначениями, однако вышестоящие суды требование частично удовлетворили, признав наличие необходимой степени сходства.

В обоснование размера убытков истец ссылался на заключенный с другим лицом лицензионный договор об использования другого товарного знака, согласно которому вознаграждение за использование составляет 300 000 руб. в месяц. По расчетам истца, если бы ответчик заключил с истцом лицензионный договор на использование спорного товарного знака на срок 3 года (срок незаконного использования товарного знака), то истец получил бы прибыль в размере 10,8 млн руб.

Суд согласился с таким способом расчета размера убытков, однако, поскольку доказанным было использование товарного знака только в течение 1 месяца, постановил взыскать 300 000 рублей.

В деле N А75-7224/2020 правообладатель общеизвестного товарного знака CHANEL N 135, ссылаясь на причинение ему убытков, рассчитал их размер (632 100 руб.) исходя из цены оригинальной продукции, актуальной на дату продажи ответчиком контрафакта (т.е. неполученных доходов, которые компания получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено); суды пришли к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Довод ответчика о том, что размер убытков следует исчислять исходя из цены контрафактного товара, был отклонен, поскольку стоимость убытков была правомерно исчислена истцом из цены вытесненной с рынка оригинальной продукции.

Аналогично в деле N А66-6469/2020 суд удовлетворил требования того же истца в размере 500 000 руб., т.е. в полном объеме, определив размер исходя из цен на оригинальную продукцию, актуальных на дату изъятия контрафактного товара, руководствуясь принципом, что одна единица контрафакта вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции.

П. 4 ст. 1515 ГК РФ предоставляет правообладателю три варианта расчета требуемой компенсации за нарушение исключительного права:

1. в размере от 10 000 до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2. в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
3. в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Примечательно, что суд не может самостоятельно изменять вид компенсации, выбранный истцом-правообладателем (п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10), равно как не может и заменять убытки на компенсацию – например, в деле N А72-16220/2019 истец просил суд о взыскании с ответчика 200 000 рублей убытков за нарушение исключительного права на товарный знак, но суд первой инстанции взыскал компенсацию в том же размере. Вышестоящие суды отметили, что суд был не вправе рассматривать и удовлетворять требование о взыскании компенсации, поскольку такое требование истцом не заявлялось.

«Традиционным» способом расчета компенсации является определение размера исходя из характера нарушения в какой-либо твердой сумме в диапазоне 10 000 - 5 млн рублей – этот способ используется в большинстве дел.

При применении данного способа расчета компенсации необходимо учитывать, что для обоснования размера (если он не минимален) необходимо представить суду документы, подтверждающие соразмерность взыскиваемой суммы характеру нарушения (п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10). На практике это обычно подтверждается наличием таких обстоятельств, как неоднократность и/или длительность правонарушения.

Самыми примечательными примерами можно признать дела, в которых истцы добивались максимальных сумм. Например, в деле N А41-39390/2020 ответчики продавали одежду с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "BASIK BABY". Истец заявил требование о взыскании с ответчиков компенсации в размере 5 000 000 руб. Удовлетворяя иск, суд отметил, что учитывает характер допущенного нарушения, в частности, тот факт, что нарушение является длящимся (продолжалось несколько лет) и имело место на нескольких сайтах и в социальных сетях.

Однако не всегда целесообразно производить расчет компенсации на основе характера нарушения – в некоторых случаях практичнее использовать варианты с двукратной стоимостью (контрафактных товаров/права использования).

Когда размер рассчитан по двукратной стоимости контрафакта, для обоснования необходимо подтвердить количество таких товаров и цену, по которой они фактически продаются (предлагаются к продаже) третьим лицам (п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10). Такими доказательствами могут выступать, например, каталоги товаров, в которых указана стоимость, таможенная декларация ответчика на ввезенные в РФ товары и т.д.

Например, в деле N А40-249772/2019 при удовлетворении иска суд руководствовался сведениями из грузовой таможенной декларации и выпиской из книг продаж.

При выборе способа расчета необходимо внимательно проанализировать объем и суть охраны товарного знака и соотнести эти сведения с будущими доказательствами.

Например, в деле N А45-6211/2018 истец-правообладатель знака, распространяющегося только на услугу 42-го класса МКТУ "реализация товаров", установил факт незаконного использования знака в качестве названия магазина и потребовал выплаты компенсации, рассчитав сумму посредством двукратного умножения стоимости контрафакта. Однако расчет был произведен на основе стоимости товаров, проданных ответчиком, а не услуг по реализации товаров 42-го класса МКТУ.

Суд, отказывая в иске, пояснил, что товарный знак истца зарегистрирован не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров, причем без указания в наименовании услуг на конкретные товары, между тем реализация товара и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными и имеют различный объект и направленность. В рассматриваемом случае деятельность ответчика не была связана с оказанием услуг третьим лицам, ответчик осуществлял реализацию конкретных товаров, что не позволяло исчислить размер компенсации по варианту истца.

Двукратная стоимость права использования товарного знака основывается на цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за его правомерное использование тем способом, который использовал нарушитель (п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10). Чаще всего это подтверждают договоры истца с третьим лицом о предоставлении права использования товарного знака – лицензионный или коммерческой концессии, но суды принимают также заключения специалистов и отчеты об оценке стоимости права использования знака.

Данный способ расчета компенсации представляется достаточно сложным, поскольку в ряде случаев проблематично выделить в размере вознаграждения по конкретному представленному договору ту долю, которая соответствует обстоятельствам дела.

В практике подчеркивается, что при определении стоимости права использования соответствующего товарного знака за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования, при этом представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора.

Например, в деле N А70-1339/2018 в обоснование цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, истец представил неисключительную лицензию в отношении всех товаров четырех классов МКТУ, вознаграждение по которой составляло 90 000 рублей.

Суд принял во внимание, что факторы, которые оказали влияние при определении суммы вознаграждения по лицензионному договору, отличаются от обстоятельств использования товарного знака ответчиком, и выделил из указанного размера часть суммы (4 500 рублей), основываясь на том, что ответчик использовал товарный знак только одним из 5 способов, указанных в лицензионном договоре, и только в отношении товара только одного из 4 классов МКТУ.

Впервые опубликовано в Trademark Lawyer, выпуск 2 (2022)