Абстрактность исковых требований о запрете использования товарного знака в доменном имени

В современном цифровом мире размещение товарных знаков в доменных именах становится неотъемлемой частью стратегии брендинга и онлайн-присутствия компаний.

В этой связи возрастает и количество недобросовестных лиц, паразитирующих на деловой репутации известных участников рынка путем закрепления за собой доменных имен, сходных до степени смешения с популярными брендами, что ведет к увеличению количества исков о запрете использования товарных знаков в доменном имени.

Однако при подготовке искового заявления о запрете важно избегать абстрактности исковых требований, поскольку это чревато отказом в их удовлетворении.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном указанным Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

На практике требования о запрете использования товарного знака в доменном имени предъявляются непосредственно к лицу, администрирующему доменное имя, поскольку администратор самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При этом, такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, отдельным способом использования товарного знака является размещение его в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 158 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, «по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку».

В пункте 57 Постановления №10 указано, что «требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ)».

Кроме того, в соответствии с позицией, высказанной ВС РФ в Определении от 10.06.2019 N 309-ЭС19-8519 по делу N А76-40637/2017, «абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта. Привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет».

Таким образом, исходя из смысла вышеназванных положений в их взаимосвязи, можно прийти к выводу, что не могут быть удовлетворены абстрактные требования о запрете использования товарного знака в доменном имени безотносительно конкретных товаров и/или услуг, для которых доменное имя используется.

Исключением является нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак, которое может иметь место при использовании такого товарного знака в доменном имени само по себе, без привязки к определенным товарам/услугам.

Такой подход соответствует актуальной судебной практике.

Так, например, президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 16.10.2023 по делу N А54-3009/2021, оставляя кассационную жалобу без удовлетворения, указал следующее: «отказывая в удовлетворении требования о запрете обществу "ТЭК-СИСТЕМС" использовать словесное обозначение "РИЗУР" ("ризур") и сходные с ним до степени смешения обозначения "РИЗУР НБК", "РИЗУР-КЗ" любыми способами, суды указали, что указанное требование направлено на абстрактный запрет, противоречит действующему законодательству и подлежит отклонению, поскольку выходит за пределы правомочий, предоставленных истцу как правообладателю исключительного права на товарный знак».

Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций по делу N А41-68664/2022, Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 29.08.2023 отметил, что «…не может быть признано обоснованным указание в резолютивной части решения суда первой инстанции на установление запрета использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 238952, на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет, в доменном имени isoroc.moscow, без установления обстоятельств такого использования, в отношении каких-либо товаров и услуг, однородных тем товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

По существу, такой запрет не может являться в достаточной мере определенным, поскольку предполагает незаконность использования не только конкретного средства индивидуализации, но и любого иного обозначения, в отсутствие конкретных критериев его сходства до степени смешения с рассматриваемым товарным знаком, что недопустимо».

Кроме того, абстрактным является требование о запрете использования сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения в отношении «однородных товаров», без их предметной конкретизации.

Так, Суд по интеллектуальным правам своим постановлением от 27.09.2021 по делу А40-237050/2020 отменил акты судов первой и апелляционной инстанций, указав, что «Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителей кассационных жалоб о том, что обжалуемые судебные акты не содержат обоснования выводов о доказанности использования обоими ответчиками спорного обозначения в отношении каких-либо конкретных товаров 6-го класса МКТУ.

При этом в обжалуемых судебных актах отсутствует указание на то, какие именно товары, производимые, предлагаемые и реализуемые ответчиками, являются однородными тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак».

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что и судебная практика, и действующее законодательство однозначно указывают на необходимость в более точном формулировании требований при предъявлении исков о запрете использования товарных знаков в доменных именах.

Удовлетворение абстрактных требований может потенциально привести к нарушению принципа исполнимости судебного акта, что, в свою очередь, создает правовую неопределенность.