10 вопросов специалисту по товарным знакам

В ходе первичного обращения за консультацией к специалисту по товарным знакам зачастую звучат сходные по содержанию вопросы. На самые актуальные из них постараемся ответить в данной статье.

1. Регистрировать товарный знак или патентовать промышленный образец?

В многообразии объектов интеллектуальной собственности подчас разобраться весьма непросто, особенно тем, кто только вступает на этот путь. Понимая, что им требуется защитить свой бренд, клиенты часто обращаются с вопросом - как лучше это сделать. Выбор вариантов сводится к регистрации товарного знака и патентованию промышленного образца и совершается в зависимости от объекта и цели.

Главная функция товарного знака – индивидуализирующая, с его помощью товары и услуги конкретной компании можно выделить на рынке из ряда прочих.

Задача промышленного образца - защитить внешний вид самого товара, его дизайн, в том числе форму, характер поверхности, рисунок, линии, цветовое решение и прочие признаки, обуславливающие его эстетические особенности.

Как правило, выбор сделать довольно просто: нужно защитить логотип – регистрируем товарный знак. Но иногда объект (например, упаковку, этикетку) можно защитить и как товарный знак, и как промышленный образец. Тогда следует определиться, что именно хочется защитить - внешний вид изделия либо индивидуализировать бренд, а также учесть все плюсы и минуты обоих объектов интеллектуальной собственности. Для более точной оценки также целесообразно провести поиск как по базе товарных знаков, так и патентно-информационный. Кроме того, по российскому законодательству не запрещено получение объектом комплексной правовой охраны как в качестве товарного знака, так и промышленного образца.

2. При наличии нескольких вариантов обозначения, можно ли зарегистрировать только один?

После того, как клиент остановился на регистрации товарного знака, как правило, возникает множество вопросов касательно самого обозначения: часто существует несколько вариаций обозначения, более или менее отличающихся друг от друга. 

В таком случае мы всегда рекомендуем регистрировать товарный знак в том виде, в котором планируется его использование. Это означает, что количество заявок на регистрацию товарного знака должно соответствовать количеству вариаций внешнего вида каждого обозначения. В противном случае, существует риск не доказать его использование в случае, если какое-либо лицо предпримет действия по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака через суд в порядке, предусмотренном статьей 1486 ГК РФ.

Исключение составляют случаи, когда изменения совсем незначительные и не меняют существа обозначения. Вместе с тем, несущественность изменений – это субъективный фактор, что усложняет процесс его доказывания.

3. Если зарегистрировать обозначение в черно-белом цвете, защитит ли это его в иных цветовых сочетаниях?

Для цветовых сочетаний применимы те же рекомендации, что и для вариаций обозначения. Регистрация товарного знака в черно-белом сочетании не подразумевает его охрану в иных цветах, отличных от черно-белого.

В случае, когда товарный знак зарегистрирован только в черно-белом исполнении, существует вероятность, что его использование в цвете может не доказать использование зарегистрированного черно-белого знака. Это правило также действует и наоборот: использование товарного знака в цветовом сочетании может не доказать его использование в черно-белом варианте.

Таким образом, если планируется использовать в своей деятельности товарный знак в цвете, именно в таком виде его и следует регистрировать.

4. Можно ли подать одну заявку для товарного знака в латинице и в кириллице?

В одну заявку на регистрацию товарного знака нельзя включить знак в латинице и в кириллице. Если предполагается использование знака в обоих вариантах одновременно, то на каждое обозначение необходимо подавать отдельную заявку.

5. Для чего проводить предварительный поиск?

Предварительный поиск – не самая популярная опция, многие пропускают этот этап. Однако для оценки шансов на регистрацию обозначения перед подачей заявки полагаем целесообразным его все же проводить.

Поиск позволяет до подачи заявки оценить саму возможность регистрации обозначения в заявленном виде, и при необходимости скорректировать его таким образом, чтобы повысить шансы на регистрацию. С учетом того, что поиск проводится не только по базе зарегистрированных товарных знаков, но и по базе поданных заявок, его результаты гораздо шире, чем при самостоятельном поиске в сети Интернет. 

6. Что такое МКТУ?

Поиск проводится, равно как и заявка на товарный знак, в отношении конкретных товаров и услуг, для которых в дальнейшем планируется использовать товарный знак.

Все товары и услуги разделены на 45 классов: 34 класса для товаров и 11 классов для услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). Данная классификация принята в рамках Ниццкого соглашения и универсальна для использования во всех странах-участницах при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Общая информация по товарам и услугам, входящим в классы МКТУ, находится в свободном доступе в сети Интернет, МКТУ в актуальной редакции также можно найти на сайте ФИПС.

7. Чем руководствоваться при выборе товаров и услуг при подаче заявки на товарный знак?

МКТУ довольна обширна - в ней в каждом классе представлено значительное количество позиций, в связи с чем определиться с перечнем бывает непросто.

При формировании перечня товаров и услуг рекомендуем исходить из того, что: 1) после регистрации у правообладателя возникает обязанность по использованию знака в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. При его неиспользовании (невозможности подтвердить использование) знак может быть аннулирован заинтересованным лицом; 2) после подачи заявки добавить товары или услуги в перечень нельзя; 3) если в регистрации в отношении каких-то позиций заявленных классов экспертизой будет отказано, перечень возможно ограничить.

8. Почему процедура по регистрации знака такая длительная? Можно ли ее ускорить?

По общему правилу стандартный срок регистрации товарного знака составляет 8-10 месяцев. Вместе с тем, Роспатентом предусмотрена опция по официальному ускорению регистрации товарного знака.   Суть процедуры заключается в заказе в ФИПС ускоренного поиска, результаты которого затем используются в ходе проведения экспертизы по существу, сокращая ее до 2х месяцев.

Важно иметь ввиду, что ускорение процесса рассмотрения заявки позволяет быстрее получить результаты экспертизы, но на них не влияет, то есть вероятность получения уведомления по заявке, а не решения по регистрации знака такая же, как при стандартном сроке рассмотрения заявки.

9. Что делать, если в результате экспертизы по существу получено уведомление по заявке?

Главное без паники! В настоящее время получение уведомлений по заявке – совсем не редкость, учитывая обширную базу уже зарегистрированных знаков. По статистике Роспатента, только в 2023 году было подано более 100 тысяч заявок.

После получения уведомления заявителю дается 6 месяцев на то, чтобы на него отреагировать. В данном случае это право заявителя, а не обязанность.

Варианты реагирования варьируются в зависимости от оснований, по которым вынесено уведомление: можно ограничить заявленный перечень, доказывать несходство с противопоставленными знаками, аннулировать их по неиспользованию, запрашивать письма-согласия у правообладателей, доказывать различительную способность знака и так далее. В зависимости от ситуации методы преодоления препятствий к регистрации выбираются специалистом индивидуально.  

10. Что такое стадия получения свидетельства?

Процедура регистрации товарного знака не заканчивается на вынесении положительного решения о регистрации. После того, как решение о регистрации принято, начинается стадия получения свидетельства. На этой стадии требуется подать ходатайство и уплатить пошлину за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него. При этом существует опция по выбору носителя: можно получить свидетельство в форме электронного документа либо в бумажном виде.

Таким образом, мы постарались ответить на самые часто задаваемые вопросы клиентов, связанные с регистрацией товарного знака. Надеемся, что эта информация дала общее представление о данной процедуре и была в этом качестве полезной!